«оглы ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...»

Что касается схожести правомочий правообладателя с правомочиями собственника имущества, необходимо пояснить следующее. Как известно, классическая триада правомочий собственника имущества состоит из права владения, права пользования и права распоряжения. Право пользования применимо и в отношении объектов интеллектуальной собственности.

Однако данное право применяется с определенной долей условности, поскольку в отношении исключительных прав следует употреблять термин «использование». Однако остановимся более подробно на праве владения, которое означает фактическое обладание вещью (как материальным объектом), поэтому можно говорить о физическом владении.

Совершенно очевидно, что нельзя применить понятие владения именно в таком его понимании в отношении нематериальных объектов. Именно поэтому в силу специфики объекта (отсутствие его материального воплощения) невозможно использовать правомочие владения в отношении объекта интеллектуальной собственности. Таким образом, содержание исключительного права ограничивается правом пользования и правом распоряжения, которое в отношении объектов интеллектуальной собственности отличается определенными особенностями (о чем более подробно будет рассмотрено в следующей главе). Однако уже сейчас мы можем сделать вывод о том, что содержание триады правомочий собственника не совпадает с правомочиями правообладателя исключительного права.

По нашему мнению, не является полностью схожим с правом собственности признаком способность исключительного права выступать самостоятельным объектом экономического оборота. Данный признак отсутствует применительно к достаточно редкому в отечественной практике виду товарного знака – коллективному товарному знаку, к наименованию места происхождения товара, к наименованию юридического лица и т.д.

При этом можно, конечно, говорить об установленных законом ограничениях оборотоспособности отдельных видов имущества, что не лишает наличие данного признака права собственности в целом. Однако считаем, что свойство оборотоспособности применимо лишь к имуществу, а оборотоспособности нематериального объекта.

Более того, пожалуй, одним из основных, на наш взгляд, отличий права собственности от исключительных прав является срочность последнего.

Право собственности бессрочно. Ограничение права собственности сроком означало бы тем самым ограничение прав собственника, превращение права собственности в неполное, ограниченное, что вступило бы в противоречие с сущностью этого права.

В свою очередь, исключительное право, по общему правилу, срочно.

Оно представляет собой обременение для общества и в качестве такового оправданно лишь в интересах самого создателя, в крайнем случае, его обязательственному праву.

В отношении имущественного характера исключительного права следует иметь в виду, что имущественный характер рассматриваемого права отличается от имущественного характера вещного и обязательственного права. Несмотря на схожесть ряда признаков, присущих как праву собственности, так и исключительному праву, а также исключительному праву и обязательственному праву (в частности, абсолютного характера в обязательственного права, более того имущественного характера, характерного как для права собственности, обязательственного права, а также исключительного права) исключительное право следует отграничивать от права собственности и от обязательственного права.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на факт возможного возникновения и существования обязательственного права в отношении исключительных прав, не является основанием и достаточным аргументом отождествления этих прав. Равно как и отождествление исключительного права с правом собственности. В результате считаем, что необходимо выделить исключительные права в самостоятельную группу обязательственными.

(Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года78, Римской конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от октября 1961 года79, Соглашения ТРИПС, в директивах ЕС и ряда иных формулировки, например, «право разрешать» определенные действия, «право разрешать или запрещать» совершение этих действий, «возможность не допускать» их совершения и т.д.

В этой связи можно сделать вывод о том, что данный термин с точки зрения подхода его закрепления в законе может рассматриваться как возможность субъекта по его усмотрению осуществлять, разрешать или запрещать использование объекта интеллектуальной деятельности.

Анализ ст. 1229 ГК РФ показывает, что отечественный законодатель исключительного права вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Из буквального толкования данной Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886. // Бюллетень международных договоров. №9, 2003.

79 Близнец И.А., Бузова Н.В., Леонтьев К.Б., Подшибихин Л.И. Постатейный комментарий к Международной (Римской) конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций. / Под ред. И.А. Близнеца. // Интеллектуальная собственность: Документы. Комментарии. Консультации. 2005. Приложение №2 (6).

нормы следует вывод о том, что целью законодателя является стремление максимально полно обеспечить правообладателя возможностью использования результата интеллектуальной деятельности.

Изложенное позволило сформулировать авторское определение исключительных прав. Исключительные права – это самостоятельное имущественное право, содержание которого включает в себя правомочия использования и распоряжения на результаты интеллектуальной деятельности, а также право требовать определенного поведении от третьих лиц. Более того, считаем целесообразным закрепить дефиницию исключительного права на законодательном уровне, для чего предлагаем внести в ст. 1226 ГК РФ следующие дополнения:

«Исключительное право – самостоятельное имущественное право на результаты интеллектуальной деятельности.

Содержание исключительного права составляют право использования и право распоряжения с учетом специфики результатов интеллектуальной деятельности».

В заключение данного параграфа, по нашему мнению, необходимо сказать о существующей на сегодняшний день дискуссии о терминах «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права». В отношении первой правовой категории единства во мнении в юридической литературе отсутствует.

Так, на круглом столе «Интеллектуальная собственность: правовое регулирование, проблемы и перспективы», который пошел еще в 2000 году такие ученые, как В.А. Дозорцев, Г.Е. Авилов, В.О. Калятин и А.Л.

Маковский указывали на то, что термин «интеллектуальная собственность»

является неудачным, поскольку слово «собственность», являющееся составляющим данного понятия, воспринимается не иначе как производное от традиционного права собственности.

По мнению В.О. Калятина, это происходит вследствие того, что исключительное право и право собственности по своей сущности призваны выполнять одну и ту же функцию. Именно данное обстоятельство, так называемая, функциональная близость приводит к невольному (а также вольному) их объединению в единую группу80.

В.А. Дозорцев отмечает, что использование этого термина возможно в политических актах как выражение экономических и политических начал.

При этом как юридическое понятие не может быть признано удачным. По его исключительного права характеризуют один и тот же объект, однако интеллектуальная собственность – с точки зрения политической и экономической функций, а исключительные права – с точки зрения юридического содержания81.

Считаем такое использование терминов недопустимым. Не может один и тот же объект права иметь различные термины даже для его характеристики как экономической или иной категории, так и на законодательном уровне, поскольку такая ситуация может привести к путанице в терминологии, как следствие, в теории и практике.

Вторую точку зрения о необходимости данного термина отстаивает, в «интеллектуальные права» и «исключительное право» необходимо использовать на законодательном уровне именно понятие «интеллектуальной собственности»82.

На основании ст. 1226 ГК РФ под интеллектуальным правом имущественными), а также личные неимущественные права (которые присутствуют в авторском и патентном праве, при этом не включены в Интеллектуальная собственность: правовое регулирование, проблемы и перспективы // Законодательство. 2001, №4. – С.11.

Дозорцев В.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности. – М., 1994. – С.

141.

Сергеев А.П. Гражданское право: Учебник. В 3 т. – М.: ТК Велби, 2009. – С. 105 - 109.

интеллектуальные права в отношении средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг) и иные права, как право следования, право доступа и т.д.

Следует отметить, что данный термин был введен в ГК РФ впервые и сразу же получил негативную оценку со стороны ученых, указывающих на определенные противоречия: 1) этот термин не употребляется в главе 76 ГК РФ, регулирующей вопросы средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, хотя согласно ст. 1226 ГК РФ он должен относиться и к данным объектам интеллектуальной деятельности. Не упоминается этот термин и в главе 75 «Право на секрет производства (ноухау)»; 2) по мнению ученых, появление данного понятия привело к терминологической неразберихе.

По нашему мнению, введение в действующее законодательство термина «интеллектуальные права» не лишено логики. Как уже было отмечено, не на все результаты интеллектуальной деятельности распространяются личные неимущественные права, в то время как для обозначения личных неимущественных прав и имущественных прав в отношении данной категории объектов права необходимо единое собирательное понятие, которое может как непосредственно использоваться или не использоваться при правовом регулировании прав на различные объекты интеллектуальной деятельности. Более того, данный термин может и должен заменить собой понятие интеллектуальной собственности, использование которого вызывает большие дискуссии.

ГЛАВА 2. Содержание исключительных прав на товарный знак и знак 2.1. Основания и порядок приобретения исключительных прав на исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания, на наш взгляд, целесообразно исследовать терминологию, употребляемую в этом случае.

Дело в том, что в процессе приобретения исключительных прав (равно как и в отношении права собственности) как на законодательном, так и на доктринальном уровне используются такие основные понятия, как «основание» и «способ». При этом необходимо отметить, что в большинстве случаев указывается на отождествление этих терминов. По нашему мнению, следует согласиться с теми учеными, которые считают необходимым различать эти понятия. Данные понятия нельзя использовать как синонимы, поскольку они обозначают различные юридические факты.

На наш взгляд, в данном случае вполне допустимо провести аналогию дефиниций терминов «основание» и «способ», применимых в отношении оснований и способов приобретения вещных прав. Так, по мнению Л.В.

Щенниковой, только группа юридических действий можно отнести к понятию «способ», при этом термин «основание» включает в себя все юридические факты (т.е. юридические действия и бездействия)83.

При этом, если исходить из такого подхода, в соответствии с которым юридические факты, следует отметить, что способы приобретения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания следует отнести к фактам-действиям.

Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – С. 27.

Развивая данное утверждение, считаем возможным понимать под основаниями приобретения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания юридические факты – действия, которые порождают способы приобретения прав, т.е. правоотношения, возникающие на их основе.

Стоит отметить, что в действующем российском законодательстве нет нормы, содержащей перечень оснований и способов приобретения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания. Считаем возможным классифицировать основания и способы приобретения исключительных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг по нескольким критериям.

Например, возможно деление таких оснований и способов на договорные и недоговорные. В основе такой классификации лежит, соответственно, наличие или отсутствие договора. К внедоговорным основаниям и способам приобретения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания можно отнести, в частности, универсальное правопреемство. В основе договорных оснований возникновения исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации лежит договор, направленный на переход исключительных прав (на их отчуждение).

Считаем возможным также классифицировать основания и способы приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания на первоначальные и производные. Критерием такой классификации, по нашему мнению, может выступать факт правопреемства. При использовании такого критерия существующие способы приобретения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания можно отнести к производным в случае заключения предпринимательских или гражданско-правовых договоров, направленных на отчуждение рассматриваемых нами средств индивидуализации.

исключительных прав можно назвать также способы, основанные на универсальном правопреемстве: когда исключительное право завещано наследникам индивидуальным предпринимателем, а также передача исключительного права правообладателем может быть осуществлена при реорганизации юридического лица в любой из его форм.

К первоначальным способам возникновения исключительных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг следует отнести те способы, при которых отсутствует переход исключительных прав. Речь в данном случае, прежде всего, идет о первичной регистрации товарного знака и знака обслуживания. По нашему мнению, именно этот способ необходимо рассмотреть более подробно, поскольку несмотря на большое количество публикаций, еще существует немало нерешенных проблем при регистрации товарного знака и знака обслуживания как теоретического, так и практического характера.

Говоря о регистрации товарного знака, необходимо сразу пояснить, что помимо норм ГК РФ, который достаточно подробно регламентирует порядок регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, одним из основных документов являются Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 5 мая 2003 года №3284 (далее по тексту – Правила регистрации).

обслуживания начинается с составления заявки и предоставления ее в собственности непосредственно. Сама заявка по своей сути является документом, в котором выражена воля лица на проверку представленного (заявленного для регистрации) обозначения требованиям действующего законодательства о товарных знаках. Иными словами, речь идет о Приказ Роспатента от 05.03.2003 №32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания». // Российская газета. №82, 29.04.2003 (приложение №1).

проведении экспертизы в целях получения исключительного права на рассматриваемые средства индивидуализации.

Вместе с тем, стоит отметить, что непосредственно в нормах ГК РФ не содержится требование об оформлении заявки на регистрацию товарного знака или знака обслуживания на специальном бланке. Однако Правила регистрации в приложении №1 содержат образец заявки, в соответствии с которым на сегодняшний день они и должны подаваться (отметим, что названный акт применяется только в части, не противоречащей нормам части четвертой ГК РФ).

На стадии подготовки и составления заявки на регистрацию заявитель должен определиться с перечнем товаров, работ и услуг, в отношении которых будет действовать его товарный знак или знак обслуживания. Как уже было отмечено, такие товары группируются в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июля 1957 года).

Считаем возможным в рамках данного исследования не раскрывать подробно все этапы регистрации товарного знака и знака обслуживания, а детально рассмотреть вопрос экспертизы представленного на регистрацию средства индивидуализации товаров, работ и услуг.

В этой связи необходимо пояснить, что экспертиза товарного знака и знака обслуживания осуществляется в два этапа. На первом этапе проводится формальная экспертиза заявки на товарный знак или знак обслуживания.

Суть формальной экспертизы сводится к проверке наличия или отсутствия комплекта необходимых документов, а также их соответствия требованиям закона. Законодатель установил месячный срок для осуществления формальной экспертизы, по результатам которой заявка принимается к рассмотрению или принимается, соответственно, решение об отказе в принятии ее к рассмотрению, о чем в обязательном порядке сообщается заявителю.

По результатам формальной экспертизы принятая к рассмотрению заявка проходит, пожалуй, основной этап регистрации – непосредственную экспертизу заявки. В ходе осуществления такой экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям ст. 1477 ГК РФ (товарный знак и знак обслуживания), а также его соответствие ст. 1483 ГК РФ, устанавливающей основания для отказа представленного на государственную регистрацию товарного знака или знака обслуживания.

Так, например, ГК РФ содержит прямой запрет на регистрацию обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания, если такое обозначение не обладает различительной способностью или же состоит только из определенных в законе следующих элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Так, мы употребляем в буквальном значении, например, слова «обувь», «ботинки» и иные, которые обозначают конкретные товары и поэтому не могут быть зарегистрированы как товарные знаки в отношении одноименных категорий товаров. В свою очередь, если мы будем регистрировать товарный знак «ботинки» в отношении, например, хлебобулочных изделий, то препятствий к этому быть не должно. Об этом свидетельствует и судебная практика. В качестве примера можно привести следующий.

Обозначение с приоритетом от 23 августа 2005 года было заявлено на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне. На регистрацию в качестве товарного знака была заявлена оригинальная комбинация из искусственно созданного слова «СТОПАРТРИТ» и стилизованного колена человека на оригинальном красном фоне с волнами и флагом, а также капельками воды.

В регистрации такого обозначения было отказано по причине воспроизведения словесного элемента «СТОПАРТРИТ», которое является одноименным названием продукции VITAR S.R.O. (Чешская Республика), то есть заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и страны их происхождения85;

1) являющихся общепринятыми символами и терминами. Например, символ змеи, склоненной над чашей, не может быть использовать как товарный знак для лекарственных средств и как знак обслуживания для их реализации, но может быть зарегистрирован как знак обслуживания, например, юридической конторы;

2) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Например, слова «докторская»

или «любительская» в отношении колбасы;

3) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В данном случае установлен запрет, например, на использование в качестве товарного знака формы гаечного ключа в целях индивидуализации инструментов.

На основании международных актов РФ установлен запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые состоят исключительно из обозначений, которые представляют собой официальную государственную символику, наименования (как сокращенные, так и полные) международных и межправительственных организаций, в том числе их символику, официальные клейма, печати, награды, иные знаки отличия, а также обозначения, которые являются сходными до степени смешения с названными элементами.

Вместе с тем законодатель допускает использование таких элементов в токарных знаках или знаках обслуживания как неохраняемые элементы, и только при согласии соответствующего компетентного органа.

Джермакян В.Ю. 100 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики // СПС «Консультант Плюс. 2011».

В данном случае считаем уместным привести мнение ведущего специалиста по вопросам толкования Ниццкого соглашения Джесси Н.

уполномоченного по товарным знакам Патентного офиса США, который при рассмотрении класса 05 МКТУ выделяет два основных признака, которыми должны обладать товары, относящиеся к данному классу: 1) это должен быть именно препарат, а не аппарат или инструмент, используемый в области фармацевтики или ветеринарии; 2) он должен служить фармацевтическим, или медицинским, или ветеринарным целям86.

В качестве примера из судебной практики считаем возможным привести следующий. В 2008 году было отказано в регистрации товарного знака, который представлял собой исключительно сочетание двух букв «GB», с элементами орнамента сверху и снизу, выполненных в черном цвете на белом фоне. При этом нижняя часть буквы «В» имеет выделение белого цвета. Мотивация отказа в регистрации заключалась в том, что основной элемент представляет собой код Великобритании по стандартам ВОИС и ISO (Международной организации по стандартизации).

16 сентября 2008 года заявитель выразил несогласие с таким отказом, при этом указав следующее:

Великобритании;

стандарты ISO не устанавливают такого рода требований к средствам индивидуализации;

кроме того, заявитель уже использует такое обозначение при осуществлении предпринимательской деятельности и никак не конкурирует с субъектами бизнеса Великобритании.

Jessie N. Roberts. International Trademark Classification: A Guide to Nice Agreement. Third edition. Oxford University Press, 2006. P. 27.

Однако Палата по патентным спорам Роспатента сочла такие возражения неубедительными, отметив, что коды стран по стандарту ВОИС и ISO широко известны российским производителям и потребителям в силу их проставления на товарах и при публикации сведений об объектах промышленной собственности. Именно это обстоятельство обуславливает возможность соотнесения заявленного в качестве товарного знака обозначения с конкретным государством – Великобританией и может ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара или места происхождения товара87.

Кроме того, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые представляют собой или содержат элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. Практика применения данного правила показывает, что признание обозначения ложным не вызывает трудностей. В свою очередь, определить, является ли обозначение вводящим в заблуждение или нет, гораздо сложнее. Так, показательным будет пример использования на самом товаре, которое изготовлено из синтетических материалов, указания «шерсть – 100%». В данном случае такое указание изначально является ложным, следовательно, должен последовать отказ в регистрации. Однако изображение на этом же товаре стилизованного изображения овечьей головы может вести потребителя в заблуждение. Проблема в том, что такое введение в заблуждение будет выявлено только в процессе предпринимательской деятельности заявителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения в виде слов или словосочетаний, лозунгов, изображения и т.д., которые могут Джермакян В.Ю. 100 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики // СПС «Консультант Плюс. 2011».

вызвать возмущение членов общества, основанное на нарушении общепринятых норм морали. В качестве примера можно привести следующий.

Обозначение с приоритетом от 24 июля 2009 года было заявлено в отношении услуг 42 класса МКТУ. В качестве обозначения знака обслуживания было представлено комплексное обозначение, одни из элементов которого представлены словосочетанием, состоящим из двух слов «БЕС» и «ПЛАТНО», выполненных в кириллице заглавными буквами в оригинальном графическом художественном шрифтовом исполнении.

Вначале было принято решение о регистрации знака обслуживания с исключением из правовой охраны слова «БЕСПЛАТНО», с чем заявитель не согласился, приведя следующие доводы:

словесная часть обозначения состоит из двух слов «БЕС» и «ПЛАТНО», где слово «БЕС» является основным, а слово «ПЛАТНО» зависимым;

заявленное обозначение не подпадает ни под одно из признаков обозначений, не обладающих различительной способностью;

само слово «БЕСПЛАТНО» в буквальном его понимании не является характеристикой самого товара и не может быть истолковано как указание на его стоимость;

более того, с целью выяснения вопроса, является ли словосочетание «БЕСПЛАТНО» устойчивым, заявителем был проведен социологический опрос, приложенный к материалам возражения и т.д.

В свою очередь уполномоченный орган в своем решении отметил следующее. Словесная часть обозначения, заявленного в качестве знака обслуживания, включает два слова «БЕС» и «ПЛАТНО». При этом отмечается, что каждое из заявленных слов является самостоятельным словом русского языка и имеют присущие именно им значения. Со ссылкой на толковые словари русского языка указывается на значение слова «БЕС»:

1. В религии и народных поверьях: злой дух. 2. О живом, ловком, задорном человеке. Слова «ПЛАТНО»: 1. Оплачиваемый, такой, за который платят. 2.

Пользующийся чем-нибудь за плату. При этом сочетание этих слов созвучно общеизвестному слову «БЕСПЛАТНО». При этом было указано, что раздельное написание рассматриваемых элементов словесного обозначения не несет смысловой нагрузки. Таким образом, уполномоченный орган пришел к выводу о том, что словесная часть обозначения, заявленного в качестве знака обслуживания, не является охраноспособной88.

Еще одним запретом в регистрации товарного знака и знака обслуживания является его тождественность или сходство до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями такими объектами культурного наследия народов РФ, которые представляют собой особую ценность. Исключение из этого правила составляют случаи, когда собственник или уполномоченное им лицо дает согласие на регистрацию таких объектов в качестве средства индивидуализации.

В соответствии с международными актами РФ также нельзя использовать в качестве товарного знака и знака обслуживания обозначения, которым уже предоставляется охрана на территории одного из государств – участников данных международных актов, или же охраняются отдельные элементы, входящие в поданное на регистрацию обозначение. Это правило применяется в отношении идентификации вина или спиртных напитков, которые были произведены на территории иностранного государства и имеют определенное качество, репутацию и аналогичные характеристики, если товарный знак или знак обозначения предназначаются в целях обозначения вин или спиртных напитков, которые не производятся на территории иностранного государства.

Не допускается регистрация товарных знаков и знаков обслуживания, если представленные в этом качестве на регистрацию обозначения являются тождественными или сходными до степени смешения:

Джермакян В.Ю. 100 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. // СПС «Консультант Плюс. 2011».

со знаками обслуживания или с товарными знаками иных субъектов бизнеса, которые заявлены на регистрацию в отношении однородных товаров и имеют более ранний приоритет. Однако данное правило применяется только в том случае, если соответствующая заявка с более ранним приоритетом не отозвана или не признана отозванной в установленном законом порядке;

с товарными знаками и знаками обслуживания иных лиц, которые охраняются на территории РФ, включая средства индивидуализации, которые охраняются в соответствии с международными договорами, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет;

предпринимателей, которые признаны в установленном законом порядке общеизвестными в РФ товарными знаками в отношении однородных товаров.

При этом закон содержит исключение из данных правил, которое заключается в возможности с согласия правообладателя регистрации знака в отношении однородных товаров, которые содержат обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания данного правообладателя.

Стоит отметить, что принятый 12 марта 2014 года в ходе реформы гражданского законодательства Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодека Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» несколько иначе определяет исключение из правил о регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Нововведение заключается в установлении исключения из первых двух пунктов и при условии, что такое использование будет осуществлять исключительно с согласия правообладателя, которое не Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодека Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 1 октября 2014 года) // Собрание законодательства РФ, 17.03.2014. № 11. Ст. 1100.

может быть отозвано, и в том случае, если такая регистрация не будет вводить в заблуждение потребителей. Более того, эти правила с октября года не будут применяться в отношении государственной регистрации обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками (абзац 3 подпункта 3 пункта 6 ст. 1483 в редакции Федерального закона № 35-ФЗ).

Регистрирующий орган обязан отказать в регистрации заявленного в качестве товарного знака или знака обслуживания обозначения, которое тождественно или имеет сходство до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (исключение составляют случаи, указанные в законе).

ГК РФ содержит еще два основания для законного отказа в регистрации товарного знака и знака обслуживания. Речь идет о обозначениях, которые являются тождественными или сходными до степени смешения с получившими охрану на территории РФ фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями, наименованиями селекционных достижений, права на которые возникли у предпринимателей ранее даты приоритета завяленного на регистрацию средства индивидуализации товаров, работ и услуг.

Также нельзя зарегистрировать обозначения, которые являются тождественными названию получившего известность в РФ товарного знака произведения науки, литературы, а также искусства, тождественными известному персонажу или цитате из известного произведения. Исключение составляют случаи, когда правообладатель дает на использование таких объектов в качестве товарного знака или знака обслуживания свое согласие.

Нельзя использовать обозначения, тождественные имени или псевдониму, портрету или факсимиле известного в России лица без его непосредственного согласия или согласия его наследников.

И последнее. Не может быть зарегистрировано обозначение, сходное до степени смешения с промышленным образцом, знаком соответствия, права на которые возникали ранее даты приоритета заявленного на регистрацию товарного знака или знака обслуживания.

Очевидно, что объединяющим признаком, свойственным всем основаниям для законного отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и знака обслуживания является признак тождественности или сходства до степени смешения с иными обозначениями.

Считаем необходимым более подробно анализировать данные категории. Тождественность означает полное сходство обозначений. Именно в таком качестве практика и доктрина рассматривают данное понятие в тождественностью обозначений на практике практически нет проблем, то с категорией схожести обозначений до степени их смешения на практике возникает множество вопросов. Более того, практика неоднозначна. В первую очередь, это связано с тем, что такое словосочетание носит абстрактный характер.

В практике и доктрине сходство обозначений до степени их смешения принято рассматривать как явление, при котором различные обозначения, несмотря на их отдельные различия, воспринимаются одинаково. При этом справедливо отмечается, что в данном случае юридическое значение имеет не восприятие специалиста (художника – в отношении изобразительного обозначения, лица, имеющего музыкальное образование – в отношении музыкального обозначения, филолога – в отношении словесного и т.д.), а потребителя. Именно в восприятии потребителей должны возникать определенные ассоциации в отношении определенных товаров, работ и слуг.

Если эти восприятия от разных обозначений одинаковы, то можно сделать вывод о том, что такие обозначения схожи до степени смешения.

Причем критерий установления сходства зависит от характера обозначения: к словесным обозначениям применяется критерий фонетического сходства, поскольку они произносятся; к изобразительным обозначениям применяется критерий зрительного восприятия. При этом необходимо помнить, что все обозначения могут вызывать смысловое сходство (семантическое).

Правила регистрации содержат подробные указания, на основании каких признаков осуществляется сходство в зависимости от вышеназванных критериев.

Необходимо отметить, что правила части четвертой ГК РФ, которые касаются сходства заявляемых на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания до степени их смешения с уже зарегистрированными или воспроизводят положения ранее действующего законодательства, в связи с чем нам будет интересен опыт правоприменительной практики в решении рассматриваемой проблемы.

Летом 2006 года Президиум ВАС РФ заявил, что осенью им было подготовлено два Постановления, которые непосредственно касались рассматриваемых вопросов: сходство обозначений до степени их смешения и однородность товаров.

В первом случае ответчик зарегистрировал в качестве товарного знака по классам 29 и 30 МКТУ обозначение. Данное обозначение представляло собой овал, внутри которого одно под другим были расположены два слова, выполненные разным шрифтом: «AMRO» и «НЕВСКОЕ». Истцом по делу выступил производитель пива «НЕВСКОЕ». Очевидно, что ответчик пытался под известной маркой пива продвинуть на рынок свою продукцию, которая очень часто употребляется вместе с ним – орехи, чипсы, сухари и иное.

Палата по патентным спорам не усмотрела в данном случае сходства между зарегистрированными товарными знаками до степени их смешения, при этом не сочтя необходимым установить даже однородность товаров, отказала истцу в признании регистрации обозначения ответчика недействительным. Суд первой инстанции признал ее решение незаконным.

Суды апелляционной и кассационной инстанций решение суда первой инстанции отменили, при этом оставили в силе решение Палаты.

Президиум ВАС РФ признал правильным решение суда первой инстанции и дал следующее толкование90. По мнению суда, угроза смешения существует также в том случае, когда одно обозначение воспринимается за иное обозначение, а также в том случае, когда потребитель понимает, что речь идет о различных обозначениях, но предполагает, что оба обозначения принадлежат одному субъекту предпринимательской деятельности.

При этом такая угроза может зависть от нескольких обстоятельств, в числе которых суд называет различительную способность товарного знака с более ранним приоритетом, а также сходство противопоставляемых знаков и оценку однородности обозначенных знаком товаров, работ и услуг.

Товары признаются однородными, по заявлению суда, в том случае, если товары могут быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику происхождения товаров по причине их природы или назначения.

При этом должны приниматься во внимание род (вид) товаров, их свойства, назначение, взаимодополняемость и иные обстоятельства.

Аналогичный подход к оценке сходства до степени смешения двух обозначений представлен также еще в одном Постановлении Президиума ВАС РФ91. Ответчиком для подражания было выбрано известное обозначение «NIVEA». Ответчиком было зарегистрировано в качестве товарного знака словесное обозначение «LIVIA», помещенное в логотип, по внешнему виду очень похожий на ряд комбинированных товарных знаков «NIVEA», имеющих общий мотив дизайна.

Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №2979/06 по делу №А40-63533/04Заявление о признании недействительным отказа в удовлетворении возражений против регистрации спорного товарного знака с оставлением в силе регистрации товарного знака заявителя удовлетворено правомерно, поскольку оспариваемое обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком заявителя и вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, обеспечивающего их появление на рынке. // Вестник ВАС РФ, 2006, №11.

91 Постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №3691/06 по делу №А40-10573/04-5Заявление о признании недействительным решения патентной палаты об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака удовлетворено, поскольку в данном случае факт регистрации сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров очевиден. // Вестник ВАС РФ, 2006, №11.

Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении требований правообладателя товарного знака «NIVEA» об отмене регистрации, поскольку не сочла графическое сходство по общему зрительному впечатлению достаточным основанием для аннулирования правовой охраны товарного знака ответчика. При этом вопрос однородности товаров не рассматривался.

Признавая решение Палаты недействительным и удовлетворяя требования истца, Президиум ВАС РФ в данном случае также как и в предыдущем примере обратил внимание на то, что по такой категории дел в предмет исследования должен входить не только вопрос о сходстве обозначений, в том числе до степени их смешения, но и различительная способность (известность) знака с более ранним приоритетом. Таким образом, суд указал на ошибку, когда суды не проводят комплексную оценку сходства товарных знаков.

По нашему мнению, такой подход законодателя (основанный на ассоциации) в регистрации товарных знаков и знаков обслуживания не лишен логических оснований. Однако считаем, что такой подход, который основан на ассоциациях, на восприятиях среднестатистического потребителя субъективен, что имеет определенные недостатки.

В частности, при экспертизе заявленных на регистрацию товарных знаков или знаков обслуживания мало кто из заявителей проводит статистические исследования в отношении ассоциативного восприятия обозначений, сходных до степени смешения. В свою очередь, при осуществлении опросов остается неизвестным уровень общего развития, в том числе и уровень образования опрошенных лиц (что немаловажно для возникновения или не возникновения ассоциаций). Кроме того, не урегулирован на законодательном уровне также вопрос о минимальном количестве опрошенных потребителей.

Проведение различных экспертиз, а на сегодняшний день можно уже говорить о типовых экспертизах, проводимых в отношении товарных знаков и знаков обслуживания, не решает проблему, поскольку определяет сходство до степени смешения в данном случае не потребитель (о чем говорят часто и много), а специалист, который обладает специальными знаниями, в данном случае мешающими ему вынести правильное решение на уровне восприятий и ассоциаций.

Кроме того, Европейский суд по правам человека указал, что при определенных обстоятельствах у среднестатистического потребителя могут возникнуть ассоциации определенной связи между двумя товарными знаками или знаками обслуживания, несмотря на отсутствие сходства между ними92.

При этом Европейский суд использует понятие «вероятность смешения», который также вызывает сомнения. Понятие «вероятность» означает расчет (как правило, в процентах) и анализ полученных данных. При этом необходимо понимать, что категория вероятности присутствует всегда. В связи с чем возникает объективная необходимость в установлении методик расчета такой вероятности, определении на законодательном уровне минимальных величин вероятности, которые будут являться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения и т.д.

В юридической литературе в этой связи предлагается иной подход к решению проблемы установления сходства обозначений до степени их смешения: по мнению В.Н. Штенникова, в данном случае необходимо использовать компьютерное распознавание изображений, звуков и т.д. на базе существующих программ распознавания образов (теория распознавания образов)93.

Однако данный подход, по нашему мнению, в решении поставленной задачи можно расценивать как преждевременный, поскольку на сегодняшний день создание искусственных систем распознавания образов остаётся сложной теоретической и технической проблемой. Более того, даже самая Садыгов З. Barbara Becker, Becker и Becker on-line pro: вероятность смешения товарных знаков. // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2010, №9. – С.

51 – 55.

93 Штенников В.Н. К вопросу о сходстве товарных знаков. // СПС «Консультант Плюс.

2011».

совершенная компьютерная программа, на наш взгляд, не сможет в полной мере реализовать истинное назначение товарного знака и знака обслуживания – его восприятие потребителем с конкретным товаром, работами и услугами определенного качества, изготавливаемых, реализуемых, выполняемых или оказываемых конкретным субъектом предпринимательской деятельности.

Считаем целесообразным следующий подход к осуществлению экспертизы товарных знаков и знаков обслуживания. По нашему мнению, необходимо «уйти» от категории «сходство до степени смешения», при этом сохранив основную функцию товарных знаков и знаков обслуживания – отличительная особенность от иных обозначений.

Антонимом понятия «сходство до степени смешения» является общее понятие «несходство», но по нашему мнению, это слово лишено благозвучия, поэтому необходимо избегать его использования. Считаем, что в отношении определения сходства обозначения (а точнее, его отличия), заявленного в качестве товарного знака или знака обслуживания, уместнее использовать понятие «различительной способности», которое в большей степени соответствует отличительной характеристике заявленного на регистрацию товарного знака или знака обслуживания. Именно это понятие используется на международном уровне, в том числе в ТРИПС. Исходя из предложенного понятия необходимо пересмотреть и методику экспертизы заявленных на регистрацию обозначений. Считаем, для решения проблемы нужно действовать «от обратного»: не исследовать схожие обозначения на предмет их возможного сходства до степени смешения, а выявлять их отличительные особенности. Если обозначение обладает различительной способностью, то оно подлежит государственной регистрации.

Сложнее дело обстоит с критериями, позволяющими в достаточной степени отнести те или иные особенности обозначения к отличительным особенностям в целях принятия решения о регистрации обозначения или в отказе в таковой. Несмотря на достаточно подробные признаки, указывающие на сходство обозначений, которые перечислены в Правилах регистрации, остается неясным, каким образом эти положения применяются на практике, поскольку зачастую при регистрации товарных знаков и знаков обслуживания уполномоченный регистрирующий орган или суд, при казалось бы схожих признаках обозначений, могут зарегистрировать средство индивидуализации или отказать. Проиллюстрируем сказанное следующим примером.

Определением ВАС РФ от 14 марта 2012 года №ВАС-2195/12 было отказано в передаче дела в президиум ВАС РФ по следующим основаниям94.

Судом было установлено, что истец (ЗАО «ДИКСИ Юг») в качестве коммерческого обозначения в целях индивидуализации магазинов розничной торговли использует в своей предпринимательской деятельности обозначение «ДИКСИ», в том числе путем его указания на вывесках и иным способом в рекламных целях. При этом ответчик (ООО «Садко-Л» также в процессе осуществления предпринимательской деятельности по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в розницу) использует словесное обозначение «ДИКСИКА».

Суд первой в иске отказал, мотивируя свой отказ отсутствием доказательств нарушения прав истца в результате использования ответчиком указанного обозначения, а также по причине недоказанности размера причиненных убытков.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск частично, при этом исходил из того, что обозначение «ДИКСИКА» до степени смешения сходно с обозначением истца «ДИКСИ». Данные обозначения не являются тождественными, однако смысл этих слов, как фонетический, графический, так и смысловой позволил суду сделать такой вывод. Окончание «ка» при одинаковом ударении на первый слог не придает этим словам различительной способности.

Определение ВАС РФ от 14.03.2012 №ВАС-2195/12. // СПС «Консультант Плюс: 2011».

При этом в практике есть примеры, демонстрирующие иной подход, который может привести к возникновению двух и более обозначений товаров, работ и услуг, производимых, выполняемых или оказываемых разными субъектами предпринимательского права. Очевидно, что их качество будет не одинаковым, и, как следствие, потребители будут введены в заблуждение.

Так, решением Роспатента от 1 апреля 2008 года было отказано в регистрации товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Обозначение, представленное на регистрацию, представляло собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом: «DONNE&RAGGANA».

При отказе в регистрации Роспатент сослался на положения пункта 3 ст. ГК РФ, поскольку заявленное обозначение до степени смешения схоже с «DOLCE&GABBANA», правообладателем которых является компания GADO S.a.r.l. 5, rue Guillaume Kroll LUXEMBOURG (LU) L-1882.

Казалось бы, Роспатент аргументировано отказал в регистрации столь схожего с известным брендом обозначения, однако заявитель был не согласен с таким решением по следующим основаниям. Словесное обозначение «DOLCE&GABBANA» представляет собой фамилии известных дизайнеров, поэтому потребитель воспринимает его исключительно как название модельного дома. По мнению заявителя, отсутствует также сходство до степени смешения, поскольку нет абсолютного фонетического и семантического сходства. Еще одним аргументом, предъявленным заявителем, является различный круг потребителей известного дизайнерского дома и товаров заявителя, которые представлены в более низком сегменте «масс-маркет». Кроме того, были названы и иные аргументы.

Следует пояснить, что мнение палаты по патентным спорам на предмет сходства до степени смешения не совпало с мнением на этот счет заявителя.

Как указала палата, проведенный анализ заявленного словесного обозначения и уже зарегистрированных противопоставленных товарных знаков выявил определенные сходства по фонетическому признаку.

Выявленное фонетическое сходство было обусловлено схожестью и близостью совпадающих звуков, близостью состава гласных и согласных звуков в противопоставленных словесных обозначениях, а также характером совпадающих частей обозначений. Однако, несмотря на выявленное сходство, было принято решение о регистрации поданного в заявке обозначения, поскольку заявителем было представлено соглашение, в соответствии с которым заявитель мог использовать заявленное им обозначение, регистрировать его, при этом соглашение содержало условия такой регистрации. Представленное соглашение было подписано самим заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков.

содержащее условия такой регистрации95.

Таким образом, в ряде случае, даже при отсутствии сходства до степени смешения двух обозначений, при отсутствии однородности товаров, которые призваны отличать данные обозначения, существует риск отсутствия отличительного признака между двумя обозначениями. При этом отсутствие сходства до степени смешения и неоднородность товаров является основанием для регистрации товарного знака, как в приведенных выше примерах. При этом не принимается во внимание их различительная способность.

С учетом вышеизложенного считаем необходимым в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака и знака обслуживания исключить категорию «сходства до степени смешения» и применять в данном случае категорию «отсутствие различительной способности». По различительной способности обозначений в большей степени отражает назначение средств индивидуализации товаров, работ и услуг и Товарный знак: Постатейный комментарий статей 1477 - 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников, В.В. Орлова и др. / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М: Статут, 2010.

индивидуализирует их. При этом каждый товарный знак или знак обслуживания должен рассматриваться в целом, а не его отдельные элементы.

обозначений при государственной регистрации заявляемого в отношении определенных категорий товаров ввести специальные правила о различительной способности обозначений. Специальные правила предлагаем ввести в отношении товаров 5 класса МКТУ (фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей;

диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды), а также в отношении 44 класса (медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства).

Предлагаем установить повышенные (по сравнению с обычными) требования различительной особенности обозначений, поскольку указанные Большинство, например, медикаментов противопоказаны при заболевании, при котором показаны иные лекарственные средства оппонентов. Очевидно, что в случае даже минимальной различительной способности двух прямо противопоказанных препаратов ошибка при выписке рецепта или при непосредственном приобретении неправильного медикамента может привести к тяжелым последствиям, в том числе с летальным исходом. По государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания в отношении названных классов МКТУ, чтобы избежать хоть какого-либо сходства обозначений.

Таким образом, степень различительной особенности обозначений, используемых в качестве товарных знаков и знаков обслуживания товаров и услуг по классам 5 и 44 МКТУ должна быть выше, чем в отношении иных товаров и услуг.

Существует еще одна проблема, которую, по нашему мнению, нельзя обойти вниманием при рассмотрении порядка приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания. Речь идет о моменте возникновения исключительного права на обозначенные объекты интеллектуальной собственности.

Четкое определение момента возникновения исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации товаров, работ и услуг имеет очень важное значение, можно сказать решающее, поскольку именно с ним связано возникновение у правообладателя правомочий пользования и распоряжения данными средствами индивидуализации товаров, работ и услуг, а также с этим моментом связана возможность защиты данного права.

Более того, как уже было отмечено, исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и на товарный знак и знак обслуживания является срочным правом.

На основании пункта 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на рассматриваемые объекты действует в течение 10 лет. При этом, как следует из содержания пункта 2 этой же статьи, указанный срок по инициативе правообладателя (посредством подачи специального заявления) может быть продлен еще на десять лет. При этом данное заявление подается в течение последнего года действия исключительного права. Продлевать десятилетний срок можно неограниченное число раз.

Итак, по общему правилу, соответствующее заявление о продлении срока подается правообладателем в течение последнего года действия исключительного права. Вместе с тем закон предусматривает исключение из данного правила. В соответствии с абзацем 3 пункта 2 ст. 1491 ГК РФ в случае истечения десятилетнего срока исключительного права на товарный знак и знак обслуживания законодатель предоставляет правообладателю на основании его ходатайства возможность в течение последующих шести правообладатель должен уплатить государственную пошлину (данное требование исключено Федеральным законом № 35-ФЗ и не будет применяться с 1 октября 2014 года).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 года № 94196, в случае предоставления предпринимателю шестимесячного срока для подачи заявления о продлении срока он обязан уплатить госпошлину в размере 1500 рублей.

Примечательно, что срок для подачи соответствующего ходатайства законом не определен, в связи с чем возникает вопрос: должен ли правообладатель ходатайствовать о предоставлении шестимесячного срока в период действия срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания или же он может заявить его по истечение данного срока.

По нашему мнению, рассматриваемое исключение из общего правила о сроке подачи такого заявления (правило о дополнительном шестимесячном сроке, в течение которого подается заявка на продление исключительного права) является нецелесообразным, поскольку на практике может привести к случаям нарушения прав правообладателя именно в течение этих шести месяцев.

Следуя буквальному толкованию закона, в течение этого периода времени правовая охрана исключительного права на товарный знак и знак обслуживания не предоставляется, поскольку пункт 1 ст. 1514 ГК РФ содержит закрытый перечень оснований прекращения исключительного Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 №941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами» // СЗ РФ, 22.12.2008, №51, ст. 6170.

права на рассматриваемые объекты интеллектуальной деятельности, среди которых нет указания на истечение шестимесячного срока после действия исключительного права в течение десяти лет.

Более того, в качестве первого же основания прекращения значится истечение срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, который составляет десять лет. При этом нет никакой ссылки на дополнительный шестимесячный срок. Следовательно, правовая охрана по истечении десятилетнего срока не предоставляется, что может повлечь за собой случаи нарушения прав правообладателя.

Кроме того, после прекращения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания при подаче соответствующей заявки на их регистрацию должен действовать принцип даты приоритета подачи заявки, поскольку заявителей может быть два и более, а преимущественного права у первоначального правообладателя нет в силу закона.

В связи с изложенным можно предложить три варианта решения данного вопроса:

- определить на законодательном уровне срок подачи ходатайства о предоставлении шести месяцев для представления заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания;

исключить данное правило о шестимесячном сроке из ст. 1491 ГК РФ;

оставить данную норму, при этом внести определенные изменения и дополнения в действующее законодательство.

При сохранении шестимесячного срока в целях придания данному правилу исключительного характера предлагаем распространить его действие только на случаи пропуска основного срока (последний год истечения десятилетнего срока действия исключительного права) по независящим от правообладателя объективным обстоятельствам (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия и т.д.), причем если эти действия возникли и продолжали существовать в последние шесть месяцев основного срока. Данное правило необходимо легализовать, что повлечет за собой внесение изменений не только в абзац 3 пункта 2 ст. 1491 ГК РФ, но и в ст.

1514 ГК РФ.

Мы склонны к последнему варианту, при этом на законодательном уровне необходимо определить срок подачи ходатайства о предоставлении шести месяцев для представления заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

Возвращаясь к определению момента исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, необходимо уточнить, что в доктрине на этот счет отсутствует единое мнение. Ряд ученных в качестве момента приобретения исключительных прав на рассматриваемые обозначения рассматривают дату публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке и знаке обслуживания97. Так, по мнению Э.П. Гаврилова, таким моментом должна являться дата публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке или знаке обслуживания в официальном бюллетене Роспатента98.

При этом В.Н. Дементьев указывает, что правомочия пользования и распоряжения возникают у правообладателя именно на основании факта регистрации обозначения, а право запрещать использовать товарный знак третьими лицами без соответствующего разрешения правообладателя возникают только на основании публикации сведений о регистрации99.

Считаем такую точку зрения ошибочной по следующим основаниям.

Несмотря на то, что законодатель постарался максимально сократить срок См., например: Гаврилов Э.П. Исключительные права на нематериальные объекты // Патенты и лицензии. 2001. №3. С. 17; Дементьев В.Н. Временные границы действия права на товарный знак. // Патенты и лицензии. 2002, №7. – С. 8; Жалнина Е.А. Правовая охрана товарных знаков и право на защиту от недобросовестной конкуренции: Дисс. … канд.

юрид. наук – М., 2006. – С. 43.

Гаврилов Э.П. Исключительные права на нематериальные объекты. // Патенты и лицензии. 2001, №3.

Дементьев В.Н. Временные границы действия права на товарный знак. // Патенты и лицензии. 2002, №7. – С. 5.

публикации в официальном бюллетене Роспатента (на основании ст. 1506 ГК все сведения, имеющее отношении к регистрации товарного знака и внесенные в соответствующий реестр, должны быть незамедлительно опубликованы в официальном бюллетене после государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака), на практике в большинстве случаев такие сведения публикуются по истечении определенного периода времени.

Если принять данную точку зрения, получается, что внесение записи о государственной регистрации средства индивидуализации не является основанием приобретения исключительных прав, поскольку еще не опубликованы сведения. Однако, если в этот период кто-то из контрагентов зарегистрировавшего знак предпринимателя использует это обозначение, у нашего предпринимателя нет законных оснований для его защиты, а это противоречит существу государственной регистрации.

Некоторые ученые связывают момент возникновения права на товарный знак и знак обслуживания с моментом внесения соответствующего обозначения в государственный реестр. Такую позицию, в частности, отстаивают В.М. Сергеев100, В.А. Мещеряков101, В.А. Белов102 и иные.

По мнению А.П. Сергеева, моментом возникновения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания является дата выдачи свидетельства на средство индивидуализации103. На наш взгляд, данная точка зрения не является правильной, поскольку выдача свидетельства на товарный знак, выдаваемого в рамках ст. 1504 ГК РФ, удостоверяет факт регистрации, устанавливает дату приоритета права на товарный знак и знак обслуживания.

Другими словами, свидетельство на товарный знак или на знак обслуживания Сергеев В.М. Действие права на товарный знак во времени. // Вопросы изобретательства. 1978. – С. 4.

Мещеряков В.А. Осуществление и защита исключительного права на товарный знак // Современное право. 2000, №6.

Белов В.А. Гражданское право: общая и особенная части. – М., 2003.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд.

– М., 2004.

является правоподтверждающим документом, с выдачей которого нельзя связывать момент возникновения исключительных прав.

Ю.Т. Гульбин моментом возникновения права на товарный знак называет дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (дату приоритета)104. В этой связи необходимо отметить, что такая точка зрения основана на действующем законодательстве, поскольку на основании пункта 1 ст. 1491 ГК РФ «исключительное право на товарный знак действует … со дня подачи заявки на государственную регистрацию… ».

Более того, ряд судов при вынесении решения исходит именно из такого подхода105, что представляется нам неверным, поскольку заявителю может быть отказано в регистрации на представленное в заявке обозначение.

В данном случае непонятно, как должна решаться ситуация, например, если в период с момента подачи заявки до момента отказа в регистрации знака заявитель решит распорядиться таким правом.

По нашему мнению, необходимо поддержать точку зрения ученых, которые связывают момент возникновения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания с моментом регистрации средств индивидуализации. Во-первых, по общему правилу, законодатель именно с этим моментом связывает возникновение прав или правоспособности (это общий принцип гражданского права). А, во-вторых, именно с этого момента – с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания – у предпринимателя, подавшего Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров:

гражданско-правовой аспект. – М.: Статут, 2007. – С. 85.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.06.2008 по делу №А52-947/2007 // СПС «Консультант Плюс. 2008»; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.01.2002 по делу №А44-2882/99-С11 // СПС «Консультант Плюс. 2008»; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.04.2008 по делу №А56-6407/2007 // СПС «Консультант Плюс. 2008»; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2008 по делу №А56-51664/2006 // СПС «Консультант Плюс. 2008».

заявку на его регистрацию, возникает право на его защиту. Такой подход присутствует в ряде судебных решений106.

На основании изложенного, считаем целесообразным внести изменения в пункт 1 ст. 1491 ГК РФ, изложив его в следующей редакции:

«Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня государственной регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации».

2.2. Способы осуществления исключительных прав на товарный знак и Как уже было отмечено, исключительное право на товарный знак и знак обслуживания включает в себя правомочие использования и распоряжения названными средствами индивидуализации товаров, работ и услуг.

возможности его правообладателя совершать любые действия, направленные на достижение экономически выгодного результата, с одновременным запретом в совершении таких действий для всех третьих лиц без соответствующего разрешения правообладателя107.

Буквальное толкование ст. 1484 ГК РФ дает нам возможность прийти к выводу о том, что в пункте 1 данной статьи предусмотрено общее правило использования товарного знака и знака обслуживания: лицо, на имя которого Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 01.03.2004 №Ф08-155/2004 по делу №А32-2897/2003-1/43 // СПС «Консультант Плюс. 2004»; Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 29.08.2008 №А74-2729/2007-03АП-2259/2008 по делу №А74-2729/2007 // СПС «Консультант Плюс. 2008»; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2009 №09АП-1132/2009-АК, 09АПАК по делу №А40-31339/08-110-208 // СПС «Консультант Плюс. 2009».

107 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации:

Сборник статей. – М., 2003. – С. 48.

осуществлена государственная регистрация товарного знака, обладает исключительным правом на его использование любыми способами, не противоречащими закону. При этом в пункте 2 данной же статьи перечисляются возможные варианты использования товарного знака и знака обслуживания. Подчеркивая еще раз, что исключительное право на товарный знак и знак обслуживания используется в целях индивидуализации товаров, работ и услуг, законодатель указывает, что использование возможно путем размещения товарного знака и знака обслуживания:

на этикетках, упаковках товара, в которых он предлагается к продаже;

непосредственно при выполнении работ и оказании слуг (в отношении знака обслуживания);

путем размещения товарных знаков на документации, которая связана с введением товаров в предпринимательский оборот;

в различных предложениях о продаже товаров или о выполнении работ, а также оказании услуг. При этом на законодательном уровне раскрываются возможные варианты такого использования, а именно указания рассматриваемых нами обозначений на вывесках или использования в рекламе, в том числе в сети «Интернет», включая использование товарного знака или знака обслуживания в доменном имени и т.д.

Необходимо заметить, что практическое значение закрепленного на законодательном уровне такого перечня возможных способов использования товарных знаков и знаков обслуживания невелико. Он служит, в первую очередь, для достаточно полного определения круга действий по использованию рассматриваемых средств индивидуализации товаров, работ и услуг, совершение которых всеми другими лицами без согласия правообладателя не допускается и означает нарушение исключительного права на товарный знак и знак обслуживания с последующими негативными правовыми последствиями.

В юридической литературе такие действия именуют действиями, вводимыми товар в имущественный оборот. Более того, по утверждению П.В. Крашенинникова, нельзя расценивать основанной на законе регистрацию обозначения в качестве товарного знака в иных целях, кроме как в целях индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров, услуг и работ108.

При этом встречаются и иные высказывания. В частности, по утверждению В.И. Еременко, перечисленные в законе действия по использованию товарного знака и знака обслуживания ошибочно ассоциируются с введением товара в гражданский оборот109. Указанный автор считает, что все перечисленные в ст. 1484 ГК РФ действия не могут быть направлены на введение товара в оборот, поскольку часть из них по своей природе не предназначены для этого.

В качестве примера таких действий им приводится изготовление товара, его транспортировка, хранение, а также ввоз товаров на территорию РФ. А в качестве яркого, по его словам, примера такого заблуждения сформулированная в пункте 15 Информационного письма ВАС РФ от декабря 2007 года №122, согласно которой ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот110. Он считает, что такая позиция может привести к невозможности квалификации действий лица по ввозу товаров, маркированных чужим товарным знаком, не для предпринимательских целей (для собственного использования) как нарушающих исключительное право правообладателя использованного товарного знака.

Товарный знак: Постатейный комментарий статей 1477 - 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенинников, В.В. Орлова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. – М: Статут, 2010.

109 Еременко В.И. Содержание исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. // Законодательство и экономика. 2011, №5. – С. 15 - 26.

Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности. // Вестник ВАС РФ. 2008, №2.

Однако, по нашему мнению, даже такие действия, о которых говорится выше, в конечном итоге направлены именно на введение товаров в имущественный оборот. Кроме того, нельзя забывать истинное назначение таких средств индивидуализации как товарный знак и знак обслуживания – различительную особенность одних товаров, работ и услуг от аналогичных объектов интеллектуальной собственности иных правообладателей. Однако в случае принятия позиции В.И. Еременко, возникает вопрос, какую функцию будет выполнять товарный знак, например, исключительно при перевозке маркированного товара? Ответ очевиден. В этой связи считаем необходимым поддержать точку зрения, высказанную П.В. Крашенинниковым.

Говоря о правомочии использования, следует упомянуть об исчерпании исключительного права, т.е. о его ограничении. В соответствии со ст. ГК РФ, если товарный знак был введен в гражданский оборот на территории РФ, такое использование не считается нарушением исключительного права на товарный знак. Необходимо заметить, что данное правило ни при каких условиях не применяется при производстве продукции под аналогичным товарным знаком. Все действия приобретателя могут быть направлены исключительно в отношении товара, уже введенного в оборот или самим правообладателем, или с его согласия иным лицом.

Помимо правомочия использования, свидетельство на товарный знак и знак обслуживания представляет правообладателю право распорядиться исключительным правом на рассматриваемые средства индивидуализации товаров, работ и услуг. Данное право предоставлено на основании пункта ст. 1484 ГК РФ.

Говоря о распоряжении исключительным правом на рассматриваемыми нами средства индивидуализации, нельзя обойти вниманием такую форму как договор об отчуждении исключительного права. В ранее действующем законодательстве аналогичный договор имел несколько иное название:

договор о передаче исключительного права на товарный знак (уступка товарного знака). Такой договор содержался, в частности, в ст. 25 Закона о товарных знаках.

Многие авторы в научных трудах указывают на неоправданность замены в названии данного договора термина «уступка» на термин «отчуждение». Так, по мнению В.И. Еременко и В.Н. Евдокимовой, термин «отчуждение» применим к вещному праву, когда объектом сделки выступает имущество, а не право. При этом термин «уступка» широко используется в ГК РФ (ст.ст. 355, 250, 336, 993 ГК РФ). Кроме того, как указывают авторы, термин «уступка» являлся уже устоявшимся как в правоприменительной практике, так и в юридической литературе111. Считаем возможным согласиться с подобной позицией.

Однако объектом данного договора выступает не сам товарный знак или знак обслуживания, а исключительное право на него. Поэтому некорректно говорить об уступке товарного знака или знака обслуживания.

Таким образом, считаем необходимым переименовать договор об отчуждении исключительного права на рассматриваемые средства индивидуализации на договор об уступке исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

исключительного права, уточнил о полной его передаче, т.е. в объеме всех правомочий, которыми обладал сам правообладатель в отношении зарегистрированного товарного знака или знака обслуживания.

исключительных прав выступает условие о размере вознаграждения, которое считается согласованным в том числе в случаях, когда договор содержит условие о порядке его определения112. Вместе с тем такой договор может См. подробнее: Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведения науки, литературы и искусства. // Законодательство и экономика. 2011, №4. – С. 56 - 68.

См.: пункт 4.3. Приказа Роспатента от 29.12.2009 №186 «Об утверждении Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом быть и безвозмездным. Исходя из общего принципа о том, что предпринимательские договоры предполагаются возмездными, отсутствие размера вознаграждения, равно как и порядка его определения влечет за собой признание договора незаключенным. В том случае, если стороны при заключении договора исходили из его безвозмездности, об этом прямо должно быть указано в самом договоре. Таким образом, данный договор является возмездным, однако может быть безвозмездным, если это прямо указано в договоре.

В соответствии с пунктом 1 ст. 1490 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания должен быть заключен в письменной форме. При этом закон содержит требование об обязательной регистрации названного договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в Роспатенте).

Федеральным законом № 35-ФЗ с 1 октября 2014 года в силу вступает новая редакция данной статьи. Законодатель прямо указал, что несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Однако, на наш взгляд, такое изменение и дополнение пункта 1 ст. 1490 ГК РФ дублирует положения пункта 2 ст. 1232 ГК РФ, в соответствии с которым если средство индивидуализации в силу прямого указания в законе нуждается в государственной регистрации, договор, предусматривающий распоряжение исключительным правом на такое средство индивидуализации также подлежат государственной регистрации. В новой редакции ГК РФ, которая вступит в силу с 1 октября 2014 года данное правило (п. 2 ст. 1232 ГК РФ) остается без изменений. Еще одно изменение касается государственной предусматривает в качестве обязательного требование о государственной регистрации договора. В редакции Федерального закона № 35-ФЗ правила названной статьи не содержат подобного требования, при этом указано, что на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» // СПС «Консультант Плюс. 2009».

государственной регистрации подлежит только переход исключительного права.

Кроме того, не совсем понятна конструкция, используемая в рассматриваемом договоре: передает или обязуется передать (в новой редакции норма осталась без изменений). Такая конструкция договора позволяет сделать вывод о том, что названный договор может быть как консенсуальным, так и реальным. И тот, и другой признак любого договора означает момент, с которого договор считается заключенным. Однако как можно определять иначе момент заключения такого договора (т.е. указывать реальный он или консенсуальный), который подлежит государственной регистрации, остается неясным. Если договор, направленный на отчуждение исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации, подписан, однако не прошел государственную регистрацию, то он не влечет в силу закона возникновение прав и обязанностей не только в отношении третьих лиц, но и в отношениях между подписавшими его сторонами.

Исключение из данного правила составляет единственное правило, которое основано на пункте 3 ст. 165 ГК РФ, в соответствии с которой если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации сделки, по требованию другой стороны суд вправе вынести решение о ее регистрации. И на основании вступившего в законную силу решения суда такая сделка будет зарегистрирована.

В результате можно сделать вывод о том, что словосочетание «передает или обязуется передать» в отношении формальных договоров, требующих государственной регистрации, не имеет юридического значения.

Еще одним моментом, на который необходимо обратить внимание, является момент, с которого новый правообладатель приобретает исключительное право на товарный знак или знак обслуживания посредством заключенного договора об отчуждении исключительного права.

В соответствии с действующим законодательством исключительное право на рассматриваемые средства индивидуализации переходит в момент регистрации самой сделки, т.е. в момент регистрации договора об обслуживания. Такое правило предусмотрено в пункте 4 ст. 1234 ГК РФ.

Считаем, что такое правило о моменте приобретения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания противоречит действующему законодательству. Исключительное право на рассматриваемые средства индивидуализации возникает с момента внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. В соответствии с пунктом 16.1.3. Административного регламента, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 12 декабря 2007 года № в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ наряду с иными сведениями вносятся сведения о правообладателе. В числе таких данных указано на полное наименование юридического лица или ФИО физического лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя, его место нахождения или, соответственно, место жительства с указанием кода страны в соответствии со стандартом ВОИС ST.3. На основании внесенной в этот реестр записи правообладателю выдается свидетельство.

На основании пункта 16.2.1. названного регламента в Государственный реестр, содержащий сведения о зарегистрированном товарном знаке, под заголовком «Изменения и дополнения» с указанием даты публикации вносятся в том числе записи о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров. В результате может возникнуть ситуация, когда исключительное право на товарный знак или знак обслуживания уже Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 №346 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности» // Российская газета, №134, 25.06.2008.

возникло у приобретателя (в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права), а в реестре в качестве правообладателя значится отчуждатель.

Данное противоречие будет разрешено с момента вступления в силу Федерального закона № 35-ФЗ, в соответствии с которым пункт 4 ст. 1234 ГК РФ изложен в новой редакции. В соответствии с новой редакцией закона в том случае, когда договор об отчуждении исключительного права в силу приобретателя по договору возникнет только с момента такой регистрации.

На наш взгляд, следует указать на еще одну проблему в правовом регулировании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания. Пункт ст. 1232 ГК РФ, регулирующей государственную регистрацию, содержит ссылку на порядок и условия государственной регистрации, которые подробно регламентированы Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 года №1020114.

Согласно пункту 1 названных Правил, они не применяются в отношении государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных.

государственной регистрации, среди которых нет договоров о распоряжении исключительным правом на перечисленные объекты. Причем данный Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 №1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» // СЗ РФ, 12.01.2009, №2, ст. 225.

перечень является закрытым. Считаем это недоработкой законодателя, пробелом в законе, который необходимо устранить путем включения перечисленных договоров в пункт 2 указанных Правил, а также посредством внесения соответствующих изменений в пункт 1.

Как уже было отмечено, в пункте 1 ст. 1488 ГК РФ предусмотрена возможность передачи исключительного права на товарный знак как в отношении всех товаров, так и в отношении их части. В связи с этим в юридической литературе возник спор относительно делимости или неделимости исключительного права.

Ряд авторов исходит из утверждения о возможности деления исключительного права. При этом под делимостью права понимаются различные объекты. В частности, М.А. Мирошникова предполагает, что нет никаких препятствий для свободного оборота отдельных полномочий, включаемых в исключительное права. По ее утверждению становление исключительного права как некой абстрактной целостности, a priori включающей все известные и неизвестные способы использования произведения, а конкретных субъективных прав на использование»115.

Аналогичную точку зрения о делимости исключительного права высказывают В.И. Еременко и В.Н. Евдокимова: «…исключительное право разделению»116.

В литературе высказывается и противоположная точка зрения, согласно которой справедливо указывается на неделимость исключительного права, при этом авторы свою позицию мотивируют тем, что по договору об Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. – СПб., 2005. – С. 74.

116 Еременко В.И., Евдокимова В.Н. О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ. // Законодательство и экономика. 2009, №2.

отчуждении исключительное право на товарный знак подлежит передаче «в полном объеме»117.

Считаем необходимым согласиться с позицией о неделимости исключительного права. Вместе с тем целесообразно уточнить аргументацию такой позиции. Во-первых, как указано в законе, исключительное право при отчуждении подлежит передаче в полном объеме, что означает передачу совокупности полномочий, при этом исключается отчуждение одного из правомочий. Во-вторых, если исключительное право передается не в полном объеме, такой договор считается лицензионным договором в силу прямого указания пункта 3 ст. 1233 ГК РФ.

Более того, считаем необходимым высказать собственную точку зрения на толкование пункта 1 ст. 1488 ГК РФ в части обязательства по передаче в полном объеме исключительного права на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров. Как уже было сказано, исключительное право не подлежит делению, что прямо следует из формулировки «в полном объеме». При понимании формулировки «в индивидуализации которых он зарегистрирован» следует напомнить, что товарный знак регистрируется в отношении определенных классов товаров согласно МКТУ.

Если товарный знак зарегистрирован, например, по нескольким классам товаров, при заключении договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак необходимо указать, в отношении каких классов он передается: в отношении всех товаров (по всем классам, указанным в свидетельстве) или в части товаров (т.е. исключается из перечня товаров какой-либо класс или подкласс). Однако передача исключительного права на товарный знак в отношении части товаров по сравнению с перечнем Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под ред. А.Л. Маковского. – М.: Статут, 2008. – С. 664 - 665.

товаров по МКТУ, указанным в свидетельстве, не влияет на объем отчуждаемых правомочий.

Изложенное позволило сформулировать следующее определение договора, направленного на отчуждение исключительного права (с учетом изменения его наименования). По договору об уступке исключительного права на товарный знак одна сторона – правообладатель обязуется передать в соответствующий товарный знак в целях последующей индивидуализации всех товаров или их части, в отношении которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права за обусловленную договором плату, если иное не предусмотрено договором.

обслуживания.

Определение лицензионного договора дано в пункте 1 ст. 1489 ГК РФ, согласно которому под лицензионным договором понимается договор, направленный на предоставление права использования товарного знака, при этом объем такого использования с указанием или без указания территории его использования определяется договором, равно как и использование его в определенной сфере предпринимательской деятельности.

В отличие от договора об отчуждении права на товарный знак или знак обслуживания, заключение лицензионного договора не направлено на переход исключительного права к лицензиату.

Целью данного договора является предоставление лицензиаром лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности в предусмотренных договором пределах. Поэтому для нас важное значение приобретают те пределы, в которых лицензиат может использовать полученное право. Исходя из буквального толкования легального определения договора, можно сделать вывод о том, что право использования передается не в полном объеме, а лишь использования конкретным способом, указанным в договоре; данное право передается только на определенный срок, который не может превышать срока действия исключительного права; с указанием или без указания территории, на которой возможно использование данного права, а также использование предоставленного права в определенной предпринимательской сфере. При этом, если договором не установлен срок действия договора и не указана территория его действия, предполагается, что такой договор действует в течение пяти лет на всей территории РФ.

В отношении используемой в легальной дефиниции терминологии, по мнению ряда ученых, также есть недоработки. В частности, по мнению В.И.

Еременко и В.Н. Евдокимовой, в рассматриваемом договоре принцип частичной передачи товаров сформулирован как «применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности»118. Введенный в оборот новый закон утратил ту четкость, которая была присуща ранее действующему законодательству. В ст. 26 Закона о товарных знаках использовался ныне применяемый в отношении договора об отчуждении исключительного права оборот «в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован». В этой связи, по меньшей мере вызывает недоумение использование различных устойчивых оборотов для характеристики одного и того же явления не просто в рамках одного кодифицированного акта, а в правовом регулировании одного и того же вопроса – вопроса распоряжения исключительным правом на товарный знак и знак обслуживания.

Недоработка была исправлена законодателем в ходе осуществления проводимой в настоящее время реформы гражданского законодательства.

Федеральным законом № 35-ФЗ в понятие договора были внесены изменения, которые вступят в силу с 1 октября 2014 года. Законодатель исключил фразу об определенной сфере использования исключительных Еременко В.И., Евдокимова В.Н. О распоряжении исключительным правом на товарный знак в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ. // Законодательство и экономика. 2009, №2.

прав, прямо указав, что по лицензионному договору может быть передано право использования товарного знака в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Более того, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака, наряду с иными условиями (пункт 6 ст. 1235 ГК РФ) является существенным условием лицензионного договора (пункт 1.1. ст. 1489 ГК РФ в редакции Федерального закона № 35-ФЗ).

Лицензионный договор, равно как и договор об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте (с 1 октября 2014 регистрация договора не требуется, государственной регистрации будет подлежать предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Данное правило установлено Федеральным законом № 35-ФЗ).

Лицензионный договор является формальным договором и по аналогии с договором отчуждения не может рассматриваться как реальный или консенсуальный.

Различают два вида лицензионных договоров, которые прямо указаны в законе: простая (неисключительная) лицензия и исключительная лицензия.

На основании простой (неисключительной лицензии) лицензиату предоставляется право использования объекта интеллектуальной собственности определенными договором способами на определенной территории и на определенный срок. При этом лицензиар оставляет за собой право выдавать простые лицензии на использование данных объектов теми же способами третьим лицам. Неисключительный характер лицензии ограничивает права лицензиата, поскольку обладатель неисключительной лицензии управомочен лишь использовать использования предмета лицензии в рамках относительного правоотношения. При этом, лицензиат не вправе передавать соответствующее предоставленное ему право третьим лицам на основании сублицензионных договоров, а также не имеет права предъявлять иски о нарушении исключительного права.

В свою очередь, выдача исключительной лицензии предполагает предоставление лицензиату права использования объекта, вместе с тем за лицензиаром не сохраняется право предоставления лицензии в отношении переданного объекта третьим лицам. Другими словами исключительная лицензия предполагает предоставление монопольного права использования объекта лицензии, исключая тем самым из сферы использования такого права всех третьих лиц, зачастую включая самого правообладателя. Более того, в рамках проведения реформирования гражданского законодательства в ст. 1236 ГК РФ Федеральным законом № 35-ФЗ был введен пункт 1.1., в соответствии с которым в случае выдачи лицензиаром исключительной лицензии он не вправе самостоятельно использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в тех пределах, в которых соответствующее право предоставляется лицензиату, т.е.

на предоставляемых договором условиях. Однако следует пояснить, что данная норма носит диспозитивный характер, соответственно, договором исключительной лицензии может быть предусмотрено.

Наряду с относительным правоотношением по данной разновидности лицензионного договора возникает также абсолютное право лицензиата требовать от третьих лиц не нарушать исключительное право, которое является объектом лицензионного договора. Кроме того, лицензиат по договору исключительной лицензии имеет право предоставлять лицензии третьим лицам. Однако такое право носит не абсолютный характер, а относительный, поскольку такое право возникает с согласия лицензиара.

(неисключительной), если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Соответственно, если стороны исходят из того, что заключаемый между ними договор является договором исключительной лицензии, они должны прямо на это указать не столько в названии самого договора, сколько в тексте договора.

По аналогии с договором об отчуждении исключительного права, лицензионный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным (если условие безвозмездности прямо указано в тексте договора).

Федеральный закон № 35-ФЗ уточняет формы такого вознаграждения: это могут быть фиксированные разовые или периодические платежи, проценты от дохода и т.д.

Существенное значение в определении возможности заключения безвозмездного лицензионного договора имеет вводимый Федеральным законом № 35-ФЗ пункт 5.1. ст. 1235 ГК РФ. С 1 октября 2014 года запрещается предоставление исключительной лицензии в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права.

Как уже было отмечено, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания и лицензионный договор с его разновидностями являются основными формами распоряжения индивидуализации товаров, работ и услуг. Нормы, регулирующие данные договоры, содержатся в части четвертой ГК РФ.

Вместе с тем на основании пункта 1 ст. 1490 ГК РФ право распоряжения не ограничивается этими договорами, указывая и на иные договоры. К таким (иным) договорам следует отнести договор о залоге исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, договор доверительного управления, договор коммерческой концессии, а также договор простого товарищества. Более того, распоряжение исключительным правом на рассматриваемые средства индивидуализации товаров, услуг и работ может быть осуществлено в рамках договора купли-продажи предприятия и договора аренды предприятия.

2.3. Проблемы приобретения и осуществления исключительных прав на Несмотря на казалось бы подробную регламентацию общественных отношений, связанных с приобретением и осуществлением исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания, еще многие вопросы не получили должного регламентирования, что создает на практике немало серьезных проблем. Эти вопросы, по нашему мнению, заслуживают отдельного рассмотрения, в связи с чем они выделены нами в отдельный параграф данного исследования.