«оглы ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...»

И первое, на что необходимо обратить внимание, это проблемы, связанные с рассматриваемыми отношениями в сети Интернет. Наверное, на сегодняшний день уже нет ни одного человека, который бы хотя бы один раз не пользовался «всемирной паутиной». Субъекты предпринимательства все активнее размещают именно в Интернете свою рекламу, разрабатывают и создают собственные интернет – странички и т.д., однако, чтобы предпринимателя было легко найти в огромном информационном пространстве, большое значение приобретают, так называемые домены.

В нашей стране правила, на основании которых происходит правовая регистрация и администрирование доменов, устанавливаются автономной некоммерческой организацией «Координационный центр национального домена сети Интернет» (сокращенно – Координационный центр домена RU)119. Данный Центр осуществляет свою деятельность по согласованию с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, которое, в свою очередь, также взаимодействует с иными органами исполнительной власти как федерального уровня, уровня субъектов РФ, так и на уровне органов местного самоуправления120.

При этом необходимо пояснить, что под администрированием доменов использования. Право администрирования действует на основании договора в течение всего срока действия регистрации домена, т.е. в течение одного года с момента его регистрации. Фактический владелец домена при этом вправе продлевать данный срок, изменять данные, передавать домен иному лицу, а также перенести домен на обслуживание к иному регистратору.

Доменные имена не названы законом в качестве охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Более того, право на доменное имя не включено законодателем в исключительные права, в связи с чем на практике есть две точки зрения по данному вопросу:

это абсолютное имущественное право (как право собственности) (позиция Европейского суда по правам человека);

это относительное право в рамках договора о регистрации домена (позиция ICANN – Корпорация по распределению доменных имен).

Следует признать, что на международном уровне доменное имя официально не признано в качестве средства индивидуализации (например, в документах ВОИС), а также не рассматривается как самостоятельный объект охраняемого права (Соглашение ТРИПС). В связи с подготовкой вступления России в ВТО, внесенные в ГК РФ Законом №259-ФЗ121 изменения Официальный сайт Координационного центра национального домена сети Интернет:

http://cctld.ru/ru/ 120 Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 №418 «О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» // СЗ РФ, 09.06.2008, №23, ст. 2708.

121 Федеральный закон от 04.10.2010 №259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ, 11.10.2010, №41 (2 ч.), ст. 5188.

оправданы с формальной точки зрения, поскольку, как было указано, Соглашение ТРИПС не признает доменные имена охраняемыми объектами.

Однако в этой связи необходимо учитывать время принятия данного документа.

На сегодняшний день проблема правового регулирования вопросов, связанных с приобретением и использованием прав на доменные имена приобретает особую актуальность, что также необходимо учитывать, в том числе и на мировом уровне. К сожалению. в ходе проведения реформы гражданского законодательства на современном этапе при внесении изменений и дополнений в часть четвертую ГК РФ законодатель не уделили внимания разрешению правовых проблем, связанных с регистрацией и использованием доменных имен. В этой связи следует обратить внимание на Единообразную методику рассмотрения споров с доменными именами (UDRP), утвержденной Корпорацией по распределению адресного пространства сети Интернет в 1999 году122. Однако это не решило проблему, связанную с регистрацией и использованием доменных имен.

По нашему мнению, решая данный вопрос, необходимо исходить из материальной ценности, которую представляют собой информационные технологии, кроме того, доменное имя может быть предметом сделок (правом его администрирования). А с учетом того, что товарный знак может быть размещен, в том числе в доменном имени, право на доменное имя следует квалифицировать как имущественное право, однако не схожее с правом собственности.

Такое понимание права на доменное имя подтверждается и судебной практикой. Суды рассматривают как нарушение исключительного права на товарный знак в том случае, если на сайте размещена информация об однородных товарах, работах или услугах, а доменное имя является сходным до степени смешения с товарным знаком. Такая позиция содержится, в См.: World Intellectual Property Organization: IP SERVICES // Domain Name Dispute Resolution. // Интернет-доступ: http:// www.wipo.int/ amc/ en/ domains/ частности, в Постановлении Десятого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2009 года по делу №А41-12240/08 по иску немецкой компании «Манн энд Шредер ГмбХ» - правообладателя товарного знака SANOSAN к гражданину Г., использующему сайт sanosan.ru. Апелляционная инстанция признала правомерным удовлетворение всех исковых требований, поскольку был выявлен факт совпадения названия доменного имени, используемого ответчиком, и обозначением, зарегистрированным истцом как товарный знак, при этом и истец, и ответчик, оказывают аналогичные услуги123.

Примечателен также следующий пример из судебной практики.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2008 года по делу №А40-27719/08-26-120 были удовлетворены исковые требования истца – ООО «Одноклассники» – о прекращении использования обозначения в доменном имени в сети Интернет. Как было указано судом, использование в доменном имени ответчика части товарного знака истца привело к смешению сайтов истца и ответчика. При этом истец не давал соответствующего согласия на использование части своего товарного знака №328708 «Одноклассники»124.

Вместе с тем необходимо пояснить, что прежде законодателем были предприняты попытки защитить интересы правообладателей доменных имен.

Закон о товарных знаках регулировал право на доменные имена. Правда при этом он не связывал право на защиту правообладателя товарного знака с периодом регистрации доменного имени его владельца. Такая правовая ситуация на практике привела в свое время к так называемому обратному захвату доменов, когда товарный знак регистрировался позднее доменного имени.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2009 по делу №А41-12240/08 по иску немецкой компании «Манн энд Шредер ГмбХ» - правообладателя товарного знака SANOSAN к гражданину Г., использующему сайт sanosan.ru. // СПС «Консультант Плюс». 2009».

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2008 по делу №А40-27719/08-26-120 // СПС «Консультант Плюс». 2008».

Происходило это по следующей схеме. Лицо регистрировало товарный знак, который являлся тождественным раскрученному доменному имени, которое принадлежало известной компании. Затем это лицо обращалось в суд с иском о признании администрирования данного доменного имени его истинным владельцем нарушением его прав (прав истца) на товарные знаки.

Все это делалось для того, чтобы истинный добросовестный владелец известного доменного имени, боясь потерять большую часть своих доходов за счет потери индивидуализации во всемирной паутине, выкупал свое же доменное имя в случае победы недобросовестного истца.

В дальнейшем только с принятием ГК РФ в отношении товарных знаков и доменных имен был закреплен законодательный приоритет по времени. Подпункт 3 пункта 9 ст. 1483 ГК РФ в первоначальной его редакции звучал следующим образом: «…не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные... доменному имени...

право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого знака».

Данная норма была изменена в части исключения из нее упоминания о доменных именах. Однако в период действия данной нормы (с 1 января года по 18 октября 2010 года) экспертиза по товарным знакам очень часто указывала заявителю, что заявленный знак не может быть зарегистрирован в связи с тем, что тождественное доменное имя уже зарегистрировано.

Следует признать, что с введением временного приоритета количество судебных споров, связанных с доменными именами, не уменьшилось. При этом данная норма стала применяться не столько при регистрации товарного знака, сколько при столкновении между товарными знаками и доменными именами. Причем в ряде случаев использование этой нормы со ссылкой на приоритет во времени позволил владельцам доменных имен хотя бы добиться отказа в удовлетворении требований материально-правовой направленности их владельцев.

Показательным является следующий пример из судебной практики.

Спором послужило использование гражданином Е.А. Саркисянц доменных имен «lad-m.ru» и «ladm.ru». По мнению истца – ЗАО «ЛАД-М», это нарушало его права на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ» (свидетельства №335306 и №337921). Истец просил суд запретить ответчику использовать исключительного права истца.

администрирование доменного имени «ladm.ru» с 20 апреля 2004 года, а доменного имени «lad-m.ru» со 2 мая 2006 года и это не оспаривалось истцом. В свою очередь было установлено, что истец зарегистрирован как юридическое лицо Московской регистрационной палатой 5 декабря года. Он приобрел исключительные права на товарные знаки «ЛАД-М» и «ЛАДМ», зарегистрированные, соответственно, 8 октября 2007 года и ноября 2007 года в отношении товаров класса 07 МКТУ с приоритетом от июня 2006 года.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 25 декабря 2008 года в иске было отказано. Это решение было оставлено без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2009 года, которое также было оставлено без изменения Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 22 июня 2009 года.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ пересмотрел судебные акты и признал действия ответчика незаконными и запретил ему использовать доменные имена «lad-m.ru» и «ladm.ru». Данное Постановление подтвердило временной приоритет в контексте соотношения доменных имен с товарными знаками, а также знаками обслуживания125.

Однако хочется отметить, что не все суды при вынесении решений учитывали дату регистрации доменных имен. Например, Арбитражный суд г.

Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 №9833/09 по делу №А40-53937/08Иск о признании действий по администрированию доменных имен нарушением прав на товарные знаки удовлетворен, поскольку материалами дела подтверждается, что ответчик является владельцем спорных доменов и осуществляет их администрирование, размещая информацию коммерческого характера // Вестник ВАС РФ, №3, 2010.

Москвы своим решением от 29 марта 2010 года №А40-126843/09-51- удовлетворил исковые требования о запрете использования доменного имени, сходного с товарным знаком истца, при том, что доменное имя имело временной приоритет перед товарным знаком. В качестве мотивировочной части суд указал, что регистрация товарного знака не была оспорена ранее по основанию пункта 9 ст. 1483 ГК РФ, соответственно, факт регистрации доменного имени ранее регистрации товарного знака не может приниматься во внимание при решении такого дела. Примечательно, что такая позиция суда не лишена оснований, поскольку она согласуется с позицией Пленумов ВАС РФ и ВС РФ126, в соответствии с которой лицу, если на его имя зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите даже в том случае, если в суд представлены доказательства неправомерности регистрации такого товарного знака.

Закон №259-ФЗ, который исключил словосочетание «доменные имена»

из подпункта 3 пункта 9 ст. 1483 ГК РФ, вступил в силу с 19 октября года. Поэтому если ранее суды могли на законном основании отказать правообладателям товарных знаков, то на сегодняшний день временной приоритет доменного имени не является законным основанием для отказа в удовлетворении требований правообладателей.

Единственное упоминание в ГК РФ относительно доменных имен содержится в подпункте 5 пункта 2 ст. 1484 ГК РФ: исключительное право на товарный знак или знак обслуживания может быть реализовано, помимо прочего также путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

В результате можно говорить о том, что на сегодняшний день нет нормативно-правового акта, который бы устанавливал соотношение доменных имен и товарных знаков. Вместе с тем именно доменные имена на сегодняшний день набирают обороты. На сегодняшний день практически Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26.03. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». // Российская газета, №70, 22.04.2009.

любой уважающий себя предприниматель предпочитает иметь доменное имя, которое было бы созвучно фирменному наименованию или товарному знаку.

К сожалению, законодатель не урегулировал такие вопросы, как соотношение прав на товарные знаки и доменные имена, порядок их регистрации в случае их столкновения и т.д. Как следствие, ситуация сложилась не в пользу владельцев доменных имен: в случае столкновения заявок на регистрацию товарного знака и доменными именами права на товарный знак значительно усилены, а права на доменное имя существенно ослаблены, что нельзя рассматривать как достижение законодателя в правовом регулировании рассматриваемых отношений.

Таким образом, на сегодняшний день доменное имя только в одном случае может получать правовую охрану: только в том случае, если он будет зарегистрирован как словесное обозначение в качестве товарного знака.

По нашему мнению, доменные имена представляют собой средства индивидуализации, не предусмотренные законом, но допустимые им. Такой вывод следует из непосредственной функции доменных имен идентификация ресурсов в сети Интернет. В этой связи считаем необходимым включить доменные имена в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В этих целях необходимо внести дополнения в ст. 1225 ГК РФ. Примечательно, что проект части четвертой ГК РФ напрямую относил доменные имена к средствам индивидуализации. Более того, он содержал целый параграф, посвященный доменным именам (со ст. 1542 по 1551 ГК РФ), который был исключен из текста проекта при принятии части четвертой ГК РФ.

По нашему мнению, включение доменных имен в охраняемые законом средства индивидуализации повлечет за собой внесение изменений и дополнений в иные нормы. В частности, в целях решения вопроса о соотношении доменных имен и товарных знаков и знаков обслуживания при их регистрации необходимо внести дополнения в пункт 8 ст. 1483 ГК РФ, изложив его в следующей редакции: «Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, коммерческим обозначением или доменным именем (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».

Еще одной из основных проблем приобретения и использования исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания являются все более совершенные способы контрафакта. Так, например, на стадии разработки дизайна товарного знака или знака обслуживания специалисты (помимо дизайнеров к данной работе привлекаются также специалисты в области интеллектуальной собственности) таким образом продумывают их дизайн, чтобы исключить прямое копирование элементов средств индивидуализации, охраняемых законом, при этом у потребителя возникает заблуждение относительно истинного производителя и свойств предлагаемого товара. В такой ситуации контрафактность доказать очень сложно.

Есть еще один способ на законном основании незаконно использовать чужой товарный знак или знак обслуживания. В патентное ведомство подается заявка на регистрацию товарного знака или знака обслуживания, которое тождественно чужому средству индивидуализации или схоже с ним до степени смешения. Поскольку процедура рассмотрения заявки занимает довольно продолжительное время, у нарушителя есть законная возможность по сути незаконно использовать чужое обозначение. При этом к нему нельзя применить никакие санкции, поскольку он в такой ситуации вправе ссылаться на тот факт, что его заявка находится на рассмотрении и до решения патентного ведомства он имеет право его использовать. Более того, у правообладателя товарного знака или знака обслуживания, чье средство индивидуализации таким образом используется, нет законных оснований защищать принадлежащие ему исключительные права до принятия решения патентным ведомством. Именно на этом же основании правообладателю откажут в суде и в правоохранительных органах.

А у нарушителя есть еще возможность тянуть время, даже в случае отказа в регистрации патентным ведомством. Он вправе обжаловать это решение изначально в Палате по патентным спорам (с 1 октября 2014 года непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности), а в дальнейшем в специализированном суде во всех предусмотренных инстанциях. При этом на протяжении всего этого времени он вправе использовать чужое средство индивидуализации товаров, работ и услуг.

Считаем, что данная проблема должна разрешиться с наделением правообладателя правом представлять в патентное ведомство свои возражения на регистрацию рассматриваемых нами обозначений, если они, по мнению правообладателя, являются тождественными или же сходными до степени смешения со средством индивидуализации товаров, работ или услуг.

Ст. 1493 ГК РФ в редакции Федерального закона № 35-ФЗ (вступит в силу с октября 2014 года) и призвана устранить данный пробел в законодательстве.

При получении заявки на регистрацию товарного знака или знака обслуживания Роспатент обязан будет опубликовать сведений о ней в официальном бюллетене. После публикации сведений любое лицо (в том числе и правообладатель, чье исключительное право будет нарушено) вправе несоответствии заявленного на регистрацию обозначения требованиям ст. ст.

1477 и 1483 ГК РФ. Такое правило, безусловно, будет в большей степени способствовать защите исключительных прав, но при этом не исключают описанной нами ситуации как одного из законных средств нарушения исключительных прав.

На практике также распространены ситуации государственной регистрации обозначений в качестве товарного знака или знака обслуживания, которые имеют конкретных правообладателей за рубежом. В странах с наиболее развитой системой защиты товарных знаков, в частности, в США, регистрация товарного знака представляет собой достаточно сложный и затратный процесс, поскольку приоритет на товарный знак имеет тот субъект, кто первым ввел в оборот товар (услугу) под обозначением, которое предполагается зарегистрировать. Кроме того, в США существует обязанность декларирования товарного знака.

В странах с наименее развитой системой защиты, таких как Россия, страны СНГ, ЕС, у недобросовестного лица гораздо больше шансов зарегистрировать обозначение, принадлежащее иностранному правообладателю. Для этого достаточно первым подать заявку в Патентное ведомство.

На стадии приобретения исключительных прав на товарные знаки, а именно в процессе их регистрации, существует еще также опасность регистрации фирменного наименования или использование коммерческого обозначения, которое тождественно или сходно до степени смешения с обозначением, которое подается в патентное ведомство в целях его регистрации как товарного знака.

В такой ситуации играет роль получение недобросовестным субъектом информации о планах предпринимателя – потенциального правообладателя в отношении подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Имея такую информацию, недобросовестное лицо имеет возможность за относительно короткий срок зарегистрировать юридическое лицо с тождественным фирменным наименованием. В этом случае, учитывая принцип старшинства права на основании ст. 1252 ГК РФ, владелец фирменного наименования может потребовать признания недействительной государственной регистрации товарного знака. Затем за определенное вознаграждение потенциальному правообладателю товарного знака предлагается, например, изменить фирменное наименование юридического лица.

распространена атака на товарные знаки или знаки обслуживания в целях досрочного прекращения исключительных прав на них на основании ст. ГК ПФ (речь в данной статье идет о прекращении исключительных прав в случае неиспользования товарного знака) и последующей его регистрации на имя заинтересованного субъекта предпринимательской деятельности.

До недавнего времени захват товарного знака или знака обслуживания осуществлялся по следующим схемам. Либо захватчики действовали в интересах третьих (заинтересованных в данном обозначении) лиц, либо за определенное вознаграждение отказывались от своих требований о прекращении исключительного права на товарный знак на основании ст.

1252 ГК РФ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности отреагировала на такую ситуацию, приняв определенные меры. Роспатентом в 2009 году было издано информационное письмо, в котором детально получило раскрытие понятие заинтересованного лица, подавшего заявление о досрочном прекращении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания127.

Роспатентом специально было разъяснено, что ключевой в данном вопросе является заинтересованность подавшего соответствующее заявление лица. В случае отсутствия заинтересованности лица, которое представило заявление об аннулировании товарного знака в виду его неиспользования, аргументы заявителя не будут даже рассматриваться. При этом делопроизводство по данному заявлению должно быть сразу прекращено без рассмотрения самих аргументов.

Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 №3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» // Патенты и лицензии, №6, июнь, 2009.

ГЛАВА 3. Защита исключительных прав предпринимателей на 3.1. Особенности защиты исключительных прав на товарный знак и Прежде чем анализировать особенности защиты исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания в РФ, считаем необходимым остановиться на правовой категории «защита», включая словосочетание «защита гражданских прав», а также проанализировать соотношение указанных понятий с термином «охрана».

В соответствии со ст. 45 Конституцией РФ128 каждый субъект права вправе всеми способами, не запрещенными законом, защищать свои права и законные интересы. При этом никто не должен быть лишен права на судебную защиту, т.е. на рассмотрение его дела в конкретном суде и судьями в соответствии с подсудностью.

рассматриваемых понятий, а также отсутствует единый подход к их соотношению. Более того, существует три позиции. Согласно первой позиции, понятия «охрана» и «защита» рассматриваются как тождественные понятия129. Представители второй позиции определяют термин «защита» как более узкое понятие по сравнению с категорией «охрана»130. Третья позиция Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ, 26.01.2009, №4, ст. 445.

Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел. – Волгоград, 1997. – С. 77-92; Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-правовых норм. – Воронеж, 1984. – С. 95.

См., например: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций. В 2 томах. Том 1:

Основные вопросы общей теории социалистического права. – Свердловск: МВ и ССО РСФСР, Свердловский юридический институт, 1972. – С. 268; Шевченко Я.Н. Средства защиты в гражданском праве // Советское государство и право. 1977, №7. – С. 56; Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1987. – С. 259-260; Свердлюк Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты гражданских прав. // Государство и право. 1998, №5. – С. 17; Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий. – М.: Юридическая литература, 1975. – С.

заключается в том, что каждое из них наделяется самостоятельным содержанием131.

Охрана любого права как процесс характеризуется постоянностью, целью охраны является обеспечение существования самого права, т.е.

недопущение его нарушения. Охрана подразумевает и защиту, и сбережение, и сохранение того, что охраняется.132 Охрана гражданских прав понимается как вся совокупность мер, направленных на обеспечение нормального хода реализации прав, развития гражданских правоотношений в их нормальном ненарушенном состоянии. Понятие «защита» представляет собой меры, направленные на противодействие вмешательства третьих лиц. По утверждению Т.И.

Илларионовой, правовая защита выступает одной из форм проявления функции права, которая конкретизирована в зависимости от цели134. С позиции материально-правового содержания раскрывается понятие права на защиту В.П. Грибановым, которое, по его мнению, включает в себя три составляющие.

Во-первых, это самозащита гражданских прав. Под самозащитой автор понимает использование самим лицом, чье право нарушено, возможности правонарушителей. Во-вторых, в качестве одной из составляющих рассматриваемого права В.П. Грибанов называет применение юридических мер оперативного воздействия самим управомоченным лицом. В-третьих, 90-95; Бутылин В.Н. Институт государственно-правовой охраны конституционных прав и свобод. // Журнал российского права. 2001, №12 и др.

Воеводин Л. Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. – М., 1972. – С. 111; Корешкова И.Н. Конституционные права и свободы советских граждан и их развитие в текущем законодательстве: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – М., 1981. – С.

18-22; Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита:

Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – М., 1972. – С. 15.

Шевченко Я.Н. Средства защиты в гражданском праве. // Советское государство и право. 1977, №7. – С. 56.

См.: Гражданское право. Учебник. Часть 1. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1997. – С. 266.

Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. – Томск: Изд-во ТГУ, 1982. – С. 65.

это возможность обратиться к компетентным государственным или общественным органам с требованием понуждения обязанного лица к определенному поведению. По мнению С.Т. Максименко, защиту нарушенных гражданских прав следует рассматривать одновременно как функцию (пресечения или восстановление) и как одно из правомочий, принадлежащих собственнику.

Причем, как утверждает автор, суть защиты нарушенного гражданского права заключается не только в возможности обратиться с соответствующим требованием к компетентным органам, но и в возможности ее получения в принудительной форме136. Считаем с такой позицией нельзя согласиться, поскольку из сферы действия защиты гражданских прав устраняются, например, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.

Защита нарушенных гражданских прав должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством, иными словами, защита происходит посредством применения установленных законом форм, способов и средств защиты. При этом под формой защиты принято понимать ее порядок, т.е. форма защиты определяет комплекс согласованных между собой мероприятий137.

В юридической литературе принято разграничивать формы защиты на юрисдикционную и неюрисдикционную формы защиты. Юрисдикционная уполномоченных государственных учреждений в соответствии с их компетенцией, если в их полномочия входит принятие необходимым мер для восстановления нарушенного права и пресечения правонарушений.

При этом в рамках юрисдикционной формы защиты права выделяют судебный и внесудебный порядок.

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: Статут, 2000. – С. 107.

Максименко С.Т. Гражданское право России. Часть 1. / Под ред. З.И. Цыбуленко. – М.:

Юристъ, 1998. – С. 253.

Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав. // Субъективное право:

проблемы осуществления и защиты. – Владивосток, 1989. – С. 10.

В отношении судебного порядка, следует отметить, что с 2011 года судебная система РФ была дополнена специализированным арбитражным судом, который в пределах своей компетенции призван рассматривать дела в сфере защиты интеллектуальных прав – Суд по интеллектуальным правам.

Образование в судебной системе данного судебного органа породило много вопросов, которые не получили разрешения на практике в виду ее отсутствия. Одной из практических распространенных проблем, связанной с защитой интеллектуальных прав в данном суде, будет являться проблема интеллектуальным правам, как следует из Конституционного закона, относится к системе арбитражных судов. При этом его название свидетельствует о возможности защиты всех нарушенных интеллектуальных прав, к числу которых относятся исключительное право, которое является имущественным правом, и личные неимущественные права авторов.

При этом необходимо исходить из того, что споры, возникающие на рассматриваться в судах общей юрисдикции, поскольку такого рода споры не относятся к экономическим спорам между субъектами предпринимательской деятельности, которые подведомственны арбитражным судам. В этой связи справедливо, на наш взгляд, указано на то, что подобное ограничение компетенции суда нецелесообразно, поскольку «…специальный характер данного органа обусловлен его специальной компетенцией…»138, при этом подведомственные ему споры ограничены субъектным составом.

Содержание ст. 1248 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что некоторые категории споров, которые связаны с защитой интеллектуальных прав, подлежат в обязательном порядке рассмотрению вначале в Постатейный комментарий к Федеральному конституционному закону от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» / М.А. Беляев, Е.А.

Григорьева, В.А. Дмитриев и др.; под ред. В.А. Дмитриева. М.: ЭлКниги, 2012.

административном порядке, и только принятые уполномоченным органом исполнительной власти решения могут быть оспорены в судебном порядке.

К таким спорам относятся, в частности, споры:

обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания; споры, связанные непосредственно с государственной регистрацией товарного знака или знака обслуживания; споры, предметом которых выступает признание заявки на регистрацию товарного знака или знака обслуживания отозванной.

Такие споры подлежат рассмотрению Палатой по патентным спорам (ст.

1500 ГК РФ);

споры, которые связаны с предоставлением иным лицам правовой охраны товарного знака с нарушением требований ст. ст. 1483 и 1478 ГК РФ, которые подлежат рассмотрению также в Палате по патентным спорам (пункты 1 и 2 ст. 1513 ГК РФ) и т.д.

Примечательно, что с 1 октября 2014 года перечисленные споры, а также оспаривание действий Роспатента будут рассматриваться федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, что в последнем случае вряд ли будет способствовать защите заявителей в случае незаконного отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания.

Перечисленные случаи являются наиболее распространенными, хотя и не единственными. Иные случаи административного рассмотрения споров перечислены в ст. ст. 1513 и 1514 ГК РФ. Итак, во всех перечисленных случаях законодатель предусмотрел обязательный досудебный порядок защиты нарушенного исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

Вместе с тем ГК РФ содержит всего одну статью, посвященную непосредственно защите исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, – ст. 1515 ГК РФ «Ответственность за незаконное использование товарного знака». Это объясняется использованием в действующем законодательстве юридико-технического приема, в соответствии с которым на законодательном уровне формулируются правила о способах использования правообладателем определенного средства индивидуализации. Соответственно, использование товарного знака или знака обслуживания третьими лицами без согласия на то правообладателя рассматривается, по общему правилу, как нарушение исключительных прав.

В названой статье содержится определение контрафактных товаров, этикеток и упаковок товаров. При этом в Определении ВАС РФ от 31 октября 2008 года №10458/08 по делу №А40-9281/08-145-128139 раскрывается понятие контрафакции применительно к исключительному праву на товарный знак по признаку незаконного размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковке товаров.

Также необходимо обратить внимание на следующую проблему. В соответствии с действующим законодательством, а именно с пунктом 4 ст.

1252 ГК РФ, которая является общей нормой, контрафактные носители подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой-либо компенсации, если иное не предусмотрено законом. В отношении товарных знаков и знаков обслуживания именно это «иное» и предусмотрено. На основании пункта ст. 1515 ГК РФ в тех случаях, когда введение контрафактных товаров в правообладатель не имеет права требовать их уничтожения. В данном случае правообладатель вправе предъявить только требование об удалении с контрафактных товаров этикеток и упаковок.

В юридической литературе справедливо поднимается вопрос о том, как быть в такой ситуации, если физически, а также технически невозможно удалить маркировку от товара. Современные способы маркировки товара Определение ВАС РФ от 31.10.2008 №10458/08 по делу №А40-9281/08-145-128 Дело по заявлению о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, передано для пересмотра судебных актов в порядке надзора, так как судом не дан правовой анализ объективной стороне этого состава правонарушения применительно к законодательству о товарных знаках, действующему на день рассмотрения дела // СПС «Консультант Плюс: 2008».

(выдавливание или травление на пластике, коже, металле, стекле) часто не позволяют рассматривать нанесенное обозначение изолированно от самого товара (добавим к этому, что нередко и упаковка, например бутылка для жидких продуктов, тоже от товара не изолирована)140. Исходя из сущности уничтожения контрафактной продукции как гражданско-правовой санкции, имеющей целью восстановление нарушенного права правообладателя, такая норма закона сводит на нет сущность защиты исключительного права на товарный знак или знак обслуживания. В связи с изложенным считаем целесообразным исключить из пункта 2 ст. 1515 ГК РФ исключение из правила об уничтожении контрафактной продукции.

Ст. 1515 ГК РФ определяет меры ответственности за незаконное использование товарного знака или знака обслуживания и в качестве одной из таких мер определяет компенсацию за нарушение исключительного права на рассматриваемые средства индивидуализации. Примечательно, что указанный способ действует наряду с такими способами, как признание права; пресечение действий, которые нарушают законные права и интересы субъектов права или создают непосредственную угрозу их нарушения;

возмещение убытков; изъятие материального носителя, на котором размещен незаконно используемый товарный знак; публикация решения суда и иные способы, предусмотренные законом.

Пункт 4 ст. 1515 ГК РФ предусматривает, что правообладатель исключительного права на товарный знак или знак обслуживания вправе вместо предъявления требования о взыскании убытков требовать от нарушителя его права выплаты компенсации. Общие положения о выплате такой компенсации содержатся в пункте 2 ст. 1515 ГК РФ. В этой связи необходимо обратить внимание на предоставление правообладателю, чье право нарушено, права выбора относительно способа защиты нарушенного Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А.

Рожкова. – М.: Статут, 2011. Вып. 17.

права: или взыскание убытков, или взыскание компенсации. Точный размер убытков порой доказать очень сложно, что влечет за собой отказ в возмещении убытков в полном объеме. При этом взыскание компенсации особых сложностей не вызывает, поскольку для ее расчета не требуется наличие убытков, что является порой удобнее с точки зрения восстановления нарушенного права.

Законодатель выделяет два вида компенсации: компенсация по усмотрению суда и компенсация в двукратном размере стоимости. Один из данных видов компенсации выбирается потерпевшим самостоятельно.

В этой связи особого внимания заслуживает Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». В частности, в данном Постановлении указано, что в случае заявления требования о взыскании компенсации, истец должен в заявлении указать конкретную ее сумму. В противном случае иск остается без движения (ст. 128 АПК141).

В случае выбора истцом взыскания компенсации по усмотрению суда, то он обязан указать в исковом заявлении сумму от 10 тысяч руб. до миллионов руб. Суду предоставлено право уменьшения этой суммы, однако не ниже 10 тысяч руб. При вынесении решения суд обосновывает размер подлежащей возмещению компенсации, учитывая ряд обстоятельств, к которым, в частности, относятся характер правонарушения; срок, в течение которого товарный знак использовался незаконно; степень вины правонарушителя; соразмерность компенсации последствиям нарушения и иные обстоятельства.

Второй вид компенсации: компенсация в двукратном размере стоимости товаров, на которых был размещен товарный знак или знак обслуживания, сходный до степени смешения либо в двукратном размере Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ // СЗ РФ, 29.07.2002, №30, ст. 3012.

стоимости права пользования товарного знака или знака обслуживания. За расчетную цену при этом берется цена, по которой продаются легальные товары, а не контрафактные. В указанном Постановлении сказано, что в данном случае за основу берется цена неисключительной лицензии.

На основании ст. 1254 ГК РФ при нарушении исключительных прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности, в случае выдачи исключительной лицензии на их использование, если в результате такого нарушения причинен вред, в том числе лицензиату, последний вправе наряду с иными способами защиты нарушенного права требовать взыскания компенсации. В юридической литературе такое положение вызывает сомнения. Например, по мнению П.В. Крашенинникова, применение в исключительной лицензии является спорным142.

В отношении второго вида компенсации законом не предоставлено суду право по его усмотрению изменять размер компенсации. Такой вывод подтверждается и судебной практикой143. Примечательно, что в случае передачи исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, соответствующее требование о выплате компенсации может быть заявлено тем лицом, которое являлось правообладателем на момент нарушения исключительного права. Однако такое правило не лишает стороны права заключить соответствующее соглашение об уступке права, на что прямо указано в Постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года №5/29.

Считаем уместным в данном случае также рассмотреть самый первый Товарный знак: Постатейный комментарий статей 1477 - 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М: Статут, 2010.

143 См., например: Определение ВАС РФ от 28.10.2009 №ВАС-13447/09 по делу №А40В передаче дела по иску в части взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака для пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, поскольку суд, удовлетворяя иск, правомерно указал, что законом не предусмотрено право суда по своему усмотрению устанавливать размер компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. // СПС «Консультант Плюс. 2009».

интеллектуальной деятельности. Речь идет об Обзоре практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак, содержащийся в информационном письме Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 года144 (далее по тексту – Обзор). Данный Обзор содержит разъяснения по поводу применения Закона о товарных знаках, который на сегодняшний день утратил силу. Однако, учитывая тот факт, что практически все положения названного закона перешли без изменения в часть четвертую ГК РФ, он не утратил своей актуальности применительно и к действующему законодательству, на что указывается, в том числе в Постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года №5/29.

Определенный интерес представляет пункт 10 рассматриваемого Обзора, который посвящен одному из возможных способов защиты нарушенного права: публикация судебного решения. Не стоит забывать, что данный способ защиты нарушенного исключительного права является самостоятельным способом, указанным в ст. 1252 ГК РФ. Чтобы воспользоваться данным способом защиты достаточно одного только факта нарушения исключительного права, при этом правообладателю нет необходимости доказывать понесенные убытки и т.д.

Под судебным решением имеется в виду решение, вынесенное по делу, в котором судом подтвердился факт нарушения исключительного прав истцаправообладателя. Опубликование представляет собой помещение текста решения. А вот с вопросом, где именно должно быть опубликовано решение суда возникают неясности. Более того, остается открытым также вопрос о том, может ли суд самостоятельно отклонить требование истца о публикации решения в конкретном источнике массовой информации, при этом указав иное средство информации или же вообще отказать в требовании о такой публикации. Проблема усугубляется тем, что на уровне высших судебных инстанций нет ни единого разъяснения по данному вопросу.

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 №19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак». // Вестник ВАС РФ, №10, 1997.

Для ответа на поставленные вопросы необходимо пояснить, что до января 2008 года на основании Закона о товарных знаках это можно было сделать, суды могли отказать в публикации, ссылаться на отсутствие восстановления деловой репутации, доказать которую было необходимо для публикации судебного решения. На этом была основана и судебная практика.

Например, в судебных актах можно было встретить такие обоснования для отказа в удовлетворении соответствующего требования: публикация суда в газете «Известия» не относится к предмету заявленных требований, так как каких-либо порочащих истца сведений в этой газете не распространялось145.

Примечателен также следующий пример. Истец-правообладатель в исковом заявлении указал два требования: первое требование касалось удаления товарного знака с продукции ответчика и второе требование об опубликовании решения по данному спору сразу в трех изданиях. В судебном процессе судом был установлен факт нарушения исключительного права истца, в связи с чем суд удовлетворил оба требования истца. Однако второе требование было удовлетворено частично: суд по своему усмотрению выбрал одно средство массовой информации из трех заявленных истцом.

Свое решение суд обосновал тем, что именно в данном издании была распространена информация о контрафактной продукции в виде рекламы, более того, данное издание распространялось именно в месте реализации контрафактной продукции ответчика. Данный пример рассмотрен в Обзоре.

На сегодняшний день таких доказательств представлять не требуется в силу закона, поэтому суд лишен права решать вопрос о публикации решения в зависимости от необходимости восстановления деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности.

Однако, по нашему мнению, суды должны принимать решения, в том числе по рассматриваемой категории дел, руководствуясь принципами разумности, справедливости и добросовестности. В случае описанного выше Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.06. №КГ-А40/4701-05 // СПС «Консультант Плюс. 2005».

примера, если бы контрафактная продукция реализовывалась ответчиком и в иных регионах, суд вполне бы мог удовлетворить требование истца об опубликовании решения суда и в иных изданиях.

Для ответа на вопрос об издании, в котором должно быть опубликовано решение суда, следует указать следующее. Суть публикации решения суда как способа защиты нарушенного исключительного права на товарный знак или знак обслуживания состоит в доведении до сведения потребителей (по сути, неограниченного круга лиц) о вынесенном решении суда. Исходя из данного утверждения, было бы проблематично определить на законодательном уровне то единственное средство массовой информации, публикация в котором всех решений по данной категории дел может достигнуть желаемого результата. Определить такое издание может в каждом конкретном случае правообладатель, при этом суд вправе выбрать иное добросовестности должен удовлетворить такое требование истца в случае признания факта нарушения его исключительного права. Более того, истцу должно быть предоставлено право определить не только печатное издание, но и электронное, поскольку считаем, что нет никаких законных оснований для отказа в таких исковых требованиях.

В юридической литературе отмечается коллизия в действующем законодательстве по существу рассматриваемых вопросов. В частности, речь идет о применении нормы подпункта 5 пункта 1 ст. 1252 ГК РФ (об опубликовании решения суда). По мнению ряда авторов146, коллизия заключается в том, что соответствующее требование истца в силу положений ГК РФ должно быть предъявлено непосредственно к нарушителю исключительного права, в то время как на практике такое требование может быть реализовано только в судебном порядке. По нашему мнению, в данном Защита интеллектуальной собственности. Актуальные проблемы теории и практики. Т.

3 (авторы - Лопатин В.Н., Дорошков В.В.). – М.: Юрайт, 2010. – С. 126, 134.

случае коллизия норм права отсутствует, уместнее говорить о неточности формулировки подпункта 5 пункта 1 ст. 1252 ГК РФ.

На практике правообладатель, чье право на товарный знак или знак обслуживания было нарушено, обращается в суд с требованием обязать ответчика в установленный срок опубликовать решение суда в таком-то средстве массовой информации. Когда исковые требования суда удовлетворяются, ответчик обязан обратиться в соответствующий орган средства массовой информации в целях публикации данного решения суда, за его счет, о чем прямо говорится в пункте 3 ст. 1250 ГК РФ.

Современная практика также считает возможным публиковать решения в специализированных изданиях, которые посвящены регистрируемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации товаров, работ и услуг, а также в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности147.

Вместе с тем считаем, что в целях устранения неправильного толкования подпункта 5 пункта 1 ст. 1252 ГК РФ на уровне высших судебных органов, необходимо дать соответствующие разъяснения по существу следующих вопросов: 1) в каком печатном издании подлежит публикации судебное решение относительно нарушения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, в том числе необходимы разъяснения относительно вида издания – печатное, электронное…; 2) может ли суд самостоятельно определить такое издание; 3) в праве ли суд при подтвержденном факте нарушения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания отказать в таком способе защиты, как публикация решения; 4) возможна ли публикация решения суда сразу в нескольких изданиях.

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 26.05. по делу №А08-2186/06-22-15. // СПС «Консультант Плюс. 2008»; // Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 13.05.2009 по делу №А65СПС «Консультант Плюс. 2009».

Исходя из данного предложения, считаем возможным предложить следующие решения. Печатное издание, в котором подлежит опубликованию решение суда, должно быть указано истцом непосредственно в исковом заявлении. Причем, в целях полноты восстановления нарушенного права, правообладатель, чье право нарушено, может выбрать как печатное издание, так и электронное, поскольку в решении этого вопроса нет правовых ограничений. Считаем, что суд вправе самостоятельно определить иное издание, чем указанное истцом в исковом заявлении, поскольку решение суда должно приниматься с учетом принципов разумности, справедливости и добросовестности. При этом, в случае надлежащих доказательств факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак или знак обслуживания, суд не вправе отказать в удовлетворении требования о публикации судебного решения. Вопрос о возможности публикации решения в нескольких изданиях должен решаться с точки зрения обоснованности требования, в том числе с учетом полноты и всесторонности восстановления нарушенного права. Если довести информацию до потребителей возможно только путем опубликования решения суда в нескольких изданиях, значит суд с учетом всех обстоятельств дела может принять соответствующее решение.

Принципиально важное изменение действующего законодательства в части защиты нарушенного права будет действовать с 1 октября 2014 года.

Федеральным законом № 35-ФЗ введена новая редакция пункта 3 ст. 1250 ГК РФ, в соответствии с которой меры ответственности, предусмотренные ГК РФ за нарушение интеллектуальных прав, по общему правилу будут применяться при наличии вины. При этом бремя доказывания ее отсутствия лежит на нарушителе интеллектуальных прав. Однако в случае нарушения прав лицом при осуществлении им предпринимательской деятельности, меры ответственности, установленные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, применяются к нему независимо от вины, если оно не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств. Данное правило изложено в диспозитивной форме, соответственно, иное может быть установлено законом.

В том случае, если к лицу при отсутствии его вины применены меры защиты интеллектуальных прав, установленные подпунктами 3 и 4 пункта и пунктом 3 ст. 1252 ГК РФ, оно имеет право предъявить регрессные требования третьим лицам возмещении убытков, в том числе сумм, выплаченных третьим лицам.

3.2. Правовые проблемы защиты исключительных прав предпринимателей на товарный знак и знак обслуживания в России и за Как уже было отмечено, в процессе приобретения и использования субъектами предпринимательской деятельности исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания, они подвергаются нарушениям со стороны недобросовестных предпринимателей, что является следствием, в том числе и недобросовестной конкуренции. Надзор за исполнением законодательства и применение санкций в сфере противодействия антимонопольную службу (ФАС России). Осуществляя эти полномочия, ФАС России использует ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании данной нормы, в случае принятия ФАС России решения о том, что в действиях правообладателя, направленных на приобретение и использование исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации, присутствует недобросовестная конкуренция, данное решение направляется в Роспатент в целях признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания.

Таким образом, на сегодняшний день Роспатент своим собственным решением лишает субъекта предпринимательской деятельности исключительных прав. Основанием такого лишения является решение ФАС России по результатам надзорной деятельности.

При этом необходимо иметь в виду, что любое решение ФАС России можно оспорить в судебном порядке. Обращение правообладателя в суд является основанием для приостановления реализации решения (т.е.

передачи его в Роспатент) до вступления решения суда в законную силу. На это прямо указывается в ст. 52 Закона о защите конкуренции. Однако, если на момент предъявления иска в суд (это право может быть реализовано в течение трех месяцев с момента принятия решения или с момента его выдачи) решение уже передано для исполнения в Роспатент, нет правовых оснований для приостановления действий Роспатента, направленных на лишение исключительных прав. В такой ситуации при удовлетворении требовании правообладателя выяснится, что он уже не является правообладателем исключительных прав на товарный знак или знак обслуживания.

Проблема заключается в том, что в Законе о конкуренции отсутствует норма, регламентирующая совместные действия Роспатента и ФАС России в случае передачи для исполнения в Роспатент решения, которое в законном порядке оспаривается правообладателем. До недавнего времени существовал единственный документ, который как-то регламентировал данный вопрос:

Временный порядок организации работ по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией148.

В соответствии с пунктом 16 данного Порядка исполнение решения могло быть приостановлено до вступления в законную силу решения суда.

Могло быть, а не должно было быть. На это указывалось в юридической литературе как на недостаток действующего законодательства149.

Данный документ утратил силу в связи с изданием Приказов Роспатента от 28 октября 2010 года №127150 и от 16 ноября 2010 года № «Об отмене Приказов Роспатента». При этом Приказ Роспатента от 19 ноября 2010 года №141 «Об организации работ по рассмотрению возражений и Приказ Роспатента от 02.06.2009 №85 «Об утверждении Временного порядка организации работ по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией» (утратил силу) // СПС «Консультант Плюс. 2009».

149 См., например: Кандауров А.И. Право на товарный знак: проблемы реализации // Адвокат. 2010, №3. – С. 53 - 56.

150 Приказ Роспатента от 28.10.2010 №127 «Об отмене Приказов Роспатента» // СПС «Консультант Плюс. 2010».

151 Приказ Роспатента от 16.11.2010 №138 «Об отмене Приказов Роспатента» // СПС «Консультант Плюс. 2010».

заявлений»152 не содержит данных правил разрешения поставленной проблемы.

В 2010 году было принято Соглашение о взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам153 (которое с 2011 года было переименовано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности).

Примечательно, что принятое решение ФАС России является обязательным для исполнения Роспатентом, несмотря на то, что Роспатент не находится в подчинении ФАС России.

Данное положение не изменила и новая редакция пункта 3 ст. Закона о защите конкуренции, на основании которой решение ФАС России направляется в Роспатент заинтересованным лицом. Несмотря на это заинтересованным лицом в Роспатент обязывает последний в обязательном порядке лишить правообладателя исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, поскольку такое решение направляется с определенной целью: «для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку». В юридической литературе уже высказывались точки зрения относительно сложившейся ситуации. В частности, по мнению В.И. Еременко, «…очевидна коррупционная направленность указанной выше нормы»154.

Все это указывает на несовершенство действующего законодательства, которое не только не направлено на защиту нарушенных исключительных прав правообладателя, а по нашему мнению, нарушают его данное право.

Приказ Роспатента от 19.11.2010 №141 «Об организации работ по рассмотрению возражений и заявлений». // СПС «Консультант Плюс. 2010».

Соглашение о взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (утв. ФАС РФ, Роспатентом 09.04.2010). // СПС «Консультант Плюс. 2011».

Еременко В.И. О реформировании российского антимонопольного законодательства // Адвокат. 2008, №1.

В этой связи считаем необходимым исследовать судебную практику по данной проблеме. На основании пункта 63 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года №5/29 при получении Роспатентом возражения лица, с приложением к нему соответствующего решения, ФАС России признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. При этом суды указали, что решение Роспатента о прекращении исключительного права на товарный знак не может быть федерального антимонопольного органа.

возможность прекращения Роспатентом исключительного права на товарный знак в любой момент до тех пор, пока решение ФАС России не оспорено в судебном порядке. При этом с сожалением приходится признать отсутствие разъяснений со стороны высших судов о действиях Роспатента в случае оспаривания правообладателем уже переданного им на исполнение решения исключительное право на товарный знак.

целесообразным внести дополнения в Федеральный закон от 26 июля года №135-ФЗ «О защите конкуренции», в котором предлагаем установить следующее правило: ФАС России по истечении трех месяцев, установленных законом для обжалования его решения в судебном порядке, обязан передать исключительных прав на товарный знак, присутствует недобросовестная конкуренция. При подаче соответствующего иска в суд ФАС России обязан приостановить направление решения для его исполнения в Роспатент до вступления в законную силу решения суда.

В последнее время российская судебная практика все чаще обращается к понятиям «контрафакт» и «пиратство» при рассмотрении споров по товарным знакам. Не останавливаясь на определениях названных терминов, считаем необходимым только отметить, что они имеют различное толкование.

Одной из основных проблем в вопросах защиты товарных знаков и знаков обслуживания является защита данных средств индивидуализации в сети Интернет. Сложности на практике возникают, в первую очередь, с обеспечением доказательной базы, когда нарушитель исключительного права правообладателя незаконно использует его товарный знак или знак обслуживания, размещая его на своем сайте. До возбуждения судебного дела на основании ст. ст. 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1155 нотариусы вправе удостоверить доказательства. По просьбе заинтересованного лица (как правило, заинтересованным лицом выступает правообладатель, чье исключительное право на товарный знак или знак обслуживания нарушено) нотариус обеспечивает доказательства, которые потребуются в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Очевидно, что как только нарушителю станет известно о намерениях правообладателя, направленных на защиту свих законных прав, он немедленно удалит все доказательства незаконного использования чужого товарного знака или знака обслуживания со своего сайта, а также постарается устранить все следы такого незаконного использования в целях избежания ответственности.

Обеспечить доказательства незаконного использования товарного знака в сети Интернет вправе также суды (часть 4 ст. 72 АПК РФ), которые Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02. №4462-1. // Российская газета, №49, 13.03.1993.

имеют также право (в отличие от нотариусов) обеспечить доказательства после возбуждения судебного производства. Анализ названных норм показал, что они определяют процесс обеспечения доказательства самым общим образом, что порождает проблемы в правоприменительной практике, процессуального права, не могут использоваться при рассмотрении дела по существу.

Еще одна проблема заключается в том, что, как правило, и нотариусы, персональным компьютером. Поэтому самый оптимальный выход из данного положения – это привлечение к обеспечению доказательств незаконного использования товарного знака или знака обслуживания в сети Интернет специалиста по информационным технологиям.

Необходимо отметить, что как и все иные объекты интеллектуальной собственности, товарные знаки и знаки обслуживания приобретают в конечном итоге территориальную охрану, поскольку она предоставляется им на основе национальной регистрации названных средств индивидуализации.

Такая система действует в большинстве стран мира, включая Россию и ряд бывших советских республик – Украины, Республики Беларуси и т.д.

обслуживания ограничивается территорией страны, в которой он был зарегистрирован. Это означает, что, не имея правовой охраны на иной территории, он может быть зарегистрирован в качестве товарного знака в ином государстве. Так, зарегистрированный в РФ товарный знак, получив правовую охрану в РФ, может быть зарегистрирован, например, в Сингапуре.

Чтобы данное обозначение являлось предметом охраны в данном государстве необходимо его там зарегистрировать.

Кроме того, правовая охрана товарным знакам может быть промышленной собственности. На основании ст. 6-bis Конвенции товарный знак может получить правовую охрану и без его регистрации, предусмотренной национальным законодательством. Однако необходимо уточнить, что такая охрана распространяется не на все товарные знаки, а только на определенную их категорию – на общеизвестные товарные знаки.

Примечательно, что равно как и законодательные акты большинства зарубежных стран, Парижская конвенция по охране промышленной собственности не содержит определения общеизвестного товарного знака.

Его определение возможно сформулировать только с учетом доктрины и правоприменительной практики. Как показывает практика, общеизвестным может быть признан товарный знак, который используется на протяжении длительного времени и в результате такого использования приобрел известность (независимо в какой стране – стране его регистрации или использования) как обозначения товаров, работ или услуг, отличающихся гарантированным высоким качеством.

Вместе с тем стоит отметить, что вопрос представления или непредставления правовой охраны товарному знаку как общеизвестному имеет огромное практическое значение. В силу чего, считаем необходимым на международном уровне определить понятие общеизвестного товарного знака.

Несмотря на то, что закон не устанавливает обязательного требования к государственной регистрации общеизвестных знаков, в целях предоставления им правовой охраны они должны быть признаны в качестве таковых.

Говоря о правовой охране торговых знаков, следует отметить, что на международном уровне есть определенные системы региональной регистрации торговых знаков (торговых марок) и знаков обслуживания, которые призваны максимально упростить регистрацию. При этом все эти системы предполагают регистрацию товарного знака в каждой отдельной стране и на каждой отдельной территории (надо учитывать также, что существуют территории, которые не получили признания в качестве стран, например, Гонконг, который имеет собственную систему регистрации товарных знаков, отличающуюся от соответствующей системы КНР).

Конечно, можно подать заявку в соответствующий государственный орган каждой страны, где в дальнейшем будет предоставлена правовая охрана товарного знака или знака обслуживания, однако этот процесс очень долгий и дорогостоящий. Вместе с тем существует возможность упростить, а соответственно, ускорить данный процесс, воспользовавшись так называемой Мадридской системой регистрации товарных знаков.

С 1 июля 1976 года СССР, а как его правопреемник РФ, является участником Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года156, участницами которого являются порядка государств. Однако нас интересует участие РФ не только в Мадридском соглашении, но и в Протоколе к данному соглашению от 28 июня года157. На основании Мадридского соглашения и протокола к нему в случае регистрации товарного знака в одной из стран – участниц названного соглашения может быть осуществлена регистрация этого товарного знака в Международном реестре без проведения экспертизы.

Заявка в страны, которые являются участницами Мадридского соглашения, подается на основе национальной регистрации товарного знака непосредственно в Роспатенте. При этом заявка в страны Протокола к названному соглашению подается на основе заявки на регистрацию торгового знака, которое подается в Патентное ведомство России. Более того, допускается возможность подать одновременно заявку в страны Протокола и Мадридского соглашения, которая подается на основе заявки на регистрацию товарного знака, поданной в Патентное ведомство РФ. Примечательно, что данная заявка подается на английском или французском языках. Получив такую заявку, Роспатент направляет ее в Международное бюро WIPO.

Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891).

// Публикация ВОИС, №260(R), 1992.

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Подписан в г. Мадриде 28.06.1989). // Публикация ВОИС №204(R). – Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998. – С. 5 - 67 (нечетные страницы).

Международное бюро WIPO, получив от Роспатента заявку на международную регистрацию торгового знака, осуществляет только ее формальную экспертизу, в дальнейшем производит регистрационные действия, а также публикует сведения о заявке в Международном реестре и в течение 5-6 месяцев с даты подачи заявки направляет правообладателю сертификат о международной регистрации товарного знака (товарной марки).

Поскольку в заявках испрашивается регистрация товарного знака в определенных государствах, Международное бюро WIPO передает заявку в национальные ведомства данных стран. Уполномоченные органы этих стран осуществляют экспертизу товарного знака по существу, причем в соответствии с действующим национальным законодательством. После чего уведомляют Международное бюро WIPO, а также правообладателя о возможности предоставления правовой охраны на их территориях. О решениях уполномоченных органов Международное бюро WIPO информирует владельца товарного знака.

В соответствии с пунктом 4 ст. 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации является дата получения ведомством происхождения международной заявки. Однако данное правило действует при условии, что данная заявка была передана Международному бюро в течение последующих двух месяцев. В случае просрочки указанного срока, датой международной регистрации соответствующих обозначений выступает дата получения заявки на регистрацию Международным бюро.

Такая регистрация действительна в течение 10 лет с правом дальнейшего продления десятилетнего срока.

Более того, именно с момента регистрации в данном реестре, по мнению Э.П. Гаврилова, на территории РФ иностранный товарный знак получает правовую охрану равную для товарных знаков, зарегистрированных на основе национальной заявки158.

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). – М.: Экзамен, 2009. – С. 820.

Мы склонны согласиться с данной позицией, которую, однако, разделяют не все специалисты. В частности, по мнению А.П. Сергеева, не зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки не подлежат правовой охране. Исключение составляют так называемые общеизвестные товарные знаки, которые получили правовую охрану со стороны РФ в силу принятых ею международных обязательств159. Такое же мнение высказывает С.П. Гришаев160. Считаем, что такой вывод основан на старой редакции действовавшего на тот период Закона о товарных знаках, в котором изначально общеизвестные товарные знаки вообще не упоминались.

При этом необходимо учесть, что с 2002 года в данный закон были внесены изменения и дополнения, которые позволили разграничить товарные знаки, охраняемые в соответствии с международным договором, и товарные знаки, признанные в установленном порядке общеизвестными (абзац 2 и пункта 1 ст. 7 Закона о товарных знаках, в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 г. №166-ФЗ). ГК РФ в этом отношении сохранил это разграничение.

В соответствии с Мадридским соглашением за национальными ведомствами сохраняется право в течение одного года с момента международной регистрации товарного знака в Международном реестре заявить о том, что на территории данного государства не может быть предоставлена охрана такому товарному знаку, зарегистрированному в отношении всех или части товаров. Таким образом, в нашей стране «последнее слово» остается за Роспатентом.

На сегодняшний день судебная практика (показательными являются процессы в отношении товарных знаков «Chanel» и «Adidas») однозначно исходит с позиции того, что именно «с даты регистрации, произведенной в Международном бюро, в каждой заинтересованной договаривающейся Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации:

Учебник. – М.: ТК «Велби»; Проспект, 2007. – С. 604.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. – М.: Проспект, 2009. – С.

649 (автор комментария – С.П. Гришаев).

стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен целесообразно дополнить следующим словосочетанием: «… если Роспатент в течение одного года с момента такой регистрации не воспользовался правом заявить о том, что охрана товарному знаку на территории России не предоставляется».

продемонстрировать национальное решение вопроса об охране товарных Великобритания не является членом Мадридского соглашения, при этом выступает участницей Мадридского протокола. При применении последнего используется следующий подход. Товарный знак получает правовую охрану с момента завершения национальных процедур по предоставлению ему правовой охраны в конкретной стране или же с момента истечения установленного для них срока со дня международной регистрации.

Отечественное право интеллектуальной собственности имеет не столь долгую историю как в Европе и США. При этом интересно отметить, что в США действует особая правовая модель охраны товарного знака, в отличие от европейских стран, большинство из которых пошло по пути, с одной стороны, формирования национальных систем регистрации, а, с другой стороны, по пути унификации европейского права162. При этом Европейским использованием товарных знаков, с моделью именно регионального исчерпания исключительных прав163.

Постановления Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12.02.2007 и 19.02.2007 по делу №А54-4642/2006-С4. // СПС «Консультант Плюс. 2007»; ВосточноСибирского округа от 25.12.2007 №А10-2268/07-Ф02-9413/07. // СПС «Консультант Плюс.

2007».

Deborah E. Bouchoux. Intellectual Property. The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets. Thomson. 2005. P. 17 - 158.

Silhouette International v. Hartlauer. Opinion of Advocate General Jacobs // E.I.P.R. 1998. N 6. P. 476.

Это, безусловно, не могло не отразиться на «качестве» российского законодательства. Вместе с тем у нас есть определенное преимущество, которое заключается в возможности заимствования богатого опыта правового регулирования рассматриваемых отношений экономически развитых стран. Более того, на сегодняшний день такое исследование действующего законодательства зарубежных стран приобретает особую актуальность в связи с вступлением России в ВТО.

В частности, в национальном законодательстве таких стран, как Австрия, Германия, США, Великобритания, Япония и ряде иных государств содержатся нормы, которые устанавливают определенные меры ответственности. К числу гражданско-правовых мер ответственности относятся, например, судебный запрет совершения противоправных действий; возмещение материального ущерба; публикация решения суда о нарушении прав на товарный знак; устранение с товаров и с их упаковки незаконно нанесенных обозначений, а в случае невозможности их устранения, уничтожение товаров; конфискация незаконно маркированных изделий и ряд иных мер ответственности.

Примечателен пример Швейцарии, в уголовном законодательстве которой предусмотрена штрафная санкция, а также тюремное заключение. В законодательстве Болгарии предусмотрены правила, согласно которым в случае нанесения незаконной маркировки на товары, они могут быть конфискованы в доход государства. Такие меры предусмотрены также уголовным законодательством, при этом могут быть обжалованы в районных судах. Аналогичные меры предусмотрены также в Алжире, в Израиле.

Что касается США, необходимо отметить следующее. В США с момента принятия Закона о борьбе с контрафактными товарными знаками началось формирование подхода, когда само понятие «контрафакт»

становится подчиненным целям нового законодательства164. Во-первых, это Trademark Counterfeiting Act of 1884, см. оф. сайт Международной ассоциации по товарным знакам: http://www.inta.org.

обусловило появление термина «контрафактный знак». Во-вторых, речь шла о защите знаков, охраняемых в силу регистрации, и пресечении незаконного использования знаков, идентичных с ними или сходных, использование которых ведет к смешению обозначений.

В этой связи примечательны штрафные санкции для коммерсантов.

Законом установлены максимальные размеры ответственности: при первичном нарушении исключительных прав правообладателей нарушители должны были заплатить 250 тыс. долларов, причем для корпораций эта сумма составляла 1 млн. долларов. Кроме того, в принятом Законе была введена мера уголовного наказания в виде тюремного заключения сроком до 15 лет в случае преднамеренного использования контрафактного товарного знака в мошеннических целях и в коммерческих масштабах.

исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания следует пояснить, правила ВТО, а именно содержащиеся в ст. 61 Соглашения ТРИПС, требуют в отношении контрафакта применения мер уголовной ответственности. Соответственно, установление объема уголовной ответственности является обязанностью национального законодателя каждой из стран – участниц ВТО.

При этом с учетом законодательной системы каждого отдельного государства названные меры ответственности могут содержаться не только в гражданском или уголовном законах, но и в специальных законах о товарных знаках. Примером может служить законодательство Канады, Франции, Германии и Мексики и ряда иных государств165.

Примечательно, что во многих странах осуществляется контроль за использованием зарегистрированного товарного знака или знака обслуживания. В нашей стране, можно сказать, что такой контроль осуществляется в пассивной форме. Действующий принцип обязательного См. подробнее: Горленко С.А., Еременко В.И. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». – М., Юрайт-Издат., 2006. – С. 15.

использования товарных знаков, на основе которого строится действующее российское законодательство об интеллектуальной собственности, предполагает исполнение зарегистрированного обозначения.

Вместе с тем любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с намерением прекратить правовую охрану зарегистрированного товарного знака либо знака обслуживания в связи с их неиспользованием. Такое обращение оформляется соответствующим заявлением по установленной форме. На практике это привело к тому, что российский государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания переполнен неиспользуемыми товарными знаками или используемыми лишь в отношении нескольких видов товаров по сравнению с теми, для которых он зарегистрирован.

Вместе с тем в ряде зарубежных стран контроль за использованием товарных знаков осуществляется в активной форме. В частности, в США патентные ведомства проверяют фактическое использование товарного знака при его регистрации. А во Франции, например, соответствующие государственные органы контролируют использование уже зарегистрированного товарного знака при его перерегистрации.

Считаем целесообразным заимствовать зарубежный опыт в части установления контроля за использованием товарного знака или знака обслуживания в активной форме. Столь жесткие по сравнению с отечественным законодательством правила соблюдения принципа использования обозначения помогут решить ряд существующих проблем.

Это относится, в первую очередь, к переполнению государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, к пресечению регистраций, которые так или иначе связаны с недобросовестной конкуренции и др.

Товарные знаки имеют давнюю историю, исчисляемую тысячелетиями.

Однако относительная новизна отечественного законодательства, регулирующего рассматриваемые вопросы, порождает множество проблем и недостатков, которые выявляются как на доктринальном уровне, так и в правоприменительной практике. При этом современная юридическая практика свидетельствует о том, что именно товарный знак и знак обслуживания представляют собой наиболее популярные средства индивидуализации товаров, работ и услуг, которые предусмотрены действующим законодательством. И знаки обслуживания, и товарные знаки приобретают все большее значение для обеспечения на рынке товаров, работ и услуг здоровой конкуренции. Именно рассматриваемые средства индивидуализации выступают определенным сдерживающим фактором в качестве меры недопущения недобросовестной конкуренции, поскольку основное предназначение товарного знака и знака обслуживания заключается, прежде всего, в возможности отграничения товаров, работ или услуг одного хозяйствующего субъекта от товаров, работ и услуг иных субъектов бизнеса.

Кроме того, именно данные обозначения связывают, с одной стороны, изготовителя и продавца, а, с другой стороны, названных субъектов с потребителем.

Принятая и действующая на сегодняшний день часть четвертая ГК РФ, к сожалению, не решила существующие на момент ее принятия правовые проблемы в сфере правового регулирования исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания. В ходе проводимой в настоящее время реформы гражданского законодательства удалось разрешить ряд законодательных противоречий и пробелов в правовом регулировании.

Однако большинство проблем так и остались не решенными.

Учитывая, что с принятием соответствующей части ГК РФ утратило силу большинство законов, действующих как в рамках регламентации права интеллектуальной собственности в целом, так и в рамках правового регулирования исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации. Однако до сих пор продолжают действовать различные акты Роспатента, которые были приняты еще до вступления в силу части четвертой ГК РФ и на сегодняшний день продолжают действовать в части, не противоречащей ГК РФ.

Кроме того, не нашел должного разрешения и закрепления на законодательном уровне один из самых сложных в правоприменительной практике вопросов - вопрос установления критериев, которым должно отвечать обозначение, представленное на государственную регистрацию в качестве товарного знака или знака обслуживания.

Современная практика также выявила проблемы правовой защиты товарных знаков или знаков обслуживания, в том числе и в сети Интернет. Те нормы, которые регулируют вопросы защиты товарного знака или знака обслуживания в рамках ГК РФ, имеют наиболее общий характер и не затрагивают большинства ключевых вопросов, решение которых вызывает наибольшие трудности.

Подводя итог рассмотрению большинства важнейших вопросов, связанных с правовыми проблемами приобретения и осуществления исключительных прав на такие объекты права промышленной собственности как товарный знак и знак обслуживания субъектами бизнеса, следует отметить объективную необходимость и существенное значение дальнейшего совершенствования действующего законодательства в рассматриваемой сфере общественной жизни. В результате проведенного диссертационного исследования выявлен ряд недостатков и предложены пути их устранения, к их числу следует отнести следующие:

1. Обосновывается вывод о том, что с учетом вступления России в ВТО дефиниции товарного знака и знака обслуживания, содержащиеся в части четвертой ГК РФ, нуждаются в уточнении.

Под товарным знаком предложено понимать уникальное обозначение (сочетание обозначений) товара, способное отличить товары, производимые и (или) реализуемые различными субъектами предпринимательской деятельности.

обозначение (сочетаний обозначений) работ и (или) услуг, способное отличить работы и (или) услуги различных субъектов предпринимательской деятельности.

2. На основе выявленных признаков, присущих праву собственности, обязательственному праву и исключительному праву, предлагается выделить исключительные права в самостоятельную группу имущественных прав наряду с правами вещными и правами обязательственными.

3. Сформулировано определение исключительного права, под которым следует понимать самостоятельное имущественное право, содержание которого включает в себя правомочия использования и распоряжения на результаты интеллектуальной деятельности, а также право требовать определенного поведения от третьих лиц.

4. Исходя из предложенного определения исключительных прав, предлагается закрепить дефиницию исключительного права на законодательном уровне, для чего необходимо внести в ст. 1226 ГК РФ следующие дополнения:

«Исключительное право – самостоятельное имущественное право на результаты интеллектуальной деятельности.

Содержание исключительного права составляют право использования и право распоряжения с учетом специфики результатов интеллектуальной деятельности».

5. Обосновывается вывод о целесообразности установления на законодательном уровне срока подачи правообладателем ходатайства о предоставлении шести месяцев для представления заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

При этом в целях придания норме о предоставлении дополнительного шестимесячного срока исключительного характера предлагается распространить его действие только на случаи пропуска основного срока по независящим от правообладателя объективным обстоятельствам (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия и т.д.), если эти действия возникли и продолжали существовать в последние шесть месяцев основного срока.

Данные дополнения необходимо внести в абзац 3 пункта 2 ст. 1491 ГК РФ, а также в ст. 1514 ГК РФ.

6. В целях эффективности осуществляемой экспертизы в работе предлагается изменить действующий подход к проведению экспертизы обозначения, представленного на регистрацию в качестве товарного знака или знака обслуживания посредством использования иного критерия критерия «различительная особенность». При использовании данного критерия экспертиза должна выявить не сходные признаки (в соответствии с действующим законодательством), а различительные особенности представленного на экспертизу обозначения, отличающие его от различительной способностью, то оно подлежит государственной регистрации, если не обладает различительной способностью, соответственно должен последовать отказ в регистрации такого обозначения.

7. Предлагается установить более жесткие правила определения различительной способности в отношении обозначений, используемых в качестве товарных знаков и знаков обслуживания товаров и услуг по классам 5 и 44 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Данное предложение обусловлено спецификой товара, подпадающего под названные классы МКТУ, и их потребление может быть связано с повышенным риском для жизни потребителей. Очевидно, что в случае даже минимальной различительной способности двух прямо противопоказанных медицинских препаратов ошибка при выписке рецепта или при непосредственном приобретении неправильного медикамента может привести к тяжелым последствиям, в том числе к летальному исходу. В этой связи целесообразно установить полный запрет на регистрацию обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания, если в сравниваемых обозначениях есть какое-либо сходство.

8. С учетом целесообразности изменения названия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в работе предложено иное определение названного договора.

исключительного права на товарный знак (с учетом целесообразности изменения его наименования). По договору об уступке исключительного права на товарный знак одна сторона – правообладатель обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в целях последующей индивидуализации всех товаров или их части, в отношении которых он зарегистрирован, другой стороне – приобретателю исключительного права за обусловленную договором плату, если иное не предусмотрено договором.

9. В целях эффективности механизма защиты исключительных прав правообладателей на товарный знак или знак обслуживания предлагается дополнить Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» следующим правилом:

«…ФАС России по истечение трех месяцев, установленных законом для обжалования его решения в судебном порядке, обязан передать для исполнения в Роспатент решение о том, что в действиях правообладателя, направленных на приобретение и использование исключительных прав на товарный знак, присутствует недобросовестная конкуренция.

При подаче соответствующего иска в суд ФАС России обязан приостановить направление решения для его исполнения в Роспатент до вступления в законную силу решения суда».

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883, ратифицирована СССР 19.09.1968). // Закон. №7, (извлечение).

2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886. // Бюллетень международных договоров. №9, 2003.

собственности от 1994 г. // Интернет-доступ: http://www.wto.ru/ru/content/ documents/docs/pril1%D0%A1.doc 4. Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) // Публикация ВОИС, №260 (R), 1992.

5. Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 14.04.1891) // Публикация ВОИС, №260(R), 1992.

регистрации знаков (Подписан в г. Мадриде 28.06.1989) // Публикация ВОИС собственности, 1998. С. 5 - 67 (нечетные страницы).

7. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15.06.1957) // Публикация ВОИС, № 292(R), 1992.

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ).

// Российская газета, №7, 21.01.2009.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СЗ РФ, 25.12.2006, №52 (1 ч.), ст. 5496.

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ // СЗ РФ, 29.07.2002, №30, ст. 3012.

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ // СЗ РФ, №31, 03.08.1998, ст. конкуренции» // СЗ РФ, №31 (ч. 1), 2006, ст. 3434.

конкуренции» // СЗРФ, 31.07.2006, №31 (1 ч.), ст. 3434.

14. Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ, №12, 2006, ст. 1232.

15. Федеральный закон от 04.10.2010 №259-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗРФ, 11.10.2010, №41 (2 ч.), ст. 5188.

16. Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(вступает в силу с 1 октября 2014 года) // Собрание законодательства РФ, 17.03.2014, № 11, ст. 1100.

17. Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодека Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(вступает в силу с 1 октября 2014 года) // Собрание законодательства РФ, 17.03.2014. № 11. Ст. 1100.

18. Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу) // Российская газета, №228, 17.10.1992.

19. Закон СССР от 03.07.1991 №2293-1 «О товарных знаках и знаках обслуживания» // Ведомости СНД и ВС СССР, 1991, №30, ст. 864.

20. Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания» // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, №30, ст. 864.

21. Декрет СНК РСФСР от 15.08.1918 «О пошлине на товарные знаки»

// СУ РСФСР, 1918, №27, ст. 648.

22. Декрет СНК РСФСР от 10.11.1922 «О товарных знаках» // СУ РСФСР, 1922, №79, ст. 939.

23. Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 №941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами» // СЗРФ, 22.12.2008, №51, ст. 6170.

Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» // СЗРФ, 09.06.2008, №23, ст. 2708.

25. Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 №1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» // СЗРФ, 12.01.2009, №2, ст. 225.

государственных предприятий» // СУ РСФСР, 1919, №13, ст. 332.

производственных марках и товарных знаках» // СЗ СССР, 1936, №11, ст. 93.

28. Постановление ЦИК СССР от 12.02.1926 «О товарных знаках» // СЗ СССР, 1926, №10, ст. 80.

производственных марках и товарных знаках» // СЗ СССР, 1936, №11, ст. 93.

30. Постановление Совета министров СССР от 15.05.1962 «О товарных знаках» // СПСМ СССР, 1962, №7, ст. 59.

31. Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2007 №346 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на интеллектуальной собственности» // Российская газета, №134, 25.06.2008.

32. Приказ Роспатента от 05.03.2003 №32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // Российская газета, №82, 29.04.2003 (приложение №1).

исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации» // СПС «Консультант Плюс. 2009».

Временного порядка организации работ по рассмотрению возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией» (утратил силу) // СПС «Консультант Плюс.

2009».

35. Приказ Роспатента от 05.03.2003 №32 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // Российская газета, № 63, 03.04.2003.

36. Приказ Роспатента от 28.10.2010 №127 «Об отмене Приказов Роспатента» // СПС «Консультант Плюс. 2010».

37. Приказ Роспатента от 16.11.2010 №138 «Об отмене Приказов Роспатента» // СПС «Консультант Плюс. 2010».

38. Приказ Роспатента от 19.11.2010 №141 «Об организации работ по рассмотрению возражений и заявлений» // СПС «Консультант Плюс. 2010».

39. Соглашение о взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (утв. ФАС РФ, Роспатентом 09.04.2010) // СПС «Консультант Плюс. 2011».

40. Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 №3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном неиспользованием» // Патенты и лицензии, №6, июнь, 2009.

41. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв.

ВС РФ 11.02.1993 №4462-1 // Российская газета, №49, 13.03.1993.

42. Положение о товарных знаках, утверждено Госкомизобретений СССР 08.01.1974 // Сборник нормативных актов по изобретательству и рационализации. – М., 1983. – С. 232.

Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий от 25.06.1962 // СП СССР, 1962, №17, ст. 59.