«ПАТЕНТНАЯ ОХРАНА БИОЛОГИЧЕСКОГОГО (ГЕНЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСГЕННОГО) МАТЕРИАЛА ...»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(РГИИС)

На правах рукописи

ОРЕШКИН Виктор Александрович

ПАТЕНТНАЯ ОХРАНА БИОЛОГИЧЕСКОГОГО

(ГЕНЕТИЧЕСКОГО И ТРАНСГЕННОГО) МАТЕРИАЛА

Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель:

кандидат юридических наук, доцент Г.И.Тыцкая Москва -

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ………………………………………………………………………… Глава I. Современное состояние патентной охраны биологического материала……………………………………………………………… I.1. Биотехнологии и законодательство …………………………….… I.2. Биологический материал и концепция патентоспособного изобретения ……………………………………………………….… I.3. Основные инструменты развития патентной охраны биотехнологических продуктов …………………………………… I.3.1. Аспекты гармонизации ………………………………………….. I.3.2. Роль прецедента …………………………………………………. Глава II. Особенности правовой охраны биологического материала в РФ… II.1. Развитие правовой охраны биологического материала в РФ …… II.2. Экономика, изобретательское право и патентное право ……….. Глава III. Биологический материал как предмет патентоспособного изобретения ………………………………………………………... III.1. Методология и терминология …………………………………… III.2. Биотехнологические продукты молекулярного уровня ….…. III.3. Трансгенные организмы как генетические конструкции …..… III.4. Об объеме прав из патента на биологический материал …….. Основные соглашения и нормативные акты………………………………… Список использованной литературы ………………………………………..

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Развитие правовой охраны биологического материала в нашей стране происходило замедленными темпами по сравнению с США, странами Европейского Союза и Японии.

Это проявилось как в круге биотехнологических продуктов, которым предоставлялась правовая охрана, так и в самой форме предоставляемой правовой охраны. Наиболее существенное, практическое значение отставание приобрело в отношении изобретений в такой быстро развивающейся отрасли биотехнологии, как генная (генетическая) инженерия. В упомянутых странах уже с 80-х гг. прошлого столетия можно было получить патенты на весь спектр генетически модифицированного животных. Законодательством СССР с 1985 г. в качестве охраноспособных инженерии (последовательности нуклеиновых кислот, плазмиды и векторы), на которые могло быть выдано только авторское свидетельство, а также испрашиваться либо в форме авторского свидетельства, либо патента.

Патентный закон Российской Федерации 1992 г. провозгласил предоставление единой формы правовой охраны – патента – всем видам изобретений, однако круг патентоспособных изобретений на биологический материал так и не был расширен – в ст. 4 Закона прямо указывались виды изобретений, которым могла быть предоставлена патентная охрана. Сорта исключены из числа патентоспособных изобретений в связи с тем, что их правовая охрана, в соответствии с общемировой тенденцией, должна была предусматриваться отдельным законодательством (Закон «О селекционных модифицированные растения и животные, не относящиеся к индивидуальным (конкретным), соответственно, сортам и породам, признаваемые в других странах патентоспособными изобретениями, патент РФ получить было невозможно, поскольку они попадали в пробел между исключенными из патентной охраны сортами и породами (пункт 3 статьи Закона) и заранее оговоренным в пункте 2 статьи 4 Закона ограниченным перечнем патентоспособных видов изобретений.

Изменениями, внесенными в Закон в 2003 г., ограниченный перечень патентоспособных изобретений был отменен, и патент стало возможным получить на продукт, полученный в любой отрасли промышленности, следовательно, и на такие биотехнологические продукты, как генетически модифицированный макробиологический материал – трансгенные растения и животные, не относящиеся к конкретным сортам и породам, а также на микробиологический материал (трансформированные клетки) как таковой.

Однако, по мнению автора исследования, сам по себе этот законодательный шаг еще недостаточен для стимуляции патентной активности отечественных разработчиков биотехнологических продуктов и развития национальной биотехнологической промышленности.

Цель и задачи исследования. Основная цель настоящей диссертации состоит в выявлении путей совершенствования правового регулирования некоторых условий предоставления патентной охраны изобретениям, касающимся биотехнологических продуктов, представленных биологическим материалом различных уровней организации – молекулярными продуктами, микроорганизмами, растениями и животными.

Для достижения поставленной цели в ходе диссертационного исследования решаются следующие задачи:

1) исследование принципов и условий предоставления патентной охраны изобретениям на биологический материал в странах с высокоразвитой биотехнологической промышленностью;

2) исследование развития патентной охраны биологического материала в России;

3) оценка взаимосвязи правовой охраны изобретений и экономики в России;

4) исследование влияния методологии изобретательского права на экспертизу патентоспособности биологического материала, определяющую возможности отечественных разработчиков биотехнологических продуктов, в условиях действия обновленного патентного законодательства;

5) анализ предмета изобретения на биологический материал и объема прав, вытекающих из формулы такого изобретения;

6) разработка предложений, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы Российской Федерации, регулирующей условия предоставления патентной охраны изобретениям, относящимся к биологическому материалу.

Объектом исследования является взаимосвязь патентной системы и развития разработок в области биотехнологий в современных условиях.

предоставления правовой охраны биотехнологическим изобретениям в России.

Областью исследования является система норм российского права, регулирующих отношения по поводу предоставления патентной охраны изобретениям, относящимся к биологическому материалу.

Методы исследования. При разработке выбранной темы диссертант руководствовался такими принципами исследования, как комплексность и историзм. В процессе исследования были использованы как общенаучные методы – метод формальной логики, анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, методы системного и структурного подходов, так и частные методы исследования – сравнительно правовой метод, толкование закона и права.

Теоретической предпосылкой исследования явились работы А.А.

Пиленко, В.А. Дозорцева, А.П. Сергеева, А.А. Комиссарова, Э.П. Гаврилова, Н.А.Рыбальского и других.

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является исследованием принципов и практики предоставления правовой охраны изобретениям, относящимся к биологическому материалу, и содержит предложения в отношении возможности развития этого института в Российской Федерации в современных экономических условиях с целью повышения заинтересованности отечественных заявителей в патентовании результатов биотехнологических разработок и развития национальной биотехнологической промышленности. В связи с этим диссертант считает возможным вынести на защиту следующие положения, имеющие научное и практическое значение:

деятельности, как разработки в области биотехнологий, является необходимым условием дальнейшего эффективного развития многих сфер жизнедеятельности человека: медицины, сельского хозяйства, легкой, пищевой и других отраслей промышленности. Развитие биотехнологий периодически приводит к появлению на рынке новых видов продуктов, включающих биологический материал, в связи с чем имеется необходимость в совершенствовании как предоставления правовой охраны таким продуктам, так и ее осуществления. Ввиду специфики биологического материала, возникает вопрос о подходящей форме правовой охраны результатов разработок в биотехнологических отраслях, включая микробиологию, генную и клеточную инженерию. Любая из существующих форм правовой охраны результатов творчества, например, авторское право, патент на изобретение и другие, имеет свои достоинства и недостатки и, возможно, адекватным решением этого вопроса было бы создание законодательства sui generis. Однако мировая практика пошла по пути охраны новых биотехнологических продуктов патентом на изобретение, хотя некоторые категории таких продуктов лишь условно вписываются в понятие изобретения. Основным аргументом в пользу выбранной формы охраны послужило то, что по сравнению с другими формами охрана патентом на изобретение является наиболее «сильной» и надежной в условиях жесткой конкуренции. Одновременно, предоставление патентной охраны предусматривает публикацию заявок на патент и/или описаний к патентам на изобретение, что позволяет другим разработчикам быть в курсе новейших достижений в данной области техники и продолжать свои исследования с их учетом. При отсутствии патентной охраны разработчики были бы вынуждены держать результаты своих исследований в секрете, что не только не гарантировало бы им надежной правовой охраны помещенных на рынок продуктов, но и значительно замедляло бы развитие самих биотехнологий.

В странах с развитой биотехнологической промышленностью законодательные нормы, регулирующие правовую охрану изобретений в области биотехнологий, принимались и продолжают приниматься, в биотехнологических фирм. В России развитие законодательной базы в данной области инициируется государством, причем преимущественно под давлением внешних факторов, таких как необходимость международной гармонизации национальных законодательств (примером чего является внесение в 2003 г. изменений в ст. 4 Патентного закона РФ в отношении круга патентоспособных изобретений). В таких условиях трудно оценить действительную практическую значимость в необходимости и достаточности внесения изменений в правовое регулирование. В связи с этим совершенствование правового регулирования в сфере патентования изобретений, относящихся к биологическому материалу, для нашей страны представляет проблему.

2). Для решения названной проблемы предлагается концепция, включающая основу совершенствования регулирования и определение направлений этого совершенствования; где это удалось, намечены пути решения некоторых возникающих вопросов. Предложение более или менее законченного комплекса правовых норм в условиях отсутствия концепции представляется, по меньшей мере, преждевременным.

Как известно, патентное право является порождением и неотъемлемым свойством (атрибутом) промышленной экономики. В современных условиях наличие патентов на изобретения существенно влияет на экономическое развитие, стабилизируя или корректируя его. Тесная связь патентной системы с промышленной экономикой существенно отличает патентную охрану от других систем охраны результатов интеллектуальной совершенствования правового регулирования в этой сфере. Влияние биотехнологических изобретений на жизнь общества все возрастает, и совершенствование регулирования в этой сфере вне хотя бы общей связи с вопросами экономического развития было бы просто несерьезным.

Указанная тесная связь характерна для стран с развитой рыночной экономикой, причем в отношении патентования биотехнологических изобретений она выражена особенно ярко, и поскольку Россия постепенно закрепляется на рыночном пути развития, разработка правовых норм в данной сфере должна опираться на перспективы развития национальной биотехнологической промышленности и, более того, проводиться с участием ее представителей. Как показывает опыт других стран усилий только лишь Патентного ведомства здесь недостаточно.

Осознавая роль экономики для совершенствования патентного права, представляется необходимым также учитывать, что новые экономические отношения, складывающиеся сейчас в нашей стране и требующие соответствующих изменений в законодательстве, не могут развиваться без соответствующей методологии, унаследованной от изобретательского права.

В несколько модернизированном (в связи с переходом на патентную форму охраны всех видов изобретений) виде эта методология представлена в подзаконном акте – действующих Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. Однако дух этой методологии противоречит возможностям получения патентной охраны, провозглашаемым Патентным законом РФ, что в значительной мере снижает практическую значимость Закона для разработчиков новых биотехнологий и делает инвестирование средств в эти области не привлекательным.

3). В условиях весьма быстрых темпов развития биотехнологических отраслей одним из наиболее важных вопросов патентования результатов биотехнологических разработок оказывается объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение. Получение «узких» прав для разработчиков, вкладывающих в исследования и производство продукта большие средства, крайне невыгодно – конкретный продукт всего через несколько лет может быть вытеснен с рынка усовершенствованным продуктом другого разработчика, который лишь немного модернизировал первый продукт, поскольку «узкий» патент нетрудно обойти. В вопросе объема предоставляемой патентом правовой охраны на биологический материал можно выделить два аспекта, первый из которых относится к кругу изобретений, на которые вообще может быть выдан патент.

Статьей 4 Патентного закона РФ, в редакции 1992 г., круг патентоспособных изобретений, относящихся к биотехнологическим продуктам, ограничивался теми продуктами, которые относились к веществам, а также штаммами микроорганизмов и культурами клеток растений и животных. Ст. 4 Закона в редакции 2003 г. уже не предусматривает закрытого перечня патентоспособных изобретений, допуская выдачу патента на продукт в любой области техники. Практически это означает, что патент может быть выдан на любой биотехнологический продукт, включая технически модифицированные (в частности, трансгенные) растения и животные (при соответствии условиям патентоспособности). Такое расширение круга патентоспособных изобретений должно стимулировать активность отечественных разработчиков в патентовании своих результатов.

4). Второй аспект, относящийся к объему правовой охраны, предоставляемой патентом, связан с объемом прав на конкретное патентоспособное изобретение. Данный вопрос в значительной мере регулируется не только Патентным законом РФ, а и подзаконным актом – действующими Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на патент на изобретение. В соответствии со ст. 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой, однако не только формальные принципы, но и содержательные аспекты составления формулы изобретения (в частности, набор признаков для характеристики продукта) определяются соответствующими пунктами Правил. Аналогично, материально-правовые условия предоставления патентной охраны (условия патентоспособности заявленного изобретения) называются и определяются ст. 4 Закона, но толкование условий их дается Правилами. Если учесть, что на редакцию формулы изобретения, с которой выдается патент, влияет дальнейшее толкование норм Правил патентным экспертом, то становится очевидным, что в действительности применяемая методология и практика предоставления патентной охраны изобретениям в значительной мере уменьшает возможности по объему провозглашаемой Законом правовой охраны на изобретение. Это, по-видимому, не очень заметно в отношении других категорий изобретений, но отчетливо видно для изобретений, относящихся к биологическому материалу, особенно в связи с тем, что патентная заявка, например, в такой области, как генная (генетическая) инженерия, часто включает в себя большую группу связанных единым изобретательским замыслом технических решений, и любое ограничение по объему «главного» изобретения группы, автоматически ведет к существенному общему ограничению объема прав по патенту.

Следовательно, имеется необходимость в уменьшении негативной роли подзаконного акта в определении объема охраны, предоставляемой патентом. Эта задача может быть решена различными путями, однако наиболее радикальным способом ее решения, очевидно, является разделение действующих Правил на три отдельных документа, различающихся своим правовым статусом, например: «Рекомендации по составлению заявки на выдачу патента на изобретение», в которых бы приводились типичные примеры рекомендуемых правил составления формулы и описания изобретений в разных областях техники; «Правила ведения дел по заявке на патент с Патентным ведомством», где независимо от специфики изобретений перечислялись бы формальные требования к документам патентной заявки и процедурные вопросы, и «Руководство по проведению патентной экспертизы по заявкам на патент на изобретение», предназначенное для патентных экспертов, возможно в виде отдельных документов в связи со спецификой изобретений.

Другим вариантом решения указанной задачи могла бы быть радикальная переработка действующих Правил с учетом приводимых автором исследования в Главе III замечаний в отношении используемой в Правилах терминологии и указаний, где это необходимо, что положения, относящиеся к составлению формулы и описания изобретения, носят не обязательный, а рекомендательный характер. Для этого случая, а он, повидимому, на ближайшую перспективу может оказаться более реальным, автор исследования предлагает, в качестве примера, следующую редакцию двух основных, имеющих отношение к изобретениям на биологический материал пунктов Правил:

«2.1.1. Патентоспособные продукты Патент может быть выдан, в частности, на устройство, вещество, биологический материал (биотехнологический продукт).

Устройство может представлять собой конструкцию или изделие.

композицию (состав, смесь), продукт ядерного превращения.

молекулярного или клеточного уровня (также их фрагмент) как выделенный в очищенном виде из своего природного окружения, так и синтезированный или модифицированный техническими методами, либо модифицированное техническими методами растение или животное (также модифицированная часть растения или животного)».

биологическому материалу (биотехнологическому продукту) Биологический материал в формуле изобретения может быть охарактеризован:

- в виде структурного образования нуклеотидной или/и пептидной природы, способного выполнять определенную функцию или проявлять определенное свойство в биологической системе (например, являться промотором гена, геном, протеиновым доменом); либо в виде комбинации упомянутых образований (химерный ген, кассета экспрессии, вектор, иной генный либо протеиновый конструкт); либо в виде структурного образования подобной природы, для которого прямо указано конкретное практическое применение (например, гибридизационный зонд, маркер);

морфологического элемента), проявляющего отличный от природного аналога фенотип, например, такого как трансгенная (трансформированная) клетка, растение, животное, характеризующиеся наличием в своем геноме определенного чужеродного генетического материала и проявляющими в результате такой модификации нехарактерное по сравнению с их природным аналогом свойство;

- как депонированный или зарегистрированный иным способом биологический материал, обладающий свойствами, позволяющими заключить о его возможном практическом применении (например, штамм определенного микроорганизма или линия клеток определенной ткани растения или животного, способные продуцировать конкретное вещество);

- как модифицированная биологическая система, характеризующаяся иными техническими признаками, позволяющими заключить о ее возможном практическом применении, или элемент такой системы.

Указание при характеристике биотехнологического продукта в формуле изобретения его нуклеотидной или аминокислотной последовательности производится в соответствии с пунктом 3.3.1(5) настоящих Правил».

В ст. 4 обновленного Патентного закона приведены примеры патентоспособных продуктов. Примеры продуктов не отражают возможности получения патента на изобретения, которым ранее охрана не предоставлялась: клетки-трансформанты, трансгенные растения и животные.

Поскольку законодателем было решено привести в тексте Закона примеры патентоспособных изобретений, представляется, что более удачным было бы изложить первое предложение п. 1 ст. 4 Закона, например, следующим образом: «В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, микроорганизму, генетически модифицированному растению и животному) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)».

предоставляемой патентом охраны, связанным с объемом прав на конкретное изобретение, специфично относящееся к биотехнологическим продуктам, предлагается изменение существующего подхода к оценке охраноспособности биологического материала субмолекулярного уровня организации – нуклеотидных и пептидных продуктов (в терминологии действующих Правил – нуклеиновых кислот и белков) как химических соединений. Эти категории продуктов, особенно нуклеотидные продукты, лежат в основе изобретений на генетически модифицированные микроорганизмы, растения и животные и поэтому от объема правовой охраны на изобретение, относящееся к молекулярному продукту, как правило, зависит и объем соответствующей охраны на изобретение, касающееся микро- и макроорганизма.

Директивой Европейского Совета и Парламента 98/44/ЕС от 6 июля 1998 г. по правовой охране биотехнологических изобретений были разработаны принципы подхода к оценке их патентоспособности с учетом выполняемых (суб)молекулярными образованиями (фрагментами нуклеиновых кислот и полипептидами) функций в биологической системе.

Этот подход был инкорпорирован в Европейскую Патентную Конвенцию, и в настоящее время применяется Европейским Патентным Ведомством, однако не «в чистом» виде, а в рамках общего подхода к таким изобретениям, как к изобретениям на химические соединения. Однако смешение этих разных, по существу, противоречащих друг другу подходов («функционального» и «химического») создает значительные трудности в оценке патентоспособности соответствующих изобретений, значительно ограничивает объем правовой охраны, предоставляемой патентом на биологический материал молекулярного уровня, и сопровождается судебными рассмотрениями споров о нарушении и действительности патентов.

Экономическая и патентно-правовая ситуация в России, по-видимому, позволяет реализовать функциональный подход последовательно и в наиболее полном виде. В этом случае заявляемый продукт следует рассматривать (с точки зрения оценки патентоспособности) не как химическое соединение, а как структурно-функциональный элемент генома организма. Традиционное толкование границ объема изобретения при этом – формула изобретения охватывает любые продукты, которые формально подпадают под нее – должно быть модифицировано как «формула изобретения охватывает только те продукты, которые фактически распространить и на все другие категории изобретений, например, приведя его в ст. 3 Патентного закона. Это позволит предотвратить в ряде случаев неоправданное предъявление претензий к предполагаемым нарушителям патента.

макробиологическому материалу – трансгенным животным и растениям – раскрывается во введенных в соответствии с измененным в 2003 г.

Патентным законом РФ Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. Согласно пунктам 2.1.1 и 3.3. Правил, соответствующие категории изобретений (наряду с некоторыми генетические конструкции. В самих Правилах не дается толкования этой категории изобретений, поэтому автором предлагается следующее биологическому материалу подразумевается его модифицированный геном и/или генотип (т. е. измененная совокупность генов и/или аллелей), способный к выражению нового фенотипа».

7). В России отсутствует судебная практика разрешения споров по «биотехнологическим» патентам, что является показателем отсутствия конкуренции на рынке биотехнологических продуктов. Одновременно, отсутствие такой практики не позволяет, как это имеет место в других странах, реально оценить значимость существующей методологии оценки патентоспособности биотехнологических изобретений, поскольку представляет собой, хотя и непростую, но все же типовую работу с вынесением решения – выдать по заявке патент или не выдать. Объем формулы изобретения, с которой должен быть выдан патент, патентный эксперт может оценить весьма условно, несмотря на известность методических рекомендаций по оценке подтвержденности объема формулы изобретения материалами заявки.

Вместе с тем, появившиеся возможности в расширении круга патентоспособных биотехнологических изобретений могут привести к возникновению случаев пересечения прав как обладателей патентов на биотехнологические изобретения, так и прав обладателя патента на такое изобретение с правом селекционера на сорт растения или породу животного.

В странах Европейского Союза данный вопрос нашел разрешение в Директиве Европейского Совета и Парламента 98/44/ЕС от 6 июля 1998 г. по правовой охране биотехнологических изобретений - источнике патентного права вне собственно европейского патентного законодательства, в то время рассматривается.

В нашей стране пока отсутствуют нормативные акты в отношении биотехнологических изобретений, подобные Директиве ЕС. Однако такое регулирование, раньше или позже, понадобится. Вопрос о том, включить ли соответствующие положения непосредственно в Патентный закон РФ, исключительных прав – патентов на изобретения, полезные модели, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Например, в Законе (ст. 10, п. 1) содержится норма о распространении действия патента на способ получения продукта на сам получаемый этим способом продукт, но это все же не касается изобретений в конкретной технической отрасли, т.

е. распространяется на любые виды изобретений. В Законе также (ст. 10, п.

4) имеется норма о перекрестном принудительном лицензировании, но и она распространяется на все виды изобретений. Поэтому еще не вполне ясно, можно ли обойтись в рассматриваемом случае существующей нормативной базой, применяя, например, аналогию закона, или все же необходимо или предпочтительнее было бы издание отдельного нормативного акта, регулирующего специфические вопросы осуществления охраны биотехнологических изобретений. К тому же регулирование прав из патента на биологический материал, возможно, потребует разработки нормативных актов, регламентирующих соответствующие процедурные и технические вопросы, или внесения дополнений в существующие. Во всяком случае, пока неясно, как смогут суды разрешать споры о нарушении биотехнологических патентов, связанные с пересечением прав на некоторые категории биологического материала.

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы для совершенствования норм, регулирующих предоставление патентной охраны изобретениям, и методологии и практики патентной экспертизы изобретений, особенно относящихся к области биотехнологий, а также, возможно, при разрешении споров о действительности патентов на соответствующие изобретения.

Материалы диссертации могут оказаться полезными для дальнейшего исследования принципов предоставления правовой охраны изобретениям.

Апробация результатов работы. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности.

Некоторые теоретические выводы и практические рекомендации, выработанные в ходе диссертационного исследования, изложены в публикациях диссертанта.

ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

ПАТЕНТНОЙ ОХРАНЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО

МАТЕРИАЛА

I.1. Биотехнологии и законодательство Биотехнология представляет собой широкий комплекс специфических, вполне самостоятельных научно-технических отраслей, характеризующихся использованием в качестве предмета или средства производства, либо исследования, биологического или ассоциированного с биологическим материала. Помимо собственно биохимии и микробиологии этот комплекс включает группу сравнительно молодых бурно развивающихся отраслей, называемых «инженериями» – генную, белковую, клеточную и другие.

Поэтому точнее было бы говорить не о биотехнологии, а о биотехнологиях.

Биотехнологические процессы и продукты все шире используются в сельском хозяйстве, пищевой, легкой и фармацевтической промышленности, медицине, информатике и экологии.

Современная биотехнология рассматривается как один из важнейших технологических прорывов, осуществляемых в последние 25 – 30 лет. И, как отмечает P. Ducor, «подобно более ранним примерам коренного изменения технологии – [появлению] колючей проволоки, паровых двигателей или компьютеров – биотехнологическая революция оказала большое воздействие на законодательную систему, потребовав ее перестройки»[1].

При этом, как поясняет P. Ducor далее, требование перестройки относится, главным образом, к патентной системе, поскольку высокая стоимость разработок и контроля в совокупности с легкостью копирования биотехнологических продуктов требуют сильной охраны прав на интеллектуальную собственность, а быстрый темп введения в практику, высочайшая техничность и наличие мощных методов, позволяющих систематизировать введение продукта в практику, способствовали созданию проблем для патентного законодательства, связанных со спецификой биотехнологии.

Действительно, воздействие на патентное законодательство оказалось весьма значительным. Во многих странах вводятся специальные законодательные нормы, относящиеся к патентоспособности биотехнологических изобретений. В разных регионах мира периодически возникают споры о нарушении патента, разрешаемые в судебном порядке.

Решения судов по «биотехнологическим» делам, оказываются не только инструментом урегулирования отношений между конкретными спорящими сторонами, но и мощным источником развития патентного права, имеющим важнейшее значение как для толкования законодательных норм, так и непосредственно для их формирования. Предоставление правовой охраны различным видам биологического материала способствовало развитию концепции патентоспособного изобретения.

Наиболее ярким примером воздействия биотехнологий на патентное законодательство является внесение изменений в Европейскую Патентную Конвенцию (далее - ЕПК): в 1999 г. в часть II Инструкции по применению ЕПК была введена новая глава VI «Биотехнологические изобретения», содержащая правила 23b-23e, в которых приведены основные определения, касающиеся биотехнологических изобретений, упомянуты виды таких изобретений и указаны исключения из патентоспособности.

Согласно правилу 23b Инструкции к ЕПК «биотехнологические изобретения – это изобретения, которые касаются продукта, состоящего из биологического материала либо содержащего биологический материал, или способа, с помощью которого биологический материал производится, обрабатывается или используется».

В качестве патентоспособных биотехнологических изобретений правило 23 упоминает такие, которые касаются:

а) растений и животных, если техническая сущность изобретения не ограничена конкретным сортом растения или породой животного;

б) микробиологического или иного технического способа либо полученного посредством такого способа продукта, иного, чем сорт растения или порода животного;

в) биологического материала, который выделен из его природного окружения или произведен посредством технического способа, даже если он до этого встречался в природе.

Отмеченные выше P. Ducor причины возникновения проблем для патентного законодательства свидетельствуют об очень высокой степени конкуренции среди разработчиков биотехнологических процессов и продуктов в условиях расширения сферы их применения.

Однако воздействие биотехнологий на законодательство, в том числе на патентное, обусловливается не только тем, что они являются объектом конкуренции между разработчиками. Как бы то ни было, использование биотехнологий для удовлетворения жизненных потребностей человека поставило на повестку дня вопрос о конкуренции самих этих технологий с жизнью на нашей планете.

биотехнологической отрасли – генной (генетической) инженерии, появилась возможность выделять из организмов какого-либо вида генетические структуры, ответственные за проявление у них определенного признака (свойства), и вводить эти структуры в организмы других видов, родов и прочих биологических таксонов (осуществлять перенос генов – «трансгенез»). В результате может быть получен так называемый «трансгенный» организм, обладающий не присущими ему от природы свойствами. Поскольку подобное преобразование организмов, называемое «генетической трансформацией», обеспечивает целенаправленное изменение их свойств, здесь открываются возможности для самых разнообразных и, что практически важно, массовых модификаций биологического материала.

Жизнь, как природное явление, представляет собой совокупность процессов самосохранения биологического материала. А все разнообразие проявлений жизни на Земле – микроорганизмы, флора, фауна и, наконец, человек – это результат выражения (как говорят генетики – «экспрессии») заложенной в биологическом материале генетической информации.

Генетический аппарат организмов и механизмы выражения генетической информации формировались в течение более миллиарда лет. Как результат, всякий организм представляет собой сбалансированно развивающуюся на основе генетической программы биологическую систему. Сейчас достижения биотехнологии позволяют специалистам осуществлять вмешательство в естественные процессы жизни именно на уровне генетических программ и, тем самым, создавать организмы с измененными, не присущими им от природы свойствами.

Понятно, что подобное вмешательство в сбалансированную систему организма наряду с планируемыми желаемыми изменениями в ее функционировании могло бы, в силу тех или иных причин, привести и к каким-то непредусмотренным, непредсказуемым либо к предсказуемым, но нежелательным последствиям. Если подобные последствия будут иметь широкое распространение, они могут привести к изменению биологического разнообразия на планете и даже, возможно, к угрозе существования человечества. Инстинкт самосохранения диктует обществу принятие законодательных мер, фильтрующих биотехнологическую агрессию, обусловленную давлением научно-технического и промышленноэкономического потенциала.

Поэтому в последние годы принимаются национальные нормативные акты и заключаются международные соглашения, направленные на ограничение неконтролируемого, с точки зрения последствий, коммерческого использования тех биотехнологий, которые, пусть и случайно, могут оказаться «генетическим оружием». Крупнейшим международным соглашением является Конвенция о биологическом ратифицированная Федеральным законом РФ от 17 февраля 1995 г. № 16ФЗ. В ряде стран, в том числе и в России, изданы нормативные акты о запрете работ по клонированию человека. Принимаются законы, либо в существующие законы включаются нормы, регулирующие безопасность производства и потребления биотехнологических продуктов. Например, в нашей стране безопасность здоровья населения и сохранение окружающей среды обеспечиваются Федеральными Законами «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности в РФ», «О постановлений главного санитарного врача РФ.

биотехнологическим изобретениям предусматриваются непосредственно патентными законодательствами. Так, правила 23d и 23e Инструкции ЕПК патентоспособных изобретения, публикация или эксплуатация которых противоречит "общественному порядку" и морали) предусматривают, что Европейские патенты не выдаются на биотехнологические изобретения, в частности, относящиеся:

а) к способам клонирования человеческих существ;

зародышевой линии человеческих существ;

в) к использованию человеческих эмбрионов для промышленных и коммерческих целей;

г) к способам модифицирования генетической идентичности животных, которые могут вызвать их страдания без какой-либо существенной медицинской пользы для человека или животного, а также к животным, получаемым в результате таких способов;

д) к человеческому телу на различных стадиях его формирования или развития.

Далее настоящее исследование не касается упомянутых «этических»

проблем правовой охраны биотехнологических изобретений, поскольку это самостоятельная большая тема, а ограничено «техническими» аспектами взаимоотношения биотехнологий и патентного права, в том числе того, что касается исключений из патентоспособности. Уместно заметить, что, несмотря на отмеченное выше справедливое внимание общественности к неконтролируемого применения биотехнологий в глобальном масштабе, «этические» проблемы как таковые в значительной мере являются предметом спекуляций в борьбе различных политических сил, играющих, как известно, на инстинктах и эмоциях широких масс людей, незнакомых с биотехнологические изобретения уже в настоящее время имеют важнейшее значение в жизни общества и их значение будет все возрастать в дальнейшем.

Ввиду специфики биологического материала, нередко возникал вопрос о подходящей форме правовой охраны результатов разработок в биотехнологических отраслях, включая микробиологию, генную и клеточную инженерию. В отношении биологического материала молекулярного уровня этот вопрос подробно освещен P. Ducor [1]. Что касается макробиологического материала – технически модифицированных растений и животных, то ранее возникал вопрос о возможности их правовой охране как селекционных достижений. Любая из существующих форм правовой охраны результатов творчества, например, авторское право, патент на изобретение и другие, имеет свои достоинства и недостатки и, возможно, адекватным решением этого вопроса было бы создание законодательства sui generis. Однако мировая практика пошла по пути охраны новых биотехнологических продуктов патентом на изобретение, хотя некоторые категории таких продуктов лишь условно вписываются в понятие изобретения. Основным аргументом в пользу выбранной формы охраны послужило то, что по сравнению с другими формами охрана патентом на изобретение, как отмечено выше, является наиболее «сильной» и надежной в условиях жесткой конкуренции. Одновременно, предоставление патентной охраны предусматривает публикацию заявок на патент и/или описаний к патентам на изобретение, что позволяет другим разработчикам быть в курсе новейших достижений в данной области техники и продолжать свои исследования с их учетом. При отсутствии патентной охраны разработчики были бы вынуждены держать результаты своих исследований в секрете, что не только не гарантировало бы им надежной правовой охраны помещенных на рынок продуктов, но и значительно замедляло бы развитие самих биотехнологий.

I.2. Биологический материал и концепция патентоспособного изобретения Благодаря новациям, касающимся биотехнологических изобретений, европейское региональное патентное законодательство оказалось одним из наиболее «продвинутых» патентных законодательств в мире и поэтому может служить ориентиром в нормотворчестве для национальных патентных ведомств в данном отношении, а также достаточной методологической базой для обсуждения проблем, связанных с правовой охраной биотехнологических изобретений.

Как видно из приведенного в Инструкции по применению ЕПК определения биотехнологических изобретений, ключевым понятием, позволяющим очертить круг соответствующих продуктов и способов, является понятие биологического материала, под которым в соответствии с правилом 23b Инструкции понимается «любой материал, содержащий генетическую информацию и способный к самовоспроизведению или содержалось в Инструкции уже с 1996 г., однако применялось лишь специфично в связи с депонируемым биологическим материалом – Правило 28).

правовой охраны изобретениям, относящимся именно к биологическому биотехнологических способов, то они далее упоминаются лишь в связи с некоторыми положениями исследования.

Типология биологического материала ясна из Правила 23 Инструкции организации (а) и различного происхождения (б).

микробиологический материал и (3) биологический материал, который выделен из его природного окружения (в частности, «элементы», ультрамикробиологический материал. Этот последний вид биологического «околомолекулярного», уровня организации, которые обычно называют веществом.

выделенный из своего природного окружения и (2) биологический материал, произведенный посредством технического процесса.

Хотя патентные ведомства большинства стран отказались от попыток дать легальное определение изобретения, специалистам все же понятно, о чем идет речь. Если термин «открыть» означает «обнаружить то, что существует в окружающем нас мире», то «изобрести», в широком смысле слова (т. е. вне связи с патентным правом), означает «найти то, чего не существует в окружающем нас мире», т. е. «придумать что-то (для чего-то)».

В сфере деятельности человека, называемой изобретательством или патентованием, термин «изобретение» имеет более узкое значение. В нормативных актах для характеристики предмета изобретения обычно употребляются такие термины, как «техническая задача», «техническое решение задачи», «техническая сущность», «технические признаки», «технический результат» или т. п.). В наиболее общих чертах, по-видимому, можно сказать, что в патентном праве под изобретением понимается результат интеллектуальной деятельности, направленной непосредственно на удовлетворение практической потребности технического характера (т. е. на решение практической технической задачи), либо результат деятельности, который при желании мог бы быть использован для удовлетворения указанной потребности, хотя бы сама деятельность и не была специально направлена непосредственно на решение практической технической задачи. (Здесь и далее выделено автором настоящего исследования). Такое понимание предмета изобретения отграничивает другие виды результатов интеллектуальной деятельности, правовая охрана которых обеспечивается законодательствами об авторском праве, промышленных образцах и др., т. е. от того, что в ЕПК соответствует «изъятиям из патентоспособности». Если говорить о патентоспособном изобретении, то концепция дополнительно включает наличие «исключений из патентоспособности», т. е. указание таких результатов деятельности, которые хотя и охватываются понятием изобретения как такового, но законодательно исключаются из патентной охраны (например, сорта растений и породы животных, по существу биологические способы селекции, изобретения, «противоречащие принципам гуманности» и т. п.).

В соответствии с пониманием изобретения важно различение природного (1), природного модифицированного (2) и синтезированного (3) материала, поскольку в общем случае патентоспособным признается именно изобретение, т. е. то, что создано человеком или, по крайней мере, усовершенствовано им (результат деятельности человека). И в этом смысле понятие биологического материала вписывается в концепцию изобретения со значительными оговорками, а, по мнению некоторых, впрочем, немалочисленных, специалистов, отдельные виды биологического материала не должны считаться изобретениями в принципе.

биологического материала имеет свою историю, свои особенности и свои проблемы.

Микробиологический материал Под микробиологическим материалом понимаются любые биологические объекты, находяшиеся за пределами разрешающей способности человеческого глаза, но видимые в микроскоп. Этот термин пришел на смену термину «культура микроорганизмов» для обозначения широкого круга объектов, включающего, помимо культур собственно микроорганизмов (таких как бактерии), также вирусы, культуры и линии клеток растений и животных, гибридные клетки (гибридомы), субклеточные элементы и другой материал, являющийся «строительными блоками» любых организмов. Микробиологический материал стал получать патентную охрану еще в XIX столетии. Так, R. Moufang [2] упоминает патент № Финляндии, выданный на культуру дрожжей в 1843 г., и патенты США, выданные Л. Пастеру на микробиологические способы и материал в 1873 г.

До возникновения генетической инженерии патенты выдавались сначала на очищенные культуры («штаммы») природных («нативных») микроорганизмов - типичных или аномальных («мутантных»), а затем на штаммы микроорганизмов, полученные с использованием мутагенов – химических или физических агентов, вызывающих мутации (изменения) в генетической структуре и, как следствие, в функционировании организмов.

Патентовались микроорганизмы, которые могли бы иметь полезное практическое применение, например, поскольку они вырабатывали ценные пищевые или фармакологические вещества (ферменты, антибиотики и др.).

В 1980 г. Верховный Суд США, вынося решение по делу Diamond v.

Chakrabarty, которое касалось патента на бактерию, измененную методом генетической инженерии таким образом, что она приобрела способность утилизировать нефть, объявил, что «патентоспособно все существующее, созданное человеком» («anything under the sun made by man is patentable»).

Так впервые в мире были официально признаны патентоспособными и генетически модифицированные организмы.

С середины 80-х гг. стали выдаваться также Европейские патенты на генетически модифицированный микробиологический материал: ЕПК не предусматривала ограничений в предоставлении охраны изобретениям, относящихся к микроорганизмам в зависимости от способа их получения.

Разумеется, микроорганизмы, выделенные из естественной среды обитания, в отличие от целенаправленно модифицированных в дальнейшем с использованием мутагенов или методов генетической инженерии, Модифицированный разработчиком микроорганизм может быть охарактеризован произведенными в нем искусственно изменениями и их последствиями, что ясно показывает, чем он отличается от нативного микроорганизма, и поэтому такой микроорганизм может считаться результатом технической разработки (т. е. потенциально патентоспособным изобретением). Но какими техническими признаками может быть охарактеризован неизмененный нативный микроорганизм? Простое описание свойств, проявляемых микроорганизмом, например, его способность продуцировать то или иное вещество, само по себе не может считаться признаком изобретения, поскольку эти свойства присущи микроорганизму от природы. Следовательно, строго говоря, per se нативные микроорганизмы не должны бы считаться изобретениями. Тем не менее, они традиционно получают патентную охрану.

Обоснованием признания патентоспособности микробиологического материала считалось и считается то, что его технический характер как изобретения состоит не в самом факте обнаружения (открытии) полезного микроорганизма, а в том, что автору удалось выделить из природного окружения чистую культуру микроорганизма с помощью технических средств и методов. Можно отметить, что аналогичный принцип «условной патентоспособности» применяется и к химическим соединениям, впервые полученным из природных материалов. Включение этого принципа в концепцию патентоспособного изобретения было обусловлено большим микроорганизмов: их выделение и использование всегда нуждалось в сильной правовой охране – такой, какую мог бы дать патент, закрепляющий исключительное право на изобретение. Невозможность патентования по каким-либо причинам микробиологического материала как такового обычно (Патентоспособность самих способов получения или использования микробиологического материала никогда под сомнение не ставилась, поскольку исторически, как привилегии, патенты первоначально и даровались именно на производство продукта).

Макробиологический материал Правовая охрана макробиологического материала – растений и животных – более разнообразна и осуществляется, поскольку она предусмотрена, как в рамках патентных законов, так и в соответствии с законодательством, в зависимости от конкретной страны в отношении конкретного предмета охраны.

В настоящее время в этой сфере в соответствии с законодательством большинства стран мира различают два вида объектов права интеллектуальной собственности: (1) сорта растений и породы животных («селекционные достижения») и (2) растения и животные как таковые.

Вопрос, следует ли считать растения и животных изобретениями вообще и патентоспособными изобретениями в частности, дискутировался в течение всего ХХ столетия [3].

Выведение сортов растений и пород животных (селекция), как традиционный метод, включает отбор разновидностей, соответственно, растений или животных с некоторыми полезными свойствами в качестве родителей, скрещивание родителей (гибридизацию) с получением потомства, в котором проявлялись бы желательные полезные свойства, и последующие, часто многократные, скрещивания потомков с линиями, которые закрепляли бы эти свойства в последующих поколениях. Такая процедура занимает, по меньшей мере, несколько лет.

Понятно, что в общем случае традиционная технология селекции по существу воспроизводит процессы, которые теоретически могли бы произойти в природе сами по себе, без какого-либо вмешательства человека.

Селекционер лишь организует возможные в природе процессы таким образом, чтобы они произошли практически и в приемлемые сроки. Правда, в ходе этой организации могут быть использованы и технические средства.

Полученные традиционными методами сорта и породы, несомненно, являются усовершествованиями и ввиду большого экономического значения нуждаются в сильной правовой охране. Однако являются ли подобные продукты (сорта и породы), а также «по существу биологические»

технологии (способы) их получения техническими усовершенствованиями в русле концепции изобретения? Вопрос вырастает в проблему, если иметь в виду также технологии селекции, в которых для получения сорта или породы используются средства и методы, нарушающие естественные процессы – соответствующие способы и продукты, по-видимому, с достаточным основанием могли бы считаться изобретениями. На практике эта проблема решалась и решается различными путями.

В первой половине XX века (и даже позднее) в некоторых странах селекционные достижения приравнивались по своему правовому статусу к изобретениям («условная» патентоспособность), и им предоставлялась охрана в рамках патентного законодательства (с выдачей патента или специального свидетельства). В других странах для них была введена охрана посредством специальных законов, которая могла сочетаться с охраной традиционным патентом («двойная охрана»). В основном, специальные законы касались охраны новых сортов растений, поскольку выведение новых пород животных значительно ограничено их природой и их правовая охрана испрашивалась нечасто.

Во второй половине прошлого века произошло существенное упорядочение в регулировании охраны сортов растений. В 1961 г. в Париже была подписана Конвенция, учреждающая Международный Союз по охране новых сортов растений (UPOV), последний Акт (1991 г.) которой вступил в силу 24 апреля 1998 г. Цель Конвенции – унификация принципов предоставления селекционерам исключительных прав на новые сорта растений в государствах-членах Союза. В ней предусмотрены определение сорта растения, условия предоставления правовой охраны и установлен минимальный объем прав владельца сорта.

В соответствии с Конвенцией UPOV сорт растения определяется как группа растений в пределах одного ботанического таксона наиболее низкого известного ранга, которая (вне зависимости от выполнения условий предоставления прав селекционерам) может быть определена выражением характеристик, являющихся результатом данного генотипа или комбинации генотипов, отличается от какой либо другой группы растений выражением, по крайней мере, одной указанной характеристики и рассматривается как единое целое в отношении своей пригодности для распространения в неизменном виде.

Для предоставления селекционеру прав на сорт растения последний должен быть: (а) новым, (б) отличным от известных сортов хотя бы по одному важному признаку, (в) однородным и (г) стабильным. Эти критерии охраноспособности выражают требования, предъявляемые к сортам растений, выработанные многолетней практикой, и могут считаться «естественными» в силу соответствия предмету охраны. Трудно представить себе применение критериев патентоспособности изобретений к оценке сортов растений, полученных традиционной селекцией – даже единственный сходный по звучанию критерий новизны понимается в этих сферах различно.

В связи с существенными различиями в условиях предоставления правовой охраны сортам растений и традиционным изобретениям и под воздействием Конвенции UPOV к настоящему времени охрана новых сортов растений в большинстве развитых стран мира стала осуществляться в рамках систем sui generis – специального законодательства по охране новых сортов растений. По аналогии с этим в странах с развитым животноводством принимаются специальные законы по охране новых пород разводимых в промышленном масштабе животных.

ЕПК (статья 53(b)) с момента введения ее в действие исключила из числа патентоспособных изобретений сорта растений и породы животных, а также «по существу биологические» способы получения сортов растений и пород животных, т. е. традиционные способы их селекции. Следует так понимать, что сорта и породы исключаются ЕПК из охраны независимо от способа их получения – будь он по существу биологическим или же в значительной мере техническим, например, с использованием модификации природного генотипа. Правда, в силу того, что в соответствии с ЕПК способы получения генетически модифицированных сортов растений и пород животных из патентной охраны не исключаются, произведенные такими способами продукты – сорта и породы – все же могут получать косвенную охрану по патенту на способ.

Однако некоторые страны придерживаются особой политики в правовой охране селекционных достижений. Так, в США имеется две системы sui generis правовой охраны сортов растений: с 1930 г. там действует специальный Закон о патентах на растения (The Plant Patent Act PPA), которым регулируется охрана размножаемых неполовым (вегетативным) путем сортов растений (в настоящее время – часть U.S.

Patent act (35 USC 161-164)), а с 1970 г., как реакция на принятие Конвенции UPOV, введен в действие Закон об охране сортов растений, размножаемых половым путем (The Plant Variety Protection Act - PVPA). Кроме того, упомянутая выше доктрина патентоспособности «всего существующего, созданного человеком» явилась основанием и для предоставления правовой охраны модифицированным техническими методами сортам растений и породам животных в рамках Патентного закона США (U.S. Patent Act – USC 1-376). Считается, что традиционные патенты на изобретения («utility patents») могут охранять новые растения дополнительно к системам охраны sui generis – PPA и PVPA [4]. Более того, как показал, проведенный автором настоящего исследования анализ выданных в США до 2000 г. патентов по соответствующим рубрикам патентной классификации, более половины их выданы именно на технически модифицированные сорта растений и породы животных.

Вопрос о возможности предоставления патентной охраны растениям и животным как таковым, т. е. вне связи с конкретными их сортами и породами, был поставлен на повестку дня с зарождением и развитием модифицированных (трансгенных) растениях и животных (хотя возможны и иные технические способы модификации организмов), изменение которых не связано с их принадлежностью к ограниченным группам культивируемых растений и животных внутри одного биологического вида, а может распространяться на весь вид и/или более высокие таксономические группы организмов. Собственно говоря, вопрос о патентоспособности таких организмов логично рассматривать, как частный случай общего вопроса о возможности предоставления патентной охраны генетически модифицированному биологическому материалу вообще. В этом плане наиболее простой и последовательной выглядит позиция США, где патентное законодательство, опираясь на упоминавшуюся выше провозглашенную Верховным Судом доктрину патентоспособности, с г. предусматривает потенциальную патентоспособность любого технически модифицированного биологического материала, включая растения и животных, не исключая модифицированных методами генетической инженерии сортов растений и пород животных.

Для выдачи Европейских патентов на технически модифицированные растения и животные, если они не относятся к конкретным сортам и породам, не существовало законодательных препятствий, и они стали выдаваться по мере поступления таких патентных заявок с середины 80-х гг.

Последняя редакция ЕПК, как отмечено выше, прямо предусматривает патентоспособность созданных техническими методами растений и животных, а в связи с этим и их частей, органов и тканей. Справедливости ради, следует отметить, что не все страны-участницы ЕПК согласны с предоставлением патентной охраны генетически модифицированному биологическому материалу [5]. Пока конфликт смягчается регулированием предоставления охраны в национальных патентных ведомствах, однако биотехнологических фирм США и Японии тенденция к унификации национальных законодательств, по-видимому, возобладает.

В настоящее время генетически модифицированному биологическому материалу предоставляется патентная охрана во многих странах мира.

Биологический материал молекулярного уровня К биологическому материалу этого уровня относятся материальные образования, представляющие собой молекулы либо их фрагменты, либо соединения молекул и/или фрагментов молекул – то, что принято относить к веществам. Это структуры субмолекулярного, молекулярного, реже, надмолекулярного уровней организации, выделяемые из клеток организмов, либо специально синтезируемые образования. В химическом отношении эти структуры или образования представлены, в основном, полимерами с нерегулярной структурой: полинуклеотидами – нуклеиновыми кислотами (рибонуклеиновой – РНК, дезоксирибонуклеиновой – ДНК), полипептидами – протеинами (в отечественной литературе обычно используется термин «белки»), а также нуклеопротеиновыми комплексами.

Однако биотехнологические продукты молекулярного уровня включают не только собственно биологический материал, как он определен в Инструкции к ЕПК (под это определение подпадают лишь нуклеотидные и пептидные продукты), но также разнообразные производные указанных веществ и образований и метаболиты, которые также имеют биологическое происхождение (образуются в микроорганизмах, растениях и животных в результате метаболизма, как например, гликаны, липиды и др.), но необязательно удовлетворяют определению биологического материала (не содержат генетическую информацию). Понятие «молекулярный биологический материал», следовательно, уже понятия «молекулярный биотехнологический продукт». В настоящем исследовании рассматриваются нуклеотидные (преимущественно) и пептидные продукты, т. е. именно те молекулярные биотехнологические продукты, которые подходят под определение биологического материала.

Подобные вещества или материальные образования обычно извлекают из организмов и очищают методами биохимии и физической химии, поэтому они считаются продуктами, полученными химическим путем. Во многих странах мира на вещества, полученные химическим путем, патенты стали выдаваться сравнительно недавно.

То, что полученные или измененные посредством технических методов, в частности химическим путем, вещества могут считаться изобретениями, мало у кого вызовет сомнения. Но в отношении веществ, извлеченных из организмов, такие сомнения вполне возможны, и некоторые специалисты считают, что извлечение, например, нуклеиновых кислот из организмов с последующим определением их состава и структуры эквивалентно открытию, т. е. обнаружению того, что создано природой [6;

7]. Но, как и в случае с микроорганизмами, такой материал, выделенный техническими методами в чистом виде из организма, может иметь очень важное коммерческое значение и, следовательно, нуждается в сильной правовой охране – такой, какую может обеспечить патент на изобретение.

Любопытно, как данная ситуация урегулирована ЕПК в отношении генов человека. С одной стороны, в соответствии с пунктом (1) правила 23е простое открытие одного из элементов тела человека, включая последовательность или частичную последовательность гена, не может составлять патентоспособного изобретения, с другой – в соответствии с пунктом (2) этого же правила 23е – элемент, выделенный из тела человека, включая последовательность или частичную последовательность гена, может составлять патентоспособное изобретение. Налицо некоторое противоречие в нормах, поскольку неясно, как можно «просто обнаружить», например, частичную последовательность гена в организме, без выделения ее из организма. На эту неясность обратили внимание патентные эксперты из разных стран на учебном семинаре по патентной экспертизе в области гено- и биотехнологии в Мюнхене в 2000 г. По разъяснению главного юриста ЕПВ R. Moufang, одновременное наличие в правилах этих противоречащих одна другой норм является вынужденной уступкой той части специалистов и общественности, которая с осторожностью относится к вопросам патентования элементов человека. Отмеченное противоречие перешло в ЕПК из «биотехнологической» Директивы 98/44/EC от 6 июля 1998 г. (см. далее), на несовместимость статей, соответственно, 5.1 и 5. которой указывают и другие авторы [7].

В целом в настоящее время ни в ЕПВ, ни в патентных ведомствах США, Японии и многих других стран нет принципиальных препятствий для предоставления охраны биологическому материалу молекулярного уровня.

Тем не менее, вопросы, касающиеся оценки патентоспособности биомолекул, их фрагментов и комплексов, весьма непросты, что иллюстрируется как текущей экспертной и апелляционной практикой патентных ведомств, так и достаточно обширной практикой судов, рассматривающих иски о нарушении и недействительности патентов на такие изобретения.

I.3. Основные инструменты развития патентной охраны биотехнологических продуктов Экономика любой страны в значительной степени связана с международным товарооборотом. Будучи атрибутом экономики, патентные системы стран, особенно их законодательства, обречены быть вовлеченными в международные отношения. В условиях продолжающейся глобализации экономики и острой конкуренции в различных областях деятельности понятны стремление разработчиков биотехнологических продуктов запатентовать новейшие результаты своих исследований для скорейшего включения произведенных продуктов в международный товарооборот.

Крупные биотехнологические фирмы оказывают давление на законодателя в направлении необходимости гармонизации национальных законодательств для обеспечения согласованного развития экономики в мировом масштабе.

Реализация этих устремлений требовала разработки системы мероприятий регионального и международного уровня для более быстрого продвижения идеи патентной охраны биотехнологических изобретений.

Система охватывает мероприятия, касающиеся различных сторон патентного права, и включает, в частности, заключение соглашений по унификации процедур патентования биологического материала и контроля за нарушениями прав, вытекающих из патента, изучение и систематизацию практики рассмотрения патентных заявок в патентных ведомствах разных стран, мероприятия по повышению квалификации патентных экспертов в области биотехнологии, конференции и семинары, освещающие методологию и практику оценки патентоспособности в патентных ведомствах. Разумеется, подобные мероприятия проводятся не только в отношении патентования биотехнологических изобретений. Однако ввиду повышенной активности разработчиков в этой сфере вместе с относительной новизной и спецификой предмета этих изобретений, а также их ввиду их важности для экономической жизни общества, вопросам, связанным с патентованием биотехнологических изобретений уделяется повышенное внимание.

Реально конкуренция на международной арене отражается в том, что в различных регионах мира периодически возникают споры о нарушении «биотехнологическим» делам оказывают существенное влияние на толкование и формирование законодательных норм.

I.3.1. Аспекты гармонизации национальных патентных законодательств является заключенная в 1883 г.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Именно на международные соглашения, направленные на упрощение и унификацию процедуры зарубежного патентования различных видов промышленной собственности и организацию контроля за соблюдением прав на эту собственность. Наиболее значительными международными соглашениями для патентной охраны биотехнологических изобретений являются Будапештский договор по международному признанию депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры, 1977, и Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS – Trade Rights of Intellectual Property), представляющее собой одно из приложений к Договору о Всемирной Торговой Организации. TRIPS отражает различные интеллектуальную собственность, в том числе, патентов на изобретения, а ст. 27 этого соглашения прямо касается патентования макробиологического материала и пока еще предусматривает возможность для государств-членов ВТО исключать из числа патентоспособных изобретений растения и животных, также как и биологические, по существу, способы выращивания растений и животных. Но данное положение будет пересмотрено.

Регистрация биологического материала биотехнологических изобретений имеет институт регистрации биологического материала.

Регистрация биологического материала в различных коллекциях вначале служила целям изучения и систематизации флоры и фауны, но в дальнейшем она оказалась весьма полезной не только в чисто научном, но и в техническом плане.

В свое время патентование микроорганизмов столкнулось с проблемой их адекватного описания в материалах заявки на патент на изобретение: с одной стороны, подробное описание признаков и свойств микроорганизма загромождает описание изобретения многочисленными деталями, а с другой – все равно не дает точного представления о нем. Проблема была решена введением института депонирования микроорганизмов в целях патентной процедуры. Само по себе депонирование какого-либо биологического материала представляет собой его регистрацию и хранение в какой-либо официально признанной коллекции и, как таковое, необязательно связано с патентованием изобретений. Однако оно оказалось удобным средством для патентования, поскольку позволило заменить подробное описание микроорганизма в патентной заявке отсылкой на его номер в конкретном депозитарном органе (депозитарии). При необходимости патентный эксперт или другое заинтересованное лицо может ознакомиться с депонированным материалом.

микробиологического материала при зарубежном патентовании в 1977 г.

был заключен Будапештский договор по международному признанию депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры.

Как в странах Европы, так и в США депонированию биологического материала придается большое значение.

В соответствии с ЕПК (правило 28 Инструкции) биологический материал подлежит депонированию, если изобретение включает использование биологического материала или касается биологического материала, к которому публика не имеет доступа и который не может быть описан в заявке на Европейский патент так, чтобы специалист смог осуществить изобретение. Необходимость депонирования биологического материала не просто заменяет его детальное описание в заявке на патент, но, прежде всего, выступает как требование, заключающееся в подтверждении известности и фактической доступности для общественности этого материала на момент подачи заявки.

Ведомством по патентам и товарным знакам США, хотя имеются и нюансы.

Согласно патентным правилам (37 CFR 1.801-1.802) необходимость в депонировании биологического материала отпадает, если он удовлетворяет требованиям патентоспособности как он раскрыт в описании изобретения (см. также 35 U.S.C. 112). Такая необходимость отсутствует, inter alia, если биологический материал известен и фактически доступен общественности (концепция «known and readily available» – например, сведения о нем опубликованы и при необходимости он доступен для ознакомления) либо может быть изготовлен или выделен без чрезмерного экспериментирования.

Причем под биологическим материалом, подлежащим депонированию, понимается такой материал, который включает материал, способный, прямо или опосредованно, к самовоспроизведению. В качестве представительных примеров указываются бактерии, грибки, включая дрожжи, водоросли, протозоа, эукариотические клетки, клеточные линии, гибридомы, плазмиды, вирусы, клетки тканей растений, лишайники, семена. Такой материал, как вирусы, векторы, клеточные органеллы и другой неживой материал, находящийся в живой клетке и воспроизводимый из нее, может быть зарегистрирован депонированием хозяйской клетки, способной к воспроизведению этого неживого материала. Крупнейшим депозитарием в США является Американская Коллекция Типовых Культур (ACCT), где депонируются, в частности, семена технически модифицированных сортов растений, т. е. также и макробиологический материал.

Регистрация биологического материала молекулярного уровня также имеет место. Она представляет собой запись и хранение характеризующей этот материал информации на электронных носителях в специальных компьютеризованных банках (базах) данных. Регистрация в электронной форме применяется для хранения информации по выделенным из организмов нуклеотидным последовательностям генов и аминокислотным последовательностям протеинов, а также по синтезированным нуклеотидным и аминокислотным последовательностям. Крупнейшие из таких банков данных (например, Genbank – в США, EMBL – в Швейцарии) постоянно пополняются данными из генно-инженерных лабораторий всего мира и хранят информацию о миллионах клонов последовательностей генов и протеиновых доменов.

В отличие от депонирования микро- и макробиологического материала сведения о зарегистрированных в банках данных нуклеотидных и аминокислотных последовательностях не являются необходимыми при патентовании генов и протеинов, поскольку такие последовательности обычно приводятся непосредственно в материалах патентной заявки. В основном регистрация материала молекулярного уровня служит развитию научных исследований. Эти сведения также могут быть полезными для разработки и патентования новых продуктов (правда, и для создания «компьютерных» изобретений!). Тем не менее, такие банки данных оказываются необходимыми при оценке патентоспособности биологического материала молекулярного уровня, т. к. содержащиеся в них сведения характеризуют уровень техники в данной области.

Сотрудничество по взаимопониманию в оценке патентоспособности В условиях ускоряющейся глобализации экономики адекватная охрана прав интеллектуальной собственности в международном масштабе рассматривается в качестве обязательного фактора развития технологий и здоровой конкуренции. В связи с этим мировым сообществом признана насущная необходимость гармонизации национальных систем правовой охраны промышленной собственности, в частности установление «прозрачных» правил патентной охраны изобретений и возможности более раннего получения такой охраны.

В три патентные ведомства – США, Японии и Европейского Сообщества – поступает около 90% всех подаваемых заявок на патент в мире, причем более половины заявок поступает в каждое ведомство от иностранных заявителей. Имея в виду гармонизацию подходов в предоставлении правовой охраны изобретениям, этими ведомствами еще в 1983 г. была создана Трехсторонняя Комиссия по сотрудничеству, в рамках которой реализуется идея «трехсторонних проектов» (Trilateral Projects), одной из целей которых является достижение взаимопонимания в отношении проведения патентного поиска и экспертизы по заявкам на патент. Отчеты о результатах сотрудничества стали публиковаться в Интернете на так называемом Трехстороннем Веб Сайте (Trilateral Web Site), учрежденном в ноябре 1998 г. на серверах каждого из этих патентных ведомств [8]. Среди вопросов, которым посвящены проекты, важное место занимает изучение практики предоставления патентной охраны биотехнологическим изобретениям.

Так, в рамках Трехстороннего проекта B3b(ex-24.1), осуществленного в 1999 – 2002 гг., было проведено сравнительное исследование подходов Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), Патентного ведомства Японии (JPO) и ЕПВ (EPO) в патентовании биологического материала по трем темам: патентоспособность фрагментов ДНК;

изобретения, связанные с молекулами нуклеиновых кислот, о функциях которых делается вывод на основании «поиска гомологии» (поиск в компьютеризованных базах данных); сравнительное изучение в отношении пунктов притязаний, содержащих «будущие изобретения». Исследование заключалось в сравнении ответов трех патентных ведомств на заранее разработанные вопросы и представлении резюме. Например, по теме «Изобретения, связанные с молекулами нуклеиновых кислот, о функциях которых делается вывод на основании поиска гомологии» предлагалось дать ответ на следующие четыре вопроса:

1. Как рассматривает Ваше Патентное ведомство изобретение, в котором заявлена нуклеиновая кислота: как изобретение на химическое соединение или как относящееся к информации?

2. Какого типа функцию или полезность требуется раскрыть в промышленной применимости (полезности) или осуществимости 4. При каких обстоятельствах, если это принимается во внимание, Патентное ведомство требует экспериментальных свидетельств, показывающих функцию или полезность заявленной молекулы Затем приводились гипотетические случаи изобретений в виде пунктов притязаний и аннотации описания изобретения, на примере которых патентным ведомствам и предлагалось дать ответы на поставленные вопросы. В рамках этих проектов был рассмотрен практически весь диапазон содержательных условий патентоспособности изобретений, относящихся к ДНК и протеинам.

В 2003 г. в рамках проекта WM4 (Сравнительные исследования в новых технологиях – биотехнология, методы бизнеса и т. д.) был выпущен отчет по сравнительному изучению практики патентной экспертизы изобретений, относящихся к единичному (точечному, сингулярному) нуклеотидному полиморфизму (SNP) и гаплотипам – теме, связанной с генной терапией.

Результаты сравнительного изучения подходов трех патентных ведомств к оценке изобретений, основанных на ДНК, показали близость их позиций в большинстве аспектов. Так, в приведенном выше примере на первый вопрос, USPTO ответило, что молекулы нуклеиновых кислот «рассматриваются как химические соединения (композиции веществ)», JPO – «как химические соединения», а EPO – что «в соответствии с практикой пункт притязаний на молекулу нуклеиновой кислоты является пунктом на продукт, относящийся к биологическому материалу (химическому соединению)». При ответах на другие вопросы были выявлены и отличия в подходах, в основном между позициями EPO и JPO, с одной стороны, и USPTO, с другой. Позицию USPTO отличает большее внимание к вопросам оценки неочевидности изобретений, а также изобретений, связанных с протеинами.

сравнительного изучения требований, предъявляемых тремя патентными ведомствами по широкому кругу вопросов. Особое внимание в ходе изучения было уделено аспектам промышленной применимости или полезности, ясности, достаточности раскрытия, осуществимости и поддержки пунктов притязаний описанием изобретения (в трех патентных ведомствах несколько различны сами названия требований), как первостепенным условиям предоставления патентной охраны изобретению, смысл которых, по общему признанию, состоит в том, что патент выдается как компенсация за такое раскрытие сущности изобретения, которое позволяет специалисту осуществить его без чрезмерного дополнительного экспериментирования. В отчете подчеркивалось, что результаты сравнения касаются лишь требований к изобретениям, которые предъявляются при первичном рассмотрении заявки на патент, причем только в отношении конкретных разработанных гипотетических случаев, и они патентоспособности в этих трех патентных ведомствах. В частности, в резюме по упомянутой выше теме, касающейся поиска гомологии, отмечено:

«Поскольку предмет сравнительного изучения исключительно противоречив и в высочайшей степени зависит от фактов, оценка патентоспособности при рассмотрении некоторых реальных заявок производится в каждом случае по конкретным основаниям» («on a case by case basis»).

Биотехнологическая революция, начатая с возникновением генной инженерии, продолжается три десятилетия. По сравнению с развитием традиционных областей техники – механикой, химией и электротехникой – срок небольшой. Поэтому различия патентных ведомств разных стран в подходах к патентованию биотехнологических изобретений, отличающихся спецификой, связанной с характером биологического материала, очевидно, будут сказываться еще в течение длительного времени.

Директива 98/44/EC от 6 июля 1998 г.

После признания в 1980 г. в США и Японии генетически патентоспособного изобретения в этих странах обозначился всплеск патентной активности биотехнологических фирм в стремлении обеспечить поддержку в расширении сбыта своих продуктов на международном уровне.

Крайне обеспокоенная натиском фирм США, биотехнологическая промышленность стран Европейского Союза стала добиваться принятия законодательных мер по защите европейского рынка. Результатом этого давления стали разработка и принятие Европейским Парламентом и Советом биотехнологических изобретений (далее – Директива), предусматривавшей предоставление такой охраны биотехнологическим процессам и продуктам.

Разработка и принятие Директивы было трудным и длительным процессом, поскольку некоторые страны-члены ЕС упорно не соглашались с предоставлением патентной охраны генетически модифицированному материалу [5; 9; 10]. Директивой предписывалось государствам-членам ЕС привести свои законы, инструкции и административные требования в соответствие с ее положениями не позднее 30 июля 2000 г. В связи с создавшейся ситуацией Административный Совет Европейской Патентной Организации принял решение о приведении в соответствие с Директивой регионального патентного законодательства, что и было реализовано введением специальной главы VI («Биотехнологические изобретения») в Инструкцию по применению ЕПК, представленной упомянутыми выше правилами 23b-23e. Таким образом, Директива 98/44/EC от 6 июля 1998 г.

изобретений для стран Евросоюза.

Текст Директивы включает обширную преамбулу и 18 статей, принудительное перекрестное лицензирование, депонирование биологического материала и заключительные обязывающие положения).

Фундаментальное значение Директивы состоит в том, что помимо изобретения, реализованных в правилах Инструкции к ЕПК, в ней предусмотрены и основные принципы права из патента на такие изобретения, в частности, даны ответы на вопросы, касающиеся объема предоставляемой охраны, ограничения прав владельцев патента и фермеров, а также принудительного перекрестного лицензирования.

Так, в соответствии со ст. 9 Директивы охрана патентом продукта, информации, должна распространяться на весь материал (исключая тело человека и его элементы), в который данный продукт включен и в котором генетическая информация содержится и выполняет свою функцию.

В соответствии со ст. 8 охрана, предоставляемая патентом на биологический материал, обладающий специфическими признаками как результат изобретения, распространяется на любой биологический материал, («propagation») или размножение в идентичной или отличающейся форме («multiplication») и обладающий такими же самыми признаками. Кроме того, данная статья Директивы предусматривает косвенную охрану такого биологического материала, производимого запатентованным способом.

патентовладельца: на биологический материал, полученный размножением (посредством «propagation» или «multiplication») из охраняемого патентом биологического материала, упомянутого в ст. 8 и 9, помещенного владельцем патента или с его согласия на рынок на территории государствчленов ЕС, охрана не распространяется, если указанное размножение с неизбежностью вытекает из применения запатентованного биологического материала, ради которого он был помещен на рынок, и если полученный материал специально не используется для другого подобного размножения.

Ст. 11 Директивы касается «умаления» прав фермера, которому владельцем патента или с его согласия продается или коммерциализуется иным способом репродуцируемый растительный или животный материал для сельскохозяйственного использования. В этом случае, фермеру разрешается использовать продукт урожая или приплод от животного для дальнейшего размножения лишь на своей собственной ферме, причем в отношении растительного материала пределы и условия использования должны соответствовать требованиям статьи 14 Инструкции ЕС № 2100/94, а в отношении животного материала – определяться в соответствии с национальными законами государств-членов ЕС, инструкциями и практикой.

лицензирования отражает специфику правовой охраны растительного биологического материала. В соответствии с этой статьей, если селекционер не может получить или использовать сорт растения, не нарушая ранее выданный патент, он вправе потребовать у владельца патента лицензию на неисключительное использование охраняемого этим патентом изобретения, поскольку эта лицензия необходима для использования сорта растения, на который предполагается получить правовую охрану. Государства-члены ЕС должны предусмотреть, что в случаях выдачи такой лицензии владелец патента будет иметь право, на разумных условиях, на перекрестную лицензию на использование охраняемого сорта растения. Аналогичные права имеет владелец патента, касающегося биотехнологического изобретения, если он не может его использовать, не нарушая более раннего права владельца сорта растения. Для применения ст. 12 требуются также дополнительные условия, одним из которых является безуспешность попыток одной из указанных сторон получить у другой обычную договорную лицензию.

Формулировки статей 8 и 9 Директивы, относящиеся к объему предоставляемой патентом охраны, допускают, по существу, всеобъемлющее расширение прав обладателя патента на биологический материал. Как справедливо отмечает D. Schertenleib, детально анализирующий в свете Директивы и упомянутых выше Трехсторонних Проектов вопросы патентоспособности и охраны изобретений, основанных на ДНК, без точного определения понятий «отделение в отличной форме» («divergent propagation»), «размножение» («multiplication») и «функция генетической информации» («function» of «genetic information») статьи 8 и 9 очень трудно интерпретировать [7]. По его мнению, выход за пределы нормального принципа предоставления охраны непосредственному продукту запатентованного способа и кажущаяся связь указанных статей лишь с естественным размножением, являющимся признаком живого материала и плазмидных векторов, означали бы, что в этом новом режиме охраны плазмиды, трансгенные клетки, животные и растения охранялись бы патентом на введенные в них гены. Более того, Dr. Schertenleib отмечает, что и решение вопроса, будут ли подпадать под охрану патента на геномную ДНК продуцируемая с нее мРНК («матричная» или «информационная» и получаемый в результате протеин, зависит от того, рассматриваются ли транскрипция с ДНК и трансляция как отделение, размножение или введение генетической информации, и высказывает надежду на то, что ЕС в ближайшем будущем выпустит соответствующее руководство.

I.3.2. Роль прецедента Важнейшим инструментом развития правовой охраны изобретений является прецедентная практика – апелляционная практика патентных ведомств и практика рассмотрения патентных споров в судах.

предусматриваются разнообразные конкретные ситуации, которые могли бы иметь место в практике как предоставления охраны изобретениям, так и охраны уже запатентованных изобретений, поскольку правовые нормы носят обобщенный характер. При попытке применения некоторые нормативные положения могут быть слишком широко или неточно истолкованы, для других могут отсутствовать четкие механизмы их применения, которые еще только предстоит разработать. Это естественно. Поэтому исторически сложился механизм практической «обкатки» законодательных норм в ходе рассмотрения в патентных ведомствах жалоб на отказ в выдаче патента и возражений против выдачи патента, а также при рассмотрении исков о недействительности патентов в судах разных инстанций. Этот механизм законодательства, а в случае целесообразности и их корректировку, методологии и практики применения патентного права.

традиционных областях техники достаточно хорошо отработаны, то для генетическая инженерия, они все еще отрабатываются. Поэтому как в прошлом, так и в настоящее время значение апелляционной и судебной практики в правовой охране биотехнологических изобретений достаточно велико.

различается как в зависимости от системы права в стране, так и от характера прецедента – является ли он решением апелляционной инстанции патентного ведомства, или решением суда той или иной инстанции.

Апелляционная практика патентных ведомств Апелляционное рассмотрение жалоб на отказ в выдаче патента и возражений против выдачи патентов в патентных ведомствах традиционно имеет большое значение в странах романо-германской правовой системы, например, в большинстве стран континентальной Европы.

Европейское Патентное Ведомство накопило достаточно обширную апелляционную практику [11]. Именно в процессе рассмотрения жалоб и возражений Технической (T), Юридической (J) и Расширенной (G) палатами жалоб ЕПВ совершенствовались основные методологические принципы предоставления патентной охраны, в частности, биотехнологическим изобретениям. В практике ЕПВ затронуты практически все аспекты оценки патентоспособности биотехнологических изобретений, включая необходимую степень подтверждения объема пунктов притязаний описанием изобретения, соответствие изобретения критериям патентоспособности и другие условия предоставления патентной охраны [12]. При этом диапазон воздействия на патентное законодательство не ограничивается лишь толкованием его норм, например, с помощью определения значения терминов «микроорганизм», «микробиологический способ» и «микробиологическое вещество», как это имело место в решении Апелляционной палаты ЕПВ по делу Т 356/93. Воздействие апелляционного прецедента простирается вплоть до законотворчества, свидетельством чего является известное решение Расширенной Палаты Жалоб по делу G1/98, в котором был разрешен вопрос о различии сортов растений и растений как таковых и патентоспособности последних [4].

Как уже упоминалось, статья 53 ЕПК с самого начала не исключала из патентоспособности растения как таковые, и, казалось бы, сферы действия различных систем правовой охраны новых растений четко разграничены.

Тем не менее, все оказалось не так просто ввиду пересечения интересов традиционных селекционеров и разработчиков генетически модифицированного биологического материала: во второй половине 90-х г.г.

в ЕПВ (на примере заявки на патент фирмы Novartis, включавшей пункты притязаний на трансгенное растение) дебатировался вопрос о правомерности выдачи патентов на трансгенные организмы, при этом выдача Европейских патентов на подобные изобретения была приостановлена на несколько лет [13].

Основное возражение против выдачи патентов на генетически модифицированные растения состояло в том, что пункты притязаний, хотя и не направлены непосредственно на какие-либо специальные сорта растений, все же заключают в себе сорта растений и, следовательно, недопустимы в соответствии со статьей 53(b) ЕПК. Однако результатом дебатов стало восстановление с 1999 г. патентоспособности трансгенных растений.

Апелляционная палата ЕПВ расширенного состава в своем решении указала, что: «Притязания, в которых специальные сорта растений не заявлены индивидуально, не исключаются из патентоспособности согласно статье 53(b), даже несмотря на то, что они, возможно, охватывают сорта растений»

[4; 14]. Основное различие между сортом растения и генетически модифицированным растением как таковым Палата сформулировала следующим образом.

В соответствии с UPOV сорт растения определяется всем своим генотипом. Способы получения такого растения не позволяют выделить из него отдельные признаки и ввести их заданным образом в другое растение.

Генная инженерия позволяет выделить из какого-либо организма ген, отвечающий за проявление определенного признака, и ввести его в растение, которое в результате будет определяться именно введенным геном, т. е. частью генотипа.

В G 1/98 Палата решила также ряд близко связанных вопросов. В частности, было найдено, что новый сорт растения, полученный в результате генетической модификации, в том числе конкретного известного сорта, растения, также исключается из патентной охраны, поскольку способы генной инженерии не идентичны микробиологическим способам – термин «микробиологические способы» в статье 53(b) ЕПК используется как синоним способов, использующих именно микроорганизмы. То есть, хотя термин «микроорганизмы» используется в практике ЕПВ в широком значении (имеются в виду также отдельные клетки многоклеточных модифицированные растения следует рассматривать как продукты микробиологических способов в смысле второй части предложения статьи 53(b) ЕПК.

По-видимому, лишь предстоящее внесение изменений в ЕПК в связи с Директивой ЕС (работа шла параллельно) не позволило ввести в Конвенцию норму о патентоспособности трансгенных организмов как таковых на основе решения по G 1/98.

Судебная практика Правоприменительная деятельность – одна из составляющих патентной системы государства. Эта деятельность осуществляется судами, в частности, в их решениях по делам о нарушении патента, в соответствии с которыми патент на изобретение может быть как подтвержден, так и аннулирован, либо пределы его действия могут быть ограничены, поскольку весьма часто в защиту от иска о нарушении патента ответчик предъявляет встречный иск о недействительности патента [15; 16]. Непосредственно, разрешая спор между конкретными спорящими сторонами, судебные решения регулируют в большой мере экономические отношения, но необходимость исследования вопроса о правомерности выдачи патента обусловливает их большое значение в отношении толкования норм патентного законодательства, а также непосредственно в их формировании – прецедент становится полноправной частью законодательства и методики оценки патентоспособности изобретения. В особенности это характерно для стран общего права – Англии, США и других англоязычных стран.

Едва ли не наиболее ярким примером значения прецедента, относящегося к правовой охране изобретений, является неоднократно упомянутое выше решение Верховного Суда США 1980 г. в отношении патента на генетически модифицированную бактерию. В этом судебном решении, по существу, была провозглашена современная доктрина патентоспособности: «патентоспособно все существующее, созданное человеком». Примечательно, что эта доктрина была провозглашена именно в связи с рассмотрением дела, касающегося патента на биологический материал.

Решения судов далеко не всегда согласуются с практикой патентных ведомств. Пример прямого противоречия решения суда установившейся практике патентного ведомства США приводит P. Ducor, который указывает на решение Суда Федерального Округа в деле In re Duel (34USPQ 2d (Fed. Cir. 1995)) [1]. Это решение, приобретя силу закона, кардинальным образом изменило подход к оценке патентоспособности значительной части изобретений, основанных на ДНК: суд решил, что методика оценки неочевидности нуклеотидных и пептидных продуктов должна осуществляться аналогично таковой для изобретений в области химических соединений – вместо традиционного в практике патентного ведомства способа доказательства очевидности посредством известности части последовательности и способов получения полной последовательности – методов клонирования, секвенирования и т. д.

При исследовании действительности патента в судах рассматривается очень широкий круг вопросов [6; 15-19], в том числе и такие, которые рассматриваются по апелляциям в патентных ведомствах, однако ответы на эти вопросы нередко различаются, в той мере, насколько практический экономический подход отличается от умозрительного подхода к оценке патентоспособности.

Ясное представление о характере рассматриваемых в судах вопросов в связи с биотехнологическими патентами дают, например, P. Gilbert и др. [6], которые констатируют, что рассмотрение дел в этой области в судебных инстанциях Великобритании характеризуется дебатами по вопросам достаточности раскрытия изобретения, наличия изобретательского уровня (неочевидности) и патентоспособности предмета как такового, и, в частности, отмечают следующее.