На правах рукописи

ХАЛИЛОВ Дуняамин Закир оглы

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И ЗНАК

ОБСЛУЖИВАНИЯ СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность 12.00.03 – гражданское право;

предпринимательское право; семейное право;

международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук

Москва – 2013

Работа выполнена на кафедре гражданского и трудового права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Научный руководитель: Курбанов Рашад Афатович доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ

Официальные оппоненты: Рузакова Ольга Александровна доктор юридических наук, профессор Заместитель руководителя аппарата комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Орлова Елена Дмитриевна кандидат юридических наук, Государственный эксперт по интеллектуальной собственности 1-ой категории Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности»

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт государства и права Российской академии наук»

Защита состоится « 19 » декабря 2013 г. в 13 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д 401.001.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» по адресу:

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности».

Автореферат разослан « 18 » ноября 2013 года.

Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат юридических наук Е.В. Толстая

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Экономические преобразования в стране привели к тому, что существование хозяйствующих субъектов во многом стало зависеть от качества результатов их деятельности. Появление в России большого числа конкурирующих субъектов предпринимательства неизбежно привело к обострению актуальной проблемы индивидуализации предлагаемых ими товаров, работ и услуг. Современная практика показала, что товарный знак и знак обслуживания представляют собой наиболее популярные средства индивидуализации из всех тех, которым Гражданский кодекс Российской Федерации 1 (далее по тексту – ГК РФ) предоставляет охрану.

Причем в том, чтобы предлагаемая продукция, товары или услуги были узнаваемы и отличались от аналогичных товаров, продукции или услуг характерными свойствами, заинтересованы как их производители, так и потребители. Именно товарный знак и знак обслуживания ассоциируются у потребителя с конкретным производителем товара или предпринимателем, оказывающим определенного рода услуги или выполняющим определенные работы, которые гарантируют потребителю определенный набор качеств, ценностей и услуг. Производителю также необходимо «раскрутить»

используемый им товарный знак или знак обслуживания, поскольку именно с вызывающими доверие у потребителя товарами, работами и услугами легче всего проникать на новые рынки.

Таким образом, потребность в эффективном правовом механизме, обеспечивающим не только должную индивидуализацию товаров, работ и услуг, но и правовую охрану товарного знака и знака обслуживания, не хозяйствования для различных производителей, поддержанием в их деятельности конкурентных начал, а также необходимостью насыщения рынка Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ // СЗ РФ, 25.12.2006, №52 (1 ч.), ст. 5496.

качественными товарами и услугами для удовлетворения потребностей населения.

Часть четвертая ГК РФ, регулирующая право интеллектуальной собственности, вступила в силу с 1 января 2008 года. При этом нормы утратившего силу Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 года №3520далее – Закон о товарных знаках), посвященного вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания, за исключением нескольких новшеств, были перенесены в часть четвертую ГК РФ практически без изменений. Большинство правовых проблем, выявленных в период действия данного закона, не были учтены при принятии ГК РФ.

Таким образом, последняя кодификация права интеллектуальной собственности не только выявила новые правовые проблемы в правовом регулировании средств индивидуализации товаров, работ и услуг, но и не устранила ранее существовавшие, что обусловливает необходимость совершенствования законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания.

Изложенное дает основание утверждать, что комплексное исследование норм российского законодательства, регулирующих вопросы приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности представляется наиболее актуальным, поскольку существующие практические и теоретические проблемы в рассматриваемой области требуют разрешения, а сама тема заслуживает самостоятельного изучения и дополнительного развития.

';

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы правового регулирования интеллектуальной собственности, в том числе и товарных знаков и знаков обслуживания, нашли отражение во многих комплексных Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу) // Российская газета, №228, 17.10.1992.

исследованиях, в том числе диссертационных, а также в большом количестве отдельных работ различных авторов по данной теме.

Вместе с тем большая часть этих исследований посвящена отдельным аспектам, таким как правовая охрана товарных знаков, правовой режим товарного знака, условия охраноспособности товарного знака, его сравнение с иными средствами индивидуализации, исключительное право на товарный знак, исчерпание прав, договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак.

регулирующих вопросы приобретения и осуществления исключительных прав на средства индивидуализации, до настоящего времени носили, в основном, теоретический характер в силу их появления лишь в четвертой части ГК РФ.

отношения, возникающие в сфере приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности.

регулирования отношений, составляющих объект научного исследования, а также соответствующая правоприменительная практика и труды специалистов по вопросам приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности.

Цели и основные задачи исследования.

действующего законодательства, связанного с регулированием отношений, складывающихся при приобретении и осуществлении исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности; выявление и решение наиболее важных проблем теоретического совершенствованию правового регулирования отношений в этой сфере, а также в правоприменительной практике.

Исходя из намеченной цели, поставлены следующие задачи:

раскрыть понятие товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, работ и услуг; выявить их признаки и классифицировать;

проанализировать исторические аспекты становления и развития средств индивидуализации товаров, работ и услуг;

исследовать исключительные права как правовую категорию;

определить основания и порядок приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания;

выявить способы осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания;

проанализировать зарубежный опыт приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания;

раскрыть понятие защиты исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания; исследовать основания и способы защиты исключительных прав;

предпринимателей на товарный знак и знак обслуживания в России и за рубежом;

разработать предложения по дальнейшему совершенствованию положений российского законодательства, регулирующих различные вопросы в отношении товарных знаков и знаков обслуживания.

Степень научной разработанности темы исследования.

Проблемы приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания постоянно привлекают к себе внимание ученых и практиков, широко исследуются в юридической литературе. Изданы монографии, научно-практические работы, статьи в периодических изданиях, в которых анализируются различные аспекты в этой области и разрабатываются рекомендации по совершенствованию действующего законодательства.

Вопросам понятия, признакам и видам товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, работ и услуг посвящено немало трудов ученых-правоведов, среди которых необходимо назвать Ж.С.

Акопову, В.И. Мухина, А.П. Рабеца, С.И. Раевича, Я.С. Розена, В.М. Сергеева, А.П. Сергеева, С.А. Сударикова и ряд иных авторов.

История становления и развития законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания исследована в трудах таких ученых, как В.В. Белов, Г.В.

Виталиев, Г.М. Денисов, Б.Ю. Золотарев, В.М. Мельников, А.Р. Павлинская и др.

Анализируя исключительные права как правовую категорию, необходимо отметить, что данным вопросам было уделено много внимания. В данном случае, прежде всего, необходимо выделить научные труды Л.Б. Гальперина, В.А. Дозорцева, И.А. Зенина, Л.А. Михайловой, А.П. Сергеева и т.д.

В юридической литературе много внимания уделяется вопросам приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания.

Эти вопросы нашли отражение в трудах таких ученых, как Э.П. Гаврилов, М.Я.

Кириллова, П.В. Крашенинников, В.В. Орлова, З. Садыгов, А.П. Сергеев, В.Н.

Штенников и иных авторов.

Способы осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания были проанализированы в трудах В.А. Дозорцева, В.Н.

Евдокимовой, В.И. Еременко, А.Л. Маковского.

Вопросы защиты исключительных прав предпринимателей на товарный знак и знак обслуживания всегда были одной из самых актуальных тем в рамках исследований вопросов интеллектуальной собственности. Они исследованы такими авторами, как В.Н. Бутылин, В.П. Грибанов, В.В.

Дорошков, В.И. Еременко, Т.И. Илларионова, А.И. Кандауров, В.Н. Лопатин и др.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют современные методы научного познания, такие как диалектикоматериалистический метод, метод сравнительного анализа, историко-правовой и сравнительно-правовой методы, методы системного и логического анализа, формально-логический и иные.

Теоретическую основу исследования составляют труды ученыхправоведов, содержащие анализ проблем приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности.

Информационную базу исследования составляют российские законодательные и иные нормативно-правовые акты, положения которых регулируют вопросы средств индивидуализации товаров, работ и услуг, в том числе приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательства.

Эмпирическую базу исследования составляет практика применения положений российского законодательства, регулирующего вопросы общего положения интеллектуальной собственности и средств индивидуализации в Российской Федерации, российским патентным ведомством и арбитражными судами различных инстанций, а также практика применения соответствующего законодательства зарубежными патентными ведомствами и судами.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что оно представляет собой одно из первых сравнительно-правовых комплексных исследований ряда важнейших теоретических и практических проблем, возникающих при исследовании вопросов приобретения и осуществления субъектами предпринимательской деятельности исключительных прав на самые распространенные на практике средства индивидуализации товаров, работ и услуг: на товарный знак и знак обслуживания.

Многие вопросы, отраженные в работе, ранее не получили достаточного освещения, но, по мнению автора, имеют большое теоретико-практическое значение.

В диссертации содержатся научно-теоретические положения, а также рекомендации по совершенствованию действующего законодательства и судебной практики, содержащие элементы новизны и выносимые на защиту.

1. Обосновывается вывод о том, что с учетом вступления России в ВТО дефиниции товарного знака и знака обслуживания, содержащиеся в части четвертой ГК РФ, нуждаются в уточнении.

Под товарным знаком предложено понимать уникальное обозначение (сочетание обозначений) товара, способное отличить товары, производимые и (или) деятельности.

обозначение (сочетаний обозначений) работ и (или) услуг, способное отличить работы и (или) услуги различных субъектов предпринимательской деятельности.

2. На основе выявленных признаков, присущих праву собственности, обязательственному праву и исключительному праву, предлагается выделить исключительные права в самостоятельную группу имущественных прав наряду с правами вещными и правами обязательственными.

3. Сформулировано определение исключительного права, под которым следует понимать самостоятельное имущественное право, содержание которого включает в себя правомочия использования и распоряжения результатами интеллектуальной деятельности, а также право требовать определенного поведения от третьих лиц.

4. Исходя из предложенного определения исключительных прав, предлагается закрепить дефиницию исключительного права на законодательном уровне, для чего необходимо внести в ст. 1226 ГК РФ следующие дополнения:

«Исключительное право – самостоятельное имущественное право на результаты интеллектуальной деятельности.

Содержание исключительного права составляют право использования и право распоряжения с учетом специфики результатов интеллектуальной деятельности».

законодательном уровне срока подачи правообладателем ходатайства о предоставлении шести месяцев для представления заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

При этом в целях придания норме о предоставлении дополнительного шестимесячного срока исключительного характера предлагается распространить его действие только на случаи пропуска основного срока по независящим от правообладателя объективным обстоятельствам (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия и т.д.), если эти действия возникли и продолжали существовать в последние шесть месяцев основного срока. Данные дополнения необходимо внести в абзац 3 пункта 2 ст. 1491 ГК РФ, а также в ст.

1514 ГК РФ.

6. В целях эффективности осуществляемой экспертизы в работе предлагается изменить действующий подход к проведению экспертизы обозначения, представленного на регистрацию в качестве товарного знака или знака обслуживания посредством использования иного критерия - критерия «различительная особенность». При использовании данного критерия экспертиза должна выявить не сходные признаки (в соответствии с действующим законодательством), а различительные особенности представленного на экспертизу обозначения, отличающие его от обозначений, законодательством. Если обозначение обладает различительной способностью, различительной способностью, соответственно, должен последовать отказ в регистрации такого обозначения.

различительной способности в отношении обозначений, используемых в качестве товарных знаков и знаков обслуживания товаров и услуг по классам и 44 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Данное предложение обусловлено спецификой товара, подпадающего под названные классы МКТУ, и их потребление может быть связано с повышенным риском для жизни потребителей. Очевидно, что в случае даже минимальной различительной способности двух прямо противопоказанных медицинских препаратов ошибка при выписке рецепта или при непосредственном приобретении неправильного медикамента может привести к тяжелым последствиям, в том числе к летальному исходу. В этой связи целесообразно установить полный запрет на регистрацию обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания, если в сравниваемых обозначениях есть какоелибо сходство.

8. Обосновывается вывод о необходимости определения на законодательном уровне момента возникновения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания у приобретателя по договору отчуждения исключительного права.

Соответствующие изменения предлагается внести в пункт 4 ст. 1234 ГК РФ, изложив его в следующей редакции: «Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю с момента государственной регистрации перехода исключительного права к его приобретателю».

9. С учетом целесообразности изменения названия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в работе предложено иное определение названного договора.

Сформулировано определение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (с учетом целесообразности изменения его наименования). По договору об уступке исключительного права на товарный знак одна сторона – правообладатель обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в целях последующей индивидуализации всех товаров или их части, в отношении которых он зарегистрирован, другой стороне приобретателю исключительного права за обусловленную договором плату, если иное не предусмотрено договором.

10. В целях эффективности механизма защиты исключительных прав правообладателей на товарный знак или знак обслуживания предлагается дополнить Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» следующим правилом:

«…ФАС России по истечение трех месяцев, установленных законом для обжалования его решения в судебном порядке, обязан передать для исполнения в Роспатент решение о том, что в действиях правообладателя, направленных на приобретение и использование исключительных прав на товарный знак, присутствует недобросовестная конкуренция.

При подаче соответствующего иска в суд ФАС России обязан приостановить направление решения для его исполнения в Роспатент до вступления в законную силу решения суда».

Научная и практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы в процессе совершенствования действующего законодательства в области приобретения и осуществления исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания, а также в учебном процессе учебных заведений при чтении курса гражданского права, а также спецкурсов по праву интеллектуальной собственности. Результаты исследования могут послужить также основой дальнейших научных исследований в рассматриваемой области, в том числе в правоприменительной практике.

рекомендации, содержащиеся в диссертационном исследовании, нашли свое отражение в опубликованных работах автора, а также изложены в докладах и выступлениях на научно-практических конференциях.

Результаты исследования апробированы при обсуждении диссертации на кафедре гражданского и трудового права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова».

Структура работы определяется целями и задачами исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя 8 параграфов, заключения и библиография.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы работы, указывается степень ее научной разработанности, устанавливается объект, предмет, цели и задачи исследования, определяются методические и теоретические основы диссертации, научная новизна, формулируются выносимые на защиту положения, обозначается теоретическое и практическое значение работы, отмечается апробация разрабатываемого исследования.

Первая глава «Общая характеристика товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, работ и услуг в сфере предпринимательства» посвящена теоретическим и историческим аспектам приобретения и осуществления исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания и состоит из трех параграфов.

В первом параграфе данной главы «Понятие, признаки и виды товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, работ и услуг» при анализе понятия, сущности и разграничения терминов «товарный знак» и «знак обслуживания» данные правовые категории раскрываются как с позиции законодательного их закрепления, так и с позиции доктрины. В параграфе с точки зрения разграничения дефиниции товарного знака и знака обслуживания используется опыт таких зарубежных стран, как США, Франция, в том числе ряда стран ближнего зарубежья - Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Молдовы и Украины.

Указывается, что с учетом вступления России в ВТО актуальным становится анализ рассматриваемых понятий в актах ВТО, и в первую очередь, в нормах ТРИПС. В этой связи автором отмечается несоответствие понятий товарного знака и знака обслуживания в международных нормах и нормах отечественного законодательства.

Значительное внимание в работе уделено соотношению понятий «однородные товары и услуги» и «соответствующие товары и услуги», что законодательству. В связи с этим диссертант анализирует положения о Международной классификации товаров и услуг, в соответствии с которой регистрируются товарные знаки и знаки обслуживания. В результате автор приходит к выводу о том, что однородные товары и услуги представляют собой товары и услуги, относящиеся к одному подклассу Международной классификации товаров и услуг. Таким образом, понятия «однородные товары взаимозаменяемыми, т.е. синонимами.

В параграфе исследовано соотношение категорий товарного знака и знака обслуживания, во-первых, с иными объектами промышленной собственности (фирменным наименованием и промышленным образцом), а во-вторых, с такими схожими понятиями, как «бренд», «торговая марка», «логотип» и «слоган».

В целях формулирования авторского определения рассматриваемых средств индивидуализации товаров, работ и услуг выявлены и раскрыты признаки товарных знаков и знаков обслуживания, к которым принято относить новизну (диссертантом предложено вместо данного признака использовать термин «оригинальность»), материальную форму обозначения, а также его государственную регистрацию. На основании проведенного исследования, с учетом приведения действующего законодательства в соответствие с международными актами, в параграфе предложены авторские дефиниции понятий товарного знака и знака обслуживания.

Второй параграф первой главы «История становления и развития законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания» посвящен историческим аспектам появления и становления законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания как в России, так и за рубежом: в Англии, Франции, Германии.

В параграфе отмечается, что, равно как и в истории становления и развития законодательства о товарных знаках в зарубежных странах, до появления первых российских законов в отношении товарных знаков был период формирования законодательства о клеймении товаров, о котором первые упоминания содержатся в крупнейшем законодательном акте второй половины XVII века – «Новоторговом уставе» России, который был принят в 1667 году при Царе Алексее Михайловиче. Раскрывается значение клейма в XVII веке в период правления Петра I.

Анализируются положения первого нормативного акта – Закона от февраля 1896 года «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)», в котором впервые на законодательном уровне товарный знак рассматривается как самостоятельное средство индивидуализации продукции.

Уделено внимание развитию законодательства об интеллектуальной собственности как советского, так и постсоветского периодов.

В третьем параграфе названной главы «Исключительные права как правовая категория» при исследовании правового термина «исключительные права» автор отмечает, что несмотря на достаточно подробную регламентацию исключительных права, в законе отсутствует определение данного понятия.

Рассматривая доктринальные дефиниции рассматриваемого понятия, в работе отмечено, что в юридической литературе отсутствует единое понимание категории исключительных прав, в связи с чем соискателем рассмотрены две теории сущности исключительных прав. Первая теория основана на идее монополизации исключительного права. Приверженцы этого направления относят исключительные права к категории абсолютных прав, важнейшими из которых являются право собственности и ряд иных.

Иная позиция представляется в различных модификациях теории исключительного права. При этом в основе всех направлений данной теории лежит единая идея – критика так называемых проприетарных концепций, которые, в свою очередь, основаны на поиске различных аналогий между правом собственности на объекты материального мира и правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Соискатель считает, что правовой режим, который устанавливается в отношении любого без исключения объекта права, всегда должен зависеть от специфических свойств такого объекта. В связи с чем выявлены и исследованы перечисляемые в юридической литературе признаки исключительного права:

абсолютный характер, схожесть правомочий правообладателя с правомочиями собственника имущества; способность имущественного права быть самостоятельным объектом имущественного оборота. Анализ данных признаков позволил сделать вывод о том, что содержание триады правомочий собственника не совпадает с правомочиями правообладателя исключительного права, поскольку содержание исключительного права ограничивается правом пользования и правом распоряжения, которое в отношении объектов интеллектуальной собственности отличается определенными особенностями.

По мнению диссертанта, не является полностью схожим с правом собственности признаком способность исключительного права выступать самостоятельным объектом экономического оборота. Данный признак отсутствует применительно к достаточно редкому в отечественной практике виду товарного знака – коллективному товарному знаку, к наименованию места происхождения товара, к наименованию юридического лица и т.д.

При этом отмечается, что свойство оборотоспособности, применимое в отношении права собственности, не применимо к исключительному праву, поскольку объектом исключительного права выступает не имущество, а нематериальный объект. Более того, одним из основных отличий права собственности от исключительных прав является срочность последнего. В свою очередь, право собственности бессрочно. В результате проведенного исследования сформулирован вывод о том, что существуют признаки, присущие как исключительному праву и праву собственности, а также исключительному праву и обязательственному праву, так и признаки, объединяющие все три права. Вследствие этого исключительное право следует отграничивать от права собственности и от обязательственного права, при этом Сформулированное при этом авторское определение исключительного права предложено закрепить на законодательном уровне.

В параграфе значительное внимание уделено дискуссии о терминах «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права», в результате которой автор высказывает собственную позицию целесообразности их использования. Говоря о правовой категории интеллектуальных прав, отмечается, что введение его в законодательный оборот не лишено логики. Не на все результаты интеллектуальной деятельности распространяются личные неимущественных прав и имущественных прав в отношении данной категории объектов права необходимо единое собирательное понятие, которое может как непосредственно использоваться или не использоваться при правовом регулировании прав на различные объекты интеллектуальной деятельности.

Более того, данный термин может и должен заменить собой понятие интеллектуальной собственности, использование которого вызывает большие дискуссии.

Вторая глава «Содержание исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания» состоит из трех параграфов.

обслуживания» указывается, что в процессе приобретения исключительных прав (равно как и в отношении права собственности) используются такие основные термины, как «основание» и «способ». При этом отмечено, что в отождествление этих терминов. Автор склонен согласиться с мнением тех ученых, которые разграничивают данные понятия. Вместе с тем, говоря об основаниях и способах приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания, вполне допустимо провести аналогию дефиниций терминов «основание» и «способ», применимых в отношении оснований и способов приобретения вещных прав.

В параграфе основания и способы приобретения исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации товаров, работ и услуг классифицируются по нескольким основаниям, в частности на договорные и недоговорные. В основе такой классификации лежит, соответственно, наличие или отсутствие договора. Критерием еще одного деления оснований и способов приобретения исключительных прав на первоначальные и производные является факт правопреемства.

К первоначальным способам возникновения исключительных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг, по утверждению автора, следует отнести те способы, при которых отсутствует переход исключительных прав. Речь в данном случае, прежде всего, идет о первичной регистрации товарного знака и знака обслуживания. Именно данному способу приобретения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания и, прежде всего, экспертизе заявленного на регистрацию обозначения, как одного из государственной регистрации, в параграфе уделено значительное внимание.

Анализируя категорию «сходства до степени смешения» завяленного на регистрацию обозначения с иным обозначением, автор приходит к выводу о целесообразности изменения действующего на сегодняшний день подхода к осуществлению экспертизы товарных знаков и знаков обслуживания.

Предлагается «уйти» от категории «сходство до степени смешения», при этом сохранив основную функцию товарных знаков и знаков обслуживания – отличительная особенность от иных обозначений. В отношении определения сходства представленного обозначения (а точнее, его отличия), заявленного в качестве товарного знака или знака обслуживания, уместнее использовать понятие «различительной способности», которое в большей степени соответствует отличительной характеристике заявленного на регистрацию товарного знака или знака обслуживания. В параграфе отмечено, что именно это понятие используется на международном уровне, в том числе в ТРИПС.

Исходя из предложенного понятия, предложено пересмотреть и методику экспертизы заявленных на регистрацию обозначений. По мнению соискателя, для решения проблемы нужно действовать «от обратного»: не исследовать схожие обозначения на предмет их возможного сходства до степени смешения, а выявлять их отличительные особенности. Если обозначение обладает различительной способностью, то оно подлежит государственной регистрации, если не обладает различительной способностью, соответственно должен последовать отказ в регистрации такого обозначения. При этом указывается на сложности с установлением критериев, позволяющих в достаточной степени отнести те или иные особенности обозначения к отличительным особенностям в целях принятия решения о регистрации обозначения или в отказе в таковой.

Как показал анализ правоприменительной практики, в ряде случае, даже при отсутствии сходства до степени смешения двух обозначений, при отсутствии однородности товаров, которые призваны отличать данные обозначения, существует риск отсутствия отличительного признака между двумя обозначениями. При этом отсутствие сходства до степени смешения и неоднородность товаров являются основанием для регистрации товарного знака. С учетом вышеизложенного предложено в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака и знака обслуживания исключить категорию «сходства до степени смешения» и применять в данном случае категорию «отсутствие различительной способности».

Подробное исследование стадии осуществления экспертизы представленного на регистрацию обозначения позволило автору сделать еще один немаловажный практический вывод о том, что при осуществлении экспертизы обозначений при государственной регистрации заявляемого в отношении определенных категорий товаров ввести специальные правила о различительной способности обозначений. Специальные правила диссертантом предложено ввести в отношении товаров 5 класса МКТУ (фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей;

диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды), а также в отношении 44 класса (медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства).

Такое предложение обусловлено тем, что указанные товары связаны с повышенным риском для жизни потребителей. Большинство, например, медикаментов противопоказаны при заболевании, при котором показаны иные лекарственные средства оппонентов. Очевидно, что в случае даже минимальной различительной способности двух прямо противопоказанных препаратов ошибка при выписке рецепта или при непосредственном приобретении неправильного медикамента может привести к тяжелым последствиям, в том числе с летальным исходом. По этим причинам необходимо создать такой правовой механизм государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания в отношении названных классов МКТУ, чтобы избежать хоть какого-либо сходства обозначений.

Рассматривая один из дискуссионных вопросов относительно определения момента возникновения исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания, автор отмечает, что решение данного вопроса имеет очень важное значение, поскольку именно с ним связано возникновение у правообладателя правомочий пользования и распоряжения данными средствами индивидуализации товаров, работ и услуг, а также с этим моментом связана возможность защиты данного права.

В науке нет единого мнения по поводу поставленной проблемы. Ряд авторов считают, что таким моментом должна являться дата публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке или знаке обслуживания в официальном бюллетене Роспатента. Другие связывают его с моментом внесения соответствующего обозначения в государственный реестр. Третьи - с моментом выдачи свидетельства на средство индивидуализации. Кто-то из ученых рассматривает в качестве момента возникновения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания дату подачи заявки на регистрацию товарного знака. Более того, анализ судебной практики показал, что и суды не имеют однозначной позиции.

Автором предложено поддержать точку зрения ученых, которые связывают момент возникновения исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания с моментом даты регистрации средств индивидуализации по следующим основаниям. Во-первых, по общему правилу, законодатель именно с этим моментом связывает возникновение прав или правоспособности (это общий принцип гражданского права). А во-вторых, именно с этого момента – момента внесения соответствующей записи в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания – у предпринимателя, подавшего заявку на его регистрацию, возникает право на его защиту.

В параграфе отмечается, что законодателем предусмотрена возможность продления срока действия исключительного права на рассматриваемые средства индивидуализации товаров, работ и услуг. По общему правилу, соответствующее заявление о продлении срока подается правообладателем в течение последнего года действия исключительного права. Вместе с тем закон предусматривает исключение из данного правила. В соответствии с абзацем пункта 2 ст. 1491 ГК РФ в случае истечения десятилетнего срока исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, законодатель предоставляет правообладателю на основании его ходатайства возможность в течение последующих шести месяцев реализовать свое право на продление срока. Срок подачи такого ходатайства законом не определен.

По мнению соискателя, следуя буквальному толкованию закона, в течение этого периода времени правовая охрана исключительного права на товарный знак и знак обслуживания не предоставляется, поскольку пункт 1 ст.

исключительного права на рассматриваемые объекты интеллектуальной деятельности, среди которых нет указания на истечение шестимесячного срока после действия исключительного права в течение десяти лет.

Более того, в качестве первого же основания прекращения значится истечение срока действия исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, который составляет десять лет. При этом нет никакой ссылки на дополнительный шестимесячный срок. Следовательно, правовая охрана по истечении десятилетнего срока не предоставляется, что может повлечь за собой случаи нарушения прав правообладателя.

исключительного права на товарный знак и знак обслуживания при подаче соответствующей заявки на их регистрацию должен действовать принцип даты приоритета подачи заявки, поскольку заявителей может быть два и более, а преимущественного права у первоначального правообладателя нет в силу закона.

исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания» посвящен таким правомочиям правообладателя, как право использования и право распоряжения исключительным правом на товарный знак и знак обслуживания.

Рассматривая договор об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания, в параграфе указывается на несколько иное название аналогичного договора, которое присутствовало в утратившем силу Законе о товарных знаках: договор о передаче исключительного права на товарный знак (уступка товарного знака). Многие авторы в научных трудах указывают на неоправданность замены в названии данного договора термина «уступка» на термин «отчуждение». Диссертант согласен с высказанной позицией, однако отмечает следующее. Объектом данного договора выступает не сам товарный знак или знак обслуживания, а исключительное право на него.

Поэтому некорректно говорить об уступке товарного знака или знака обслуживания. В этой связи автором предложено переименовать договор об отчуждении исключительного права на рассматриваемые средства индивидуализации на договор об уступке исключительного права на товарный знак и знак обслуживания.

Конструкция законодательного определения рассматриваемого договора позволяет сделать вывод о том, что он может быть как консенсуальным, так и реальным. И тот, и другой признак любого договора означает момент, с которого договор считается заключенным. Однако подписанный, но не зарегистрированный договор об отчуждении исключительного права на товарный знак или знак обслуживания не влечет возникновение обоюдных прав и обязанностей не только в отношении третьих лиц, но и в отношении между самими сторонами данного договора. В результате можно сделать вывод о том, что словосочетание «передает или обязуется передать» в отношении формальных договоров, требующих государственной регистрации, не имеет юридического значения.

На основании закона исключительное право на товарный знак и знак обслуживания переходит от правообладателя к приобретателю исключительного права в момент регистрации договора об отчуждении исключительного права. Обосновывая свою позицию относительно противоречивости данного положения законодательству, диссертант исходит из следующего.

Исключительное право на рассматриваемые средства индивидуализации возникает с момента внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. В соответствии с пунктом 16.1.3. Административного регламента в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, наряду с иными сведениями, вносятся сведения о правообладателе: полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его место нахождения или место жительства с указанием кода страны в соответствии со стандартом ВОИС ST.3. На основании внесенной записи в этот реестр правообладателю выдается свидетельство.

На основании пункта 16.2.1. названного регламента в Государственный реестр, содержащий сведения о зарегистрированном товарном знаке, под заголовком «Изменения и дополнения» с указанием даты публикации вносятся, в том числе записи о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров. В результате может возникнуть ситуация, когда исключительное право на товарный знак или знак обслуживания уже возникло у приобретателя (в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права), а в реестре в качестве правообладателя все еще значится отчуждатель.

В связи с изложенным предложено в качестве момента возникновения обслуживания по договору отчуждения исключительного права рассматривать дату внесения изменений и дополнений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Соответствующие изменения предложено внести в действующее законодательство.

Кроме того, в рамках данного параграфа исследован лицензионный договор как еще одна форма распоряжения исключительным правом на товарный знак и знак обслуживания.

В третьем параграфе второй главы «Проблемы приобретения и обслуживания» рассмотрены проблемы, которые несмотря на подробную приобретения и осуществления исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания.

И первое, на что обращает внимание автор, это проблемы, связанные с соотношения доменных имен и товарных знаков или знаков обслуживания.

Соискатель отмечает, что доменные имена не названы законом в качестве охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг. Более того, право на доменное имя не включено законодателем в исключительные права, в связи с чем на практике есть две точки зрения по данному вопросу, которые были раскрыты в параграфе.

В параграфе отмечается, что на международном уровне доменное имя официально не признано в качестве средства индивидуализации (например, в документах ВОИС), а также не рассматривается как самостоятельный объект охраняемого права (Соглашение ТРИПС). Единственное упоминание в ГК РФ относительно доменных имен содержится в подпункте 5 пункта 2 ст. 1484:

исключительное право на товарный знак или знак обслуживания может быть реализовано, помимо прочего, также путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

В результате диссертант приходит к выводу о том, что на сегодняшний день нет нормативно-правового акта, который бы устанавливал соотношение доменных имен и товарных знаков. Вместе с тем именно доменные имена на сегодняшний день «набирают обороты». К сожалению, законодатель не урегулировал такие вопросы, как соотношение прав на товарные знаки и доменные имена, порядок их регистрации в случае их столкновения и т.д. Как следствие, ситуация сложилась не в пользу владельцев доменных имен: в случае столкновения заявок на регистрацию товарного знака и доменного имени, права на товарный знак значительно усилены, а права на доменное имя существенно ослаблены, что нельзя рассматривать как достижение законодателя в правовом регулировании рассматриваемых отношений. Таким образом, на сегодняшний день доменное имя только в одном случае может получать правовую охрану: только в том случае, если он будет зарегистрирован как словесное обозначение в качестве товарного знака.

По мнению соискателя, доменные имена представляют собой средства индивидуализации, не предусмотренные законом, но допустимые им. Такой вывод следует из непосредственной функции доменных имен - идентификация ресурсов в сети Интернет. В этой связи в работе предложено включить доменные имена в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В этих целях необходимо внести дополнения в ст. 1225 ГК РФ и в ряд иных норм. В целях решения вопроса о соотношении доменных имен и товарных знаков и знаков обслуживания при их регистрации предложено внести дополнения в пункт 8 ст. 1483 ГК РФ.

Еще одной из основных проблем приобретения и использования исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания являются все более совершенные способы контрафакта, которые получили в параграфе подробное освещение.

Глава третья «Защита исключительных прав предпринимателей на товарный знак и знак обслуживания» состоит из двух параграфов.

исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания в России»

анализируется понятие «защита» через его соотношение с категорией «охрана», рассматриваются общие и специальные способы защиты исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания.

Отмечая отсутствие на доктринальном уровне единства в понимании рассматриваемых категорий, соискатель анализирует три позиции, которые существуют на сегодняшний день. Согласно первой позиции, понятия «охрана»

и «защита» рассматриваются как тождественные понятия. Представители второй позиции определяют термин «защита» как более узкое понятие по сравнению с категорией «охрана». Третья позиция заключается в том, что каждое из них наделяется самостоятельным содержанием. По мнению соискателя, данные термины нельзя рассматривать как взаимозаменяемые, они несут различную смысловую нагрузку: защита предполагает комплекс мер, направленных на восстановление уже нарушенного права. В свою очередь, понятие охраны является более широким понятием и включает в себя не только меры защиты, но и меры, направленные на недопущение нарушения исключительных прав.

В параграфе рассмотрены категории споров, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат в обязательном порядке рассмотрению вначале в административном порядке, и только принятые уполномоченным органом исполнительной власти решения могут быть оспорены в судебном порядке.

исключительных прав на товарные знаки или знаки обслуживания, диссертант обращает внимание на следующую проблему. В соответствии с действующим законодательством, а именно с пунктом 4 ст. 1252 ГК РФ, которая является общей нормой, контрафактные носители подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой-либо компенсации, если иное не предусмотрено законом. В отношении товарных знаков и знаков обслуживания именно это «иное» и предусмотрено. На основании пункта 2 ст. 1515 ГК РФ в тех случаях, когда введение контрафактных товаров в имущественный оборот вызвано общественными интересами, правообладатель не имеет права требовать их уничтожения. В данном случае правообладатель вправе предъявить только требование об удалении с контрафактных товаров этикеток и упаковок.

В юридической литературе неоднократно поднимался вопрос о том, как быть в такой ситуации, если физически, а также технически невозможно удалить маркировку от товара. Исходя из сущности уничтожения контрафактной продукции как гражданско-правовой санкции, имеющей целью восстановление нарушенного права правообладателя, такая норма закона сводит на нет сущность защиты исключительного права на товарный знак или знак обслуживания. В связи с изложенным в работе предложено исключить из пункта 2 ст. 1515 ГК РФ исключение из правила об уничтожении контрафактной продукции.

В параграфе исследуются как общие способы защиты нарушенного права, содержащиеся в ст. 12 ГК РФ, так и специальные способы защиты исключительного права на товарный знак и знак обслуживания. При этом особое внимание уделено одному из специальных способов защиты:

публикации судебного решения. Отмечается, что для того, чтобы воспользоваться данным способом защиты достаточно одного только факта нарушения исключительного права, при этом правообладателю нет необходимости доказывать понесенные убытки и т.д. Опубликование представляет собой помещение текста решения. А вот с вопросом, где именно должно быть опубликовано решение суда, возникают неясности. Более того, остается открытым также вопрос о том, может ли суд самостоятельно отклонить требование истца о публикации решения в конкретном источнике массовой информации, при этом указав иное средство информации или же вообще отказать в требовании о такой публикации. Проблема усугубляется тем, что на уровне высших судебных инстанций нет ни единого разъяснения по данному вопросу.

Для ответа на поставленные вопросы необходимо пояснить, что до января 2008 года на основании Закона о товарных знаках это можно было сделать, суды могли отказать в публикации, ссылаться на отсутствие восстановления деловой репутации, доказать которую было необходимо для публикации судебного решения. На этом была основана и судебная практика.

На сегодняшний день таких доказательств представлять не требуется в силу закона, поэтому суд лишен права решать вопрос о публикации решения в зависимости от необходимости восстановления деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности.

Отвечая на вопрос об издании, в котором должно быть опубликовано решение суда, следует указать следующее. Суть публикации решения суда как способа защиты нарушенного исключительного права на товарный знак или знак обслуживания состоит в доведении до сведения потребителей (по сути неограниченного круга лиц) о вынесенном решении суда. Исходя из данного утверждения, было бы проблематично определить на законодательном уровне то единственное средство массовой информации, публикация в котором всех решений по данной категории дел может достигнуть желаемого результата.

Определить такое издание может в каждом конкретном случае правообладатель, при этом суд вправе выбрать иное издание с учетом принципов разумности, справедливости и добросовестности должен удовлетворить такое требование истца в случае признания факта нарушения его исключительного права. Более того, истцу должно быть предоставлено право определить не только печатное издание, но и электронное, поскольку считаем, что нет никаких законных оснований для отказа в таких исковых требованиях.

Вместе с тем, в целях устранения неправильного толкования подпункта пункта 1 ст. 1252 ГК РФ на уровне высших судебных органов, автором предложено дать соответствующие разъяснения по существу следующих вопросов: 1) в каком печатном издании подлежит публикации судебное решение относительно нарушения исключительного права на товарный знак и знак обслуживания, в том числе необходимы разъяснения относительно вида издания – печатное, электронное…; 2) может ли суд самостоятельно определить такое издание; 3) в праве ли суд при подтвержденном факте нарушения исключительного права на товарный знак или знак обслуживания отказать в таком способе защиты, как публикация решения; 4) возможна ли публикация решения суда сразу в нескольких изданиях. При этом в работе высказывается собственная позиция соискателя по поводу решения поставленных вопросов.

Второй параграф третьей главы «Правовые проблемы защиты исключительных прав предпринимателей на товарный знак и знак обслуживания в России и за рубежом» посвящен выявлению проблем защиты исключительного права предпринимателей на товарный знак или знак обслуживания, существующих на сегодняшний день в России, анализу соответствующих положений международных актов, а также рассмотрению опыта зарубежных стран в правовом регулировании охраны исключительных прав на товарные знаки и знаки обслуживания.

Рассматривая проблемы защиты исключительных прав в РФ, автор отмечает следующее. В случае принятия ФАС России решения о том, что в действиях правообладателя, направленных на приобретение и использование исключительных прав на рассматриваемые средства индивидуализации, присутствует недобросовестная конкуренция, данное решение направляется в Роспатент в целях признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания. При этом необходимо иметь в виду, что любое решение ФАС России можно оспорить в судебном порядке.

Обращение правообладателя в суд является основанием для приостановления реализации решения (т.е. передачи его в Роспатент) до вступления решения суда в законную силу. На это прямо указывается в ст. 52 Закона о защите конкуренции. Однако, если на момент предъявления иска в суд (это право может быть реализовано в течение трех месяцев с момента принятия решения или с момента его выдачи) решение уже передано для исполнения в Роспатент, нет правовых оснований для приостановления действий Роспатента, направленных на лишение исключительных прав. В такой ситуации при удовлетворении требований правообладателя выяснится, что он уже не является правообладателем исключительных прав на товарный знак или знак обслуживания.

Проблема заключается в том, что в Законе о конкуренции отсутствует норма, регламентирующая совместные действия Роспатента и ФАС России в случае передачи решения в Роспатент для исполнения, которое в законном порядке оспаривается правообладателем. Все это указывает на несовершенство действующего законодательства, которое не только не направлено на защиту нарушенных исключительных прав правообладателя, а по мнению диссертанта, нарушают данное право. Анализ судебной практики подтвердил возможность прекращения Роспатентом исключительного права на товарный знак в любой момент до тех пор, пока решение ФАС России не оспорено в судебном порядке.

При этом с сожалением приходится признать отсутствие разъяснений со стороны высших судов о действиях Роспатента в случае оспаривания правообладателем уже переданного им на исполнение решения ФАС. При этом у правообладателя отсутствует возможность в административном порядке восстановить незаконно прекращенное исключительное право на товарный знак. В этой связи в целях эффективности механизма защиты исключительных прав правообладателей на товарный знак предложено внести дополнения в Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

В параграфе диссертант также обращается к существующей проблеме контрафакта, а также к проблемам защиты исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания, связанными с нарушением названных прав в сети Интернет.

Рассматривая сложности распространения защиты исключительных прав на средства индивидуализации товаров, работ и услуг, соискатель отмечает действие общего принципа территориальной охраны товарного знака и знака обслуживания. Это означает, что не имея правовой охраны на иной территории, тождественное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в ином государстве. При этом в параграфе анализируются определенные системы региональной регистрации торговых знаков (торговых марок) и знаков обслуживания, которые призваны максимально упростить регистрацию.

В работе также исследуется представленный в национальных правовых системах опыт таких стран, как Австрия, Германия, США, Великобритания, Япония и ряда иных государств.

В Заключении подводятся итоги диссертационного исследования, обобщаются сделанные в работе теоретические выводы и приводятся предложения по усовершенствованию действующего законодательства при приобретении и осуществлении исключительных прав субъектов предпринимательской деятельности на товарный знак и знак обслуживания.

Основные положения диссертационного исследования изложены в следующих публикациях автора:

Правовые проблемы приобретения и осуществления исключительных прав на товарный знак и знак обслуживания субъектами предпринимательской деятельности. – М.: Nota Bene, 2013. - 14 п.л.

II. Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации результатов диссертационного 1. Договор об отчуждении исключительного права как одна из форм распоряжения исключительным правом. // Политика и общество. 2012, №4. – 0,8 п.л.

2. Правовые проблемы регистрации доменных имен // «Черные дыры» в российском законодательстве. №4, 2012. – 0,5 п.л.

3. Исключительные права как правовая категория. // Пробелы в российском законодательстве. 2012, №4. – 0,5 п.л.

4. Понятие, признаки и виды товарных знаков и знаков обслуживания как средств индивидуализации товаров, работ и услуг. // Торговое дело.

Торговое право. 2012, №1. – 1,4 п.л.

5. К вопросу о сроках при регистрации товарного знака и знака обслуживания. // Торговое дело. Торговое право. 2012, №2. – 0,6 п.л.

История становления и развития законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания. // Торговое дело. Торговое право. 2012, №3. – 0,7 п.л.