III

А. Квашнин

Как управлять

портфелем технологий

и интеллектуальной

собственностью

Проект EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий»

2006

Серия методических материалов «Практические руководства для центров

коммерциализации технологий» подготовлена под руководством Питера

Линдхольма (inno AG), директора проекта, представляющего консорциум

inno AG (Германия), АЕА Technology (Великобритания), TNO (Нидерланды)

при участии

С. Клесовой (Франция), В. Иванова, О. Лукши (Россия), А. Бретта (Великоб ритания) Serial «How to Do Guides for the Centers of Commercialisation» has been prepared under the direction of Peter Lindholm (inno AG), representing the inno AG (Germany), AEA Technology (UK), TNO (The Netherlands) consortium with the participation of S. Klessova (France), V. Ivanov, O. Luksha (Russia), A. Brett (UK) Программа сотрудничества ЕС и России (бывш. Тасис) является инструментом практической реализации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано между Россией и ЕС в июне 1994 года. В рамках Программы осуществляется обмен опытом между Россией и странами членами Евросоюза по широчайшему спектру направлений, которые имеют огромное значение для обеих сторон, включая развитие малых и средних предприятий, финансы, реформу самоуправления, ядерную безопасность и многие другие. Программа сотрудничества в настоящее время включает более 250 проектов и является крупнейшей на территории СНГ. В реализации проектов участвуют в равной степени как европейские, так и российские эксперты. С 1991 года было успешно реализовано более 1700 проектов на сумму около 2,6 млрд евро.

Данный материал опубликован при поддержке Европейского Союза. Содержание публикации является предметом ответственности авторов и не отражает точку зрения Европейского Союза Предисловие к серии руководств Настоящее руководство является составной частью серии Поддержка со стороны проекта позволила этим центрам методических материалов «Практические руководства для создать возможности для обеспечения организацион центров коммерциализации технологий», подготовленных в ных, технических, юридических, финансовых и марке рамках проекта EUROPEAID «Наука и коммерциализация тинговых аспектов их деятельности.

технологий».

Меры поддержки пилотных центров включали в себя це Этот проект осуществлялся в течение 2005 – 2006 г.г. при лый комплекс взаимосвязанных мероприятий:

поддержке Представительства Европейской Комиссии в • Консультации по развитию бизнеса с учетом индивиду России консорциумом из трех европейских организаций – альных запросов от каждого центра.

лидеров в области инновационного развития. Консорциум • Разработка трехлетнего плана развития и стратегии возглавила фирма inno (Германия), www.inno group.com, – маркетинга, направленных на продвижение отобранных ведущая компания по работе в области экономического раз научно технических разработок на национальном и вития, специализирующаяся на разработке инновационной международном уровнях.

политики, поддержке инновационной инфраструктуры и • Предоставление оборудования для укрепления матери прямом управлении процессом коммерциализации науч ально технической базы центров.

ных результатов. Другими членами консорциума являлись • Обеспечение связи с потенциальными клиентами на на АЕА Technology (Великобритания) www.aeat.co.uk – компа циональном и международном уровнях, содействие в ния по работе в области развития и коммерциализации тех установлении коммерческих связей.

нологий, специализирующаяся на инновациях, энергетике и • Подготовка Плана действий по коммерциализации ре охране окружающей среды, а также TNO – Организация по зультатов научно исследовательской деятельности.

прикладным исследованиям Нидерландов, www.tno.nl.

• Интеграция в российские и европейские сети трансфе Все члены консорциума имеют налаженные контакты с Росси ра технологий.

ей и богатый опыт в области политики коммерциализации, • Обучение персонала центров.

равно как и опыт конкретной практической коммерциализа • Содействие интеграции в международные научно иссле ции результатов научно технической деятельности. Основной довательские консорциумы.

партнер проекта – Российская академия наук.

Следующие ассоциированные центры участвовали в тренин Проект сосредоточил свою деятельность вокруг двух важ говых программах и получали методическую поддержку нейших направлений: проекта вместе с пилотными центрами:

• Разработка рекомендаций для РАН и федеральных ор ганов власти с целью проведения результативной ин Москва – Центр инноваций в биотехнологии и медицине.

новационной политики.

• Поддержка 7 пилотных и 7 ассоциированных центров коммерциализации научно технических результатов, с целью способствовать получению реальных доходов из Саратов – Центр коммерциализации результатов научных результатов деятельности научно исследовательских исследований в области микроэлектроники, фотоники Пилотные центры проекта были представлены следующими структурами:

ТОМСК – Томский региональный центр коммерциализа ции результатов научных исследований.

САНКТ ПЕТЕРБУРГ – Региональный центр коммерциали зации результатов научных исследований Северо Западного Федерального Округа РФ на базе Физико технического института им. А.Ф.Иоффе.

ВЛАДИВОСТОК – Дальневосточный региональный центр коммерциализации научно технических результатов. Одним из итогов работы проекта с центрами коммерциали МОСКВА – Центр коммерциализации результатов исследований в области энергетики, энергоснабжения и ресурсосбережения, альтернативной стационарной и транспортной энергетики (в т.ч. водородной).

ЕКАТЕРИНБУРГ – Региональный научно образовательный центр коммерциализации технологий. Все руководства размещены на сайте www.ras stc.ru, кото СТАВРОПОЛЬ – Региональный центр трансфера техноло гий в Ставропольском крае.

РОСТОВ НА ДОНУ – Ростовский центр трансфера техно которые не вошли в серию руководств, но будут очень по Содержание 1. Введение во взаимодействие центров коммерциализации с научно исследовательскими учреждениями и инновационными компаниями....................... 2. Система управления интеллектуальной собственностью …………….............................. 3. Основы управления интеллектуальной собственностью ……………............................... 3.1. Понимание важности интеллектуальной собственности …………............................ 3.2. Проблемы осознания важности интеллектуальной собственности........................... 3.3. Роль центров коммерциализации в осознании разработчиками важности интеллектуальной 4. С чего центр коммерциализации должен начать работу с изобретателями?........................ 5. Оценка интеллектуальной собственности ………………………………............................. 5.1. Предварительная оценка интеллектуальной собственности …….............................. 5.2. Подробная оценка интеллектуальной собственности и перспектив ее коммерциализации......... 6. Защита интеллектуальной собственности………………………………............................. 7. Маркетинг интеллектуальной собственности ……………………………........................... 8. Оценка условий коммерциализации интеллектуальной собственности............................ 8.1. Условия коммерциализации ……………………………………………........................ 8.2. Формы коммерциализации ……………………………………………......................... 8.3. Способы коммерциализации интеллектуальной собственности …............................ 8.4. Как рассчитать цену интеллектуальной собственности? …………............................ 9. Политика управления интеллектуальной собственностью в научно исследовательских организациях.... 10. Проблемы управления интеллектуальной собственностью ………….............................. Контактная информация по сайтам, посвященным управлению интеллектуальной собственностью……………………………………………... Основные источники информации…………………………………………….......................... Вступление Деятельность центров коммерциализации направлена в первую оче редь на оказание разработчикам широкого спектра услуг по коммер ческой реализации результатов научных исследований и разработок.

В связи с этим, направлениями деятельности центров коммерциали • Содействие осуществлению совместных научных исследований.

• Организационно юридическая деятельность в поддержку реализа ции проектов коммерциализации технологий.

• Тренинговая, коучинговая и консультативная деятельность.

• Продвижение проектов коммерциализации технологий.

• Пропаганда и реклама проектов деятельности как самих центров коммерциализации, так и проектов коммерциализации технологий.

В свою очередь каждое из направлений включает в себя специфи ческие виды деятельности. Управление портфелем технологий и интеллектуальной собственностью относится к организационно юри дической деятельности, тренинговой, коучинговой и консультатив ной деятельности. В рамках этого направления деятельности задача • Проведение отбора и оценки проектов коммерциализации техноло гий, обладающих высоким коммерческим потенциалом.

• Создание портфеля технологий, предназначенных для коммерциа лизации, а также портфеля заказов на научные разработки, требуе • Оказание услуг по организации проведению патентных исследова • Оказание услуг по обеспечению охраны различных видов интеллек • Обеспечение подготовки лицензионных соглашений, контрактов на оказание инженерно консультационных услуг, договоров о научно техническом и производственном сотрудничестве и т.п.

• Проведение оценки интеллектуального вклада в создаваемые инно Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 8 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС)

ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИС

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИС

Рис. 1. Процессы управления интеллектуальной собственностью Для эффективного управления интеллектуальной собственностью Таблица 1. Знания, необходимые для управления интеллектуальной Маркетинговые Управление возна Технологический Оценка ущерба Полный цикл управления интеллектуальной собственностью показан

ВНЕДРЕНИЕ ИС:

ОБЪЕКТЫ ИС ОЦЕНКА ИС

• Создание партнерств – АВТОРСКИЕ ПРАВА • Оценка экономической

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

• Инвестиции • Защита • Внедрение Рис. 2. Цикл управления интеллектуальной собственностью Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 10 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью центров коммерциализации с научно исследовательскими учреждениями и инновационными компаниями В сегодняшней экономике интеллектуальная собственность стано вится особо ценным активом, а научно исследовательские институты могут рассматриваться как создатели потенциально ценных активов.

При этом возникает проблема управления этими активами и извле Традиционно исследователи публикуют результаты работ в научных журналах и выступают с докладами на конференциях. Это является их основной мотивацией и критерием успеха. Однако сегодня, когда становится очевидной потенциальная ценность результатов научных исследований, необходимо предпринимать меры по управлению ин теллектуальной собственностью, чтобы избежать ее «утечки» из за простой небрежности или преждевременного раскрытия сути в сред При этом защита интеллектуальной собственности от «утечки» ин формации должна сочетаться с конфиденциальным раскрытием части информации на ранних этапах посредством снятия «барье ров», окружающих разработку.

Важно, чтобы научно исследовательские институты внедряли эф фективные методы, системы, процедуры и ресурсы, которые позво ляли бы в условиях конфиденциальности рассматривать результаты НИОКР для того, чтобы оценить потенциал их коммерциализации и инвестировать средства в те работы, которые позволят осуществить эффективную коммерциализацию выбранных разработок.

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 12 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью Система Система управления интеллектуальной собственностью может быть структурирована кратко на первом этапе, а затем, по мере осущест вления деятельности по управлению интеллектуальной собственнос управления тью, развиваться до более детальных документов. На первом этапе достаточно выделить следующие разделы такой системы:

интеллектуальной 1. Описание форм защиты интеллектуальной собственности, с кото собственностью рыми работает центр коммерциализации:

2. Описание обладателей прав на интеллектуальную собственность в зависимости от различных схем создания интеллектуальной соб • Целевые исследования по заказу промышленных предприятий 3. Руководство по действиям с целью установления охраны объек • С кем и какими организациями необходимо контактировать для обеспечения охраны объектов интеллектуальной собственности • Как финансируется работа по защите объектов интеллектуальной • Как проводить оценку интеллектуальной собственности • Как разработать стратегию защиты и последующей эксплуатации 4. Определение вознаграждений или распределение доходов от экс Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью

ПРИМЕР 1 ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

в защите интеллек лектуальной собственности. Работа с различными источниками туальной собственности финансирования, включая:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

14 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью Основы Процесс эксплуатации интеллектуальной собственности начинается с того, что руководство центров коммерциализации, руководство НИИ и университетов обеспечивает такую ситуацию, в которой создатель управления интеллектуальной собственности понимает, что за объект он произ водит, а также раскрывает информацию об этом нужным людям.

интеллектуальной Весь процесс, который в конце концов должен в идеальном случае привести к созданию прибыли от эксплуатации интеллектуальной собственностью собственности, начинается с того, что разработчик раскрывает суть Таким образом, любое управление интеллектуальной собственнос тью начинается с обеспечения понимания исследователями и разра ботчиками важности защиты интеллектуальной собственности. Такое понимание обеспечивается посредством информирования исследо • Что такое интеллектуальная собственность и что такое защита ин • Интеллектуальная собственность отличается от научных открытий, большой шаг в развитии технологий, который имеет промышленную • Из каких процессов состоит обеспечение охраны объектов интел • Как обеспечить доказательства авторства на объекты интеллектуаль ной собственности (на примере ведения журналов лабораторных • Как защита отдельного объекта интеллектуальной собственности со относится с политикой НИИ, инновационной компании или другой организации в отношении управления интеллектуальной собствен Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 3.1. Понимание важности осознания важности Например, исследовательские проекты в области медицины финан интеллектуальной сируются с целью создания разработок, которые приведут к созданию 16 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью публиковать данные о своих исследованиях и обеспечивать защиту созданной ими интеллектуальной собственности. К сожалению, су ществует огромное количество «подводных камней», из за которых происходит преждевременное раскрытие сути изобретения. Напри мер, нужно опасаться ниже перечисленных потенциальных «лову шек» для ученых, не все из которых являются скрытыми:

• Публикации в открытых источниках • Включение информации в тезисы докладов или другие доступные для публики документы, депонированные в библиотеках • Размещение информации в Интернет • Устное или письменное описание результатов работ на выставках, научных и практических конференциях, в стендовых докладах • Препринтные издания статей или докладов • Любые демонстрации результатов на выставках, днях открытых две рей, на коллоквиумах или в лекциях • Рассказ о результатах работ посетителям института, лаборатории или инновационной компании, доклад о результатах работ в стен ных газетах • Утечка информации о результатах экспериментов или испытаний без каких либо усилий по предотвращению таких утечек информации Для того, чтобы объект был патентоспособным, необходимо, чтобы он обладал изобретательским уровнем. Это не должно быть «триви альным» изменением, внесенным в устройство или способ или ве щество. И это должно создавать ясно ощутимый и значительный эф фект по сравнению с известным уровнем техники. Таким образом, суть изобретения не должна быть очевидна для лица, которое явля ется специалистом в этой области.

Согласно Патентному закону Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517 I с изменениями и дополнениями, внесенными Фе деральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22 ФЗ «Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо». Изобрете ние является новым, если оно не известно из уровня техники.

Однако, новизна может являться тем «подводным камнем», на кото рый может натолкнуться заявитель на выдачу патента, потому что новизна может оспариваться в будущем, когда патент уже будет вы дан, лицензии на него начнут продаваться и приносить прибыль. На пример, при описании успешной разработки изобретатель может ис пользовать такие выражения:

«Сидоров и Иванова продемонстрировали это. Поэтому мы решили испытать это». «Мы предсказывали, что это произойдет, и эти ре зультаты подтвердили наши предположения».

Эти слова звучат так, будто бы было совершенно очевидно то, что ис пытывалось, и поэтому успех в испытаниях был достигнут. Такие вы сказывания могут быть использованы для оспаривания действитель ности патента.

Должно проводиться обучение правильному ведению лабораторных журналов. Это является базовым требованием к исследователям.

Для всех форм защиты интеллектуальной собственности «бремя»

защиты и доказательства, как интеллектуальной собственности, так и даты ее создания, лежит на изобретателе. При этом «бремя» доказа тельства редко ложится на тех, кто злоупотребляет интеллектуальной собственностью. Это особенно часто встречается в случае нарушения авторских прав и нерегистрируемых прав на конструктивные разра Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 18 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 3.3. Роль центров собственности. Исследователи также должны понимать, что защита, коммерциализации управление и эксплуатация интеллектуальной собственности являет в осознании разработчиками важности интеллектуальной бы между центрами коммерциализации и разработчиками собственности сложились доверительные отношения в части работы с объектами 20 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью С чего центр коммерциализации должен начать работу с изобретателями?

Сотрудникам центров коммерциализации рекомендуется устроить встречу с изобретателем (или изобретателями) для того, чтобы не только получить как можно более полное впечатление об изобрете нии, но и установить рабочий контакт с изобретателем, который явля ется очень важным в процессе работы по коммерциализации техно логий. В ходе таких встреч сотрудникам центра коммерциализации, прежде всего, необходимо идентифицировать объект интеллектуаль ной собственности и определить состояние этого объекта на момент контакта с разработчиком. Для этого сотрудники центра коммерциа лизации могут составить список типовых вопросов, который поможет им структурировать переговоры с разработчиком. Вот пример такого 1. Обеспечил ли изобретатель конфиденциальность информации о Изобретатель имеет право предоставлять информацию о потенци альном патенте только на условиях соглашения о конфиденциаль ности. Такое конфиденциальное разглашение информации не явля ется препятствием для подачи заявки на выдачу патента и для последующей выдачи патента. Однако, если разработчик выступил на выставке или конференции и раскрыл суть своего изобретения, то патентная защита разработки не может быть обеспечена. Но если по дана заявка на выдачу патента, то может выполняться раскрытие ин формации под грифом «Подана заявка на выдачу патента». Такое раннее раскрытие информации об изобретении и о том, что оно па тентуется, может также иметь коммерческую ценность.

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 22 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью

ФОРМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ПРИМЕР 2 (РАСКРЫТИЯ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ)

Возможная форма интеллектуальной Полезная модель Техническое описание:

Предполагаемый уровень новизны:

Потенциальное коммерческое использование Описать известные способы применения, известных производителей, Источники интеллектуальной собственности:

Публикации об исследованиях: Обзор сделанных публикаций Изобретатели / Авторы: Ф.И.О., должность, форма финансирования исследований.

24 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью Глава 5.

Оценка Дональду Питерсону, Исполнительному Вице Президенту и Главному Финансовому Директору компании Lucent Technologies Inc., которая является одной из ведущих компаний в мире по внедрению интеллек интеллектуальной туальной собственности в производство, принадлежит высказыва ние: «Essentially, treating intellectual property strategically means собственности you’re aware of the value of the assets» – «По существу, стратегичес кий подход к интеллектуальной собственности означает, что вы зна Роль центров коммерциализации должна состоять во всемерном со действии разработчикам в оценке интеллектуальной собственности.

При этом при работе с научно исследовательскими институтами мо жет быть внедрена система регулярной оценки интеллектуальной собственности с участием сотрудников центров коммерциализации.

Удобной формой проведения оценки интеллектуальной собствен ности является использование различных форм, которые включали бы в себя оценку таких факторов, как потенциальный рынок, влия ние интеллектуальной собственности на развитие рынка, конкуриру ющие продукты и услуги, сроки вывода интеллектуальной собствен ности на рынок, возможные формы защиты интеллектуальной собственности и другие. При этом важно, чтобы разработчики само стоятельно, либо с помощью сотрудников центров коммерциализа ции провели патентный поиск для определения патентной чистоты, изучили конкуренцию и провели маркетинговые исследования. При этом для расстановки приоритетов и оценки значимости интеллекту альной собственности как в портфеле научно исследовательского учреждения, так и в портфеле объектов интеллектуальной собствен ности, продвигаемой центром коммерциализации, необходимо вво дить систему баллов или систему ранжирования интеллектуальной собственности. Один из практических вариантов формы проведения оценки интеллектуальной собственности приведен ниже.

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 26 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью Фаза научно исследовательских и инновационных проектов Результат завершения фазы Опытная фаза с проведением прединвестиционных исследований и предварительных технико экономических Прототипы, результаты лабораторных или опытных испытаний обоснований эффективности технологий Фаза разработки способов промышленного применения Проект новой продукции или новых услуг, производимых

ПРИМЕР 3 ФОРМА ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Наименование проекта (интеллектуальной собственности) Защита интеллектуальной собственности, включая форму защиты, новизну, изобретательский уровень, план по использованию интеллектуальной собственности Поддержка эксплуатации интеллектуальной собственности изобретателем (опыт предоставления инжиниринговых услуг, участие во внедрении и эксплуатации..... 4.....

интеллектуальной собственности и др.) Влияние интеллектуальной собственности на состояние рынка предлагаемой продукции или услуг Сроки публикации информации об интеллектуальной собственности – немедленное раскрытие информации (да=1; нет=10) Срок вывода интеллектуальной собственности в режим эксплуатации (длительный = 1; короткий = 10) Опыт работы центра коммерциализации в области применения объектов данной возможность представления изобретателя в переговорах, прецеденты) ИТОГО:

28 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью

ПРИМЕР 4 ФОРМА ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Необходимо поставить правильную оценку Экспертиза заявки Может быть Противопостав Предварительная Заявка отклонена/ Заявка отклоне на выдачу патента положительной лений не было экспертиза прошла идет переписка на окончательно Срок действия патента (оставшийся) Другие экспертные выдачу патента Насколько сильна защита ин теллектуальной собственности Тип охраны: имеется ли Имеется набор Потенциал усилить защиту па тента или создать портфель объектов интеллектуальной собственности (существуют ли другие патенты, которые в со вокупности с предлагаемым усиливают позицию основного патента) Потенциал усиления патента тельных НИОКР Свободна ли интеллектуальная тельств?

ПРИМЕР 5 ЖУРНАЛ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

№ для ссылок:

Научно исследовательское учреждение:

Название НИОКР или проекта:

Дата :

Ответственный сотрудник центра коммерциализации (ОТТ):

Исследователи/изобретатели:

A. Активности по отношению к результатам НИОКР 1. Действий со стороны ОТТ не было – пересмотреть через........месяца: К............. (дата) 2. Необходимо содействие со стороны ОТТ (см. ниже) – встретиться с исследователями/изобретателями в следующий раз через........ месяцев: К............... (дата) 3. Содействия со стороны ОТТ не требуется. См. комментарии.

Б. Содействие со стороны центра коммерциализации 1. Сущность разработки 2. Область применения (индустрия) 3. Маркетинговые и другие исследования 4. Подготовка предложений по защите ИС 5. Защита интеллектуальной собственности 5.1.Анализ интеллектуальной собственности 5.2.Стандартное соглашение о конфиденциальности 5.3.Нестандартное соглашение о конфиденциальности 5.4.Патенты или другие формы защиты ИС 6. Соглашения и контракты об использовании ИС – стандартные 7. Соглашения и контракты об использовании ИС – нестандартные 8. Другая информация 9. Комментарии 10. Копию направить:

30 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 5.1. Предварительная При проведении оценки интеллектуальной собственности необходимо определить возможность патентования или использования других оценка интеллектуальной форм защиты интеллектуальной собственности. Нужно определить, на собственности сколько просто или сложно будет экспертам отклонить заявку на выда При первоначальной оценке интеллектуальной собственности, которую могут проводить сотрудники центра коммерциализации, необходимо провести предварительный (не подробный) поиск аналогов по литерату тат НИОКР, предлагаемый в качестве интеллектуальной собственности, изобретательский уровень, новизну, какие исследования и разработки что казалось новой технологией, построенной на оригинальной идеей, го исследования является определение направлений дальнейших дейст www.espacenet.com). Частью этих ресурсов можно пользоваться бес Оценка состояния интеллектуальной собственности на первых этапах работы с изобретателями/исследователями может быть субъектив коммерциализации смогли сформировать свое собственное мнение ких условиях будет владеть данной интеллектуальной собственностью, тение между исследователями/изобретателями и научно исследова тельским учреждением. Для этого заключается патентное соглашение ясно, что (а) научно исследовательский институт будет заинтересован следовательский институт не заинтересован в коммерциализации раз заниматься коммерциализацией результатов НИОКР самостоятельно.

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 5.2. Подробная оценка Основная проблема оценки перспектив коммерциализации интел интеллектуальной собст потребность рынка в новой продукции или услугах, которые могут венности и перспектив еще не существовать, а пользователи могут даже не догадываться о ее коммерциализации 32 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью Определить возможности и слабости интеллектуальной собственности Для определения возможностей и слабостей интеллектуальной соб ственности применяют самые различные методики. Примером та ким методик является построение диаграммы частот цитирования тематики изобретения или методика построения тематических карт.

Существует несколько компаний, которые разрабатывают инструмен тарий для построения частот цитирования или тематических карт.

Одной из таких компаний является Micropatent с ее программным продуктом Aureka (см. www.micropatent.com ).

Создание портфеля интеллектуальной собственности и определение возможностей сотрудничества с другими разработчиками Определив карту применения интеллектуальной собственности мож но рассмотреть вопрос расширения областей применения разработ ки. Первое изобретение обычно является только началом. На основе результатов НИОКР можно создавать целый портфель объектов ин теллектуальной собственности, который позволит усилить позиции ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, в част ности, через сотрудничество с другими разработчиками и исследо вателями.

Возможности использования Насколько связано использование разработанной интеллектуальной собственности с необходимостью применения лицензий третьих лиц.

Это может сильно повлиять на коммерческую возможность исполь зования интеллектуальной собственности. Для прояснения ситуации необходимо ответить на следующие вопросы:

• На какой стадии развития находится технология? Насколько она близка к конечному продукту?

• Было ли продемонстрировано реальное применение технологии?

• Доступны ли демо версии или прототипы?

• Проведено ли сравнение продукта/технологии с имеющимися аль тернативами?

• Что нового в продукте, чем он уникален?

Описание продукции/услуг Необходимо ответить на вопросы:

• Каковы конечные продукты (товары/услуги), получаемые в резуль тате применения созданной интеллектуальной собственности?

• Какие потребности пользователей будут удовлетворяться в резуль тате применения разработанной технологии?

• Какие аспекты интеллектуальной собственности вносят вклад в по требительскую привлекательность конечного продукта/услуг?

• Каковы преимущества конечной продукции/услуг в сравнении с су ществующими на рынке?

Целевые рынки При определении рынков необходимо не забывать о разных времен ных масштабах, в которых развиваются технологии на разных рын ках:

• Большие и быстро растущие рынки.

• Рынки с большими и неудовлетворенными потребностями.

• Возможности лицензирования и создания новых предприятий на целевых рынках.

Для определения целевых рынков необходимо изучить информацию в Интернет, специальные отчеты, провести опрос компаний и иссле дователей. Целесообразно проанализировать возможности техноло гии через участие в торговых выставках и ярмарках. Какие вопросы следует задать при выявлении целевых рынков?

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 34 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью Защита В основе защиты интеллектуальной собственности лежит знание за конодательства Российской Федерации и международного законода интеллектуальной Защита интеллектуальной собственности в Российской Федерации собственности регулируется следующим законодательством об интеллектуальной • Законодательство о средствах индивидуализации участников граж данского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).

• Законодательство о нетрадиционных объектах интеллектуальной Ссылки на законодательство РФ в области защиты интеллектуальной Конвенция об учреждении Всемирной Организации Интеллектуаль ной Собственности (ВОИС), а также законодательные акты в области патентного и авторского права России, являющейся членом ВОИС, предусматривают, что объектами права интеллектуальной собствен • литературные, художественные произведения и научные труды;

• исполнительская деятельность артистов, фонограммы и радиопере • изобретения во всех областях человеческой деятельности;

• товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие наименования Международные соглашения по охране промышленной собственнос ти включают в себя Парижскую Конвенцию по охране промышленной • Основной принцип Парижской Конвенции: принцип национального Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью Право на копирование произведений науки Право на использование результатов технического Содержание права Отношение к государственной Возникает в момент создания произведе регистрации ния, регистрация необязательна.

36 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 1. ИЗОБРЕТЕНИЕ 1. Новизна; 2. Изобретательский уровень; 3. Промышленная применимость. ПАТЕНТ 2. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 1. Новизна; 2. Оригинальность; 3. Промышленная применимость. ПАТЕНТ 5. МЕСТО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА Влияние географической среды на свойства товара из данной местности СВИДЕТЕЛЬСТВО Обязанность раскрывать информацию об объекте охраны 38 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью Маркетинг Опубликованные патенты являются ценным источником технической • является большим источником информации, собранной в одном интеллектуальной месте;

• позволяет постоянно следить за разработкой новых технологий;

собственности • позволяет определять конкуренцию еще на очень ранних стадиях ее • может сэкономить значительные средства на проведение НИОКР;

• является источником бесплатной информации о доступных техно • может показать возможности лицензирования новых технологий.

• Определить уровень развития технологии в определенном секторе • Выявить конкуренцию – информацию о патентах конкурентов, кото рые покажут направление исследований и область исследований.

• Определить потенциальных покупателей лицензий – найти компа нии, которые активно вовлечены в процесс внедрения определен Использование патентного поиска может помочь НИИ и университе там правильно выбирать направления дальнейших исследований с Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 40 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 8.1. Условия Условия коммерческой реализации объектов интеллектуальной соб коммерциализации • Принцип свободы творчества как конституционный принцип Оценка потенциала коммерциализации объектов интеллектуальной Целесообразность патентования определяется целями использова ные цели использования объектов интеллектуальной собственности:

42 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью Лицензия исключительная лицензиара частично лишает прав само стоятельного использования объекта лицензии и выдачи аналогич ных лицензий другим лицам, а лицензиату разрешается использо вать объект лицензии монопольно, но только на определенной территории на условиях и в течение срока действия.

Лицензия простая лицензиара не лишает прав самостоятельного ис пользования объекта лицензии и выдачи аналогичных лицензий дру гим лицам, лицензиату разрешается использовать объект лицензии на условиях и в течение срока действия.

Основные понятия лицензионного соглашения • Роялти – основа для определения всех других видов платежей по лицензии.

• Цена лицензии – баланс интересов лицензиара и лицензиата.

Основные показатели лицензионного соглашения • База роялти (цена единицы или всей продукции по лицензии;

объем продукции, изготовленной с применением способа; при широком ассортименте продукции стоимость определенного сы рья; прибыль).

• Ставка роялти (типовая для данной отрасли или для других ли цензий того же лицензиара и/или лицензиата).

• Срок лицензии (определяется сроком морального старения объек та лицензии, не может быть больше срока действия патента или меньше, чем характерный срок освоения производства в данной отрасли).

Минимальные роялти должны покрыть расходы лицензиара на оформление и поддержание в силе прав интеллектуальной собствен ности, затраты на проведение предварительных переговоров по за ключению лицензионной сделки, расходы лицензиара на осуществле ние обязанностей по лицензионному соглашению (обучение, техническая помощь, поставка узлов и деталей, сырья). Принимают ся во внимание затраты лицензиара на НИОКР и освоение производ ства продукции по патенту.

Максимальные роялти определяются на основе оценки затрат ли цензиата на реализацию наилучшей альтернативы приобретению ли цензии (проведение НИОКР, приобретение другой лицензии, отказ от приобретения лицензий).

Территория действия лицензионного соглашения • ЛИЦЕНЗИАР и ЛИЦЕНЗИАТ стремятся не допустить или свести к минимуму конкуренцию между собой.

• Они включают в лицензионное соглашение условие, оговариваю щие предоставление лицензиату определенной территории, на ко торой ему предоставляется право производства и сбыта лицензи онной продукции.

Цена лицензии – Виды лицензионных платежей • Периодические платежи (процентные отчисления) в течение срока действия лицензионного соглашения – Роялти.

• Фиксированные платежи, производимые единовременно или в рассрочку – Паушальные платежи.

• Комбинированные (смешанные) платежи – Роялти в сочетании с Паушальными платежами.

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью коммерциализации технологий в рамках совместных предприятий, техническая помощь, 44 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью Основные методы инжиниринга Обычный консультирование при подготовке планов и технических условий проекта, получении предложений от подрядчиков и поставщиков и при осуществлении проекта, когда консультанту предоставляется право выступать в качестве полномочного представителя заказчика.

Внутрифирменный использование собственного персонала заказчика. Он осуществляет руководство проектом, общее проектирование и иногда даже строи тельство. Роль консультантов ограничивается содействием по конк ретным аспектам проекта, по которым персонал заказчика недоста точно квалифицирован или не имеет опыта.

Руководство проектом Проект «под ключ»

Промышленная кооперация – это форма коммерциализации техно логий, когда обеспечивается интенсивный технологический обмен.

При коммерциализации технологий в форме промышленной коопе рации заключаются соглашения о производственной кооперации, в рамках которых помимо прямых или взаимных поставок (продаж и закупок) продукции или оказания услуг между сторонами создается длительная общность интересов, направленных на получение допол нительной взаимной выгоды. Кооперационные соглашения заключа ются по следующим причинам:

• получение или разделение технических знаний;

• поиск лучших условий для производства и использования трудо вых ресурсов;

• увеличение серийности и специализации производства;

• поиск новых рынков сбыта;

• уменьшение производственных издержек и т.п.

Передача технологий в рамках Совместных предприятий осущест вляется тогда, когда заинтересованные партнеры из разных стран объединяют усилия, знания и опыт в производстве новой для данно го рынка продукции с разделением совместного риска.

Техническая помощь – это технические услуги и помощь, которые оформляются двумя способами:

• Техническая помощь является главным предметом соглашения.

• Техническая помощь включается разделом в соглашение о переда че технологии или поставках оборудования.

Особенность соглашений о предоставлении технической помощи со стоит в том, что:

• Объект контракта – «неосязаемый» товар – технические услуги, выполнение исследований, обучение и подготовка кадров.

• Наличие элементов инжиниринговых услуг, подрядных работ, кон трактов на аренду приборов и инструментов.

В соглашение включаются:

• положение о неразглашении полученных в процессе обучения конфиденциальных сведений;

• вопросы бытового устройства инструкторов и обучающихся;

• транспортные расходы, обязательства по страхованию и услуги пе реводчиков за счет принимающей стороны;

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 46 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 8.4. Как рассчитать При оценке перспектив коммерциализации интеллектуальной собст цену интеллектуальной венности всегда встает вопрос: Как рассчитать цену на объект интел собственности?

закрепленные в объектах интеллектуальной собственности, следует Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 48 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью • издержки владельца исключительных прав на патентование (ре гистрацию) объекта промышленной собственности, включая по шлины, сборы и другие расходы на поддержание охранных доку ментов в силе, а также оплату услуг патентного поверенного или • издержки на организацию использования объекта промышленной собственности, включая затраты на его маркетинг;

• затраты на страхование рисков, связанных с объектом промыш • срок действия охранного документа (патента, свидетельства) на момент оценки его стоимости или срок действия лицензионного • издержки владельца интеллектуальной собственности на разреше ние правовых конфликтов по оцениваемому объекту промышлен ной собственности, в том числе в судебном или добровольном порядке (на приобретение прав третьих лиц);

• ожидаемые поступления лицензионных платежей по данному объ екту промышленной собственности;

• срок полезного использования оцениваемого объекта интеллекту • фактор морального старения оцениваемого объекта интеллекту • среднестатистические ставки роялти для данного вида объектов • промышленную (производственную) готовность оцениваемого • расходы, связанные с необходимостью уплаты налогов и сборов.

ПРИМЕР Определение стоимости приобретения прав на объект интеллектуальной собственности методом DCF (Discounted Cash Flow) Необходимо определить стоимость приобретаемых прав на объект интеллектуальной собственности. Срок выставленного на продажу контракта на использование объекта интеллектуальной собственнос Ежегодный прогнозируемый доход от эксплуатации технологии, ос нованной на использовании объекта интеллектуальной собственнос ти, в текущих ценах составляет 3 млн. руб. Исследования рынка по казали, что в течение ближайших 5 лет доля продаж не изменится.

Юридический срок службы объекта интеллектуальной собственнос ти – 10 лет. Ставка дисконтирования – 12%. Расчет стоимости объек та интеллектуальной собственности осуществляется по формуле:

CFt – поток выгод (денежный поток) в году t от использования объек та интеллектуальной собственности.

Mn – стоимость объекта интеллектуальной собственности через n лет.

i – ставка дисконтирования.

Таким образом, стоимость контракта на приобретение прав на объ ект интеллектуальной собственности составляет 22 440 тыс. руб.

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 50 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью интеллектуальной собственностью в научно исследовательских организациях Когда центр коммерциализации оказывает содействие в разработке политики управления интеллектуальной собственностью в научно исследовательских организациях, целесообразно задать руководству Какие вопросы задать при оценке и защите интеллектуальной соб ственности, разработанной в научно исследовательском институте • Необходима ли традиционная форма защиты интеллектуальной собственности и какой является цена интеллектуальной собствен • Как сформулировать стратегию управления интеллектуальной соб • Можно ли ее сформулировать как более сильную связь между управлением интеллектуальной собственностью и стратегией раз • Как конкурировать с теми, кто создает интеллектуальную собст • Как учитывать ускорение жизненного цикла продукции/техноло гии – как ускорить процессы создания, оценки и защиты интеллек • Как выбрать стратегических партнеров для сохранения конкурен тоспособности на рынке интеллектуальной собственности?

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 52 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 10.

интеллектуальной собственностью Управление интеллектуальной собственностью нередко сталкивается с целым рядом проблем. Часто встречающиеся проблемы управле ния интеллектуальной собственностью приведены ниже:

• Проблемы на стадии совместной разработки • Споры между Заказчиком (Инвестором) НИОКР и Исполните лем (право собственности) – при подаче заявки на выдачу па тента указывают заявителя (заявителей), который становится обладателем патента и которым чаще всего является заказчик, • Большое количество совладельцев разработок (для управления интеллектуальной собственностью, например, продажи лицен зии, требуется согласие всех совладельцев) • Заключение договоров на использование патента не с собственни ком, а с разработчиком – часто авторов патента путают с заявите лями (патентообладателями), только они имеют право распоря жаться патентом в коммерческих целях.

• Необходимость государственной регистрации договоров на ис пользование патентов.

• Отсутствие понятия «ноу хау» в Гражданском Кодексе (может рас сматриваться как раскрытие служебной тайны).

• Возможность недобросовестной трактовки понятия «конфиденци альности» стороной, получающей права на «ноу хау».

• Беспатентная ИС может передаваться для апробации без реальных коммерческих результатов (на собственника могут быть обращены иски других держателей ИС).

• Тема, защищена патентом – информация опубликована в бюллете не: Сущность изобретения раскрыта до такой степени, что вполне возможна его реализация без участия авторов?

• Раскрытие в описании к патенту сущности изобретения с полно той, необходимой для его осуществления нецелесообразно.

• Патентный закон требует раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, считая лишними Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 54 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью • Каким образом автор может закрепить юридически свою позицию в цепочке трансфера, включающую как автора, так и консультанта (посредника)?

• Все лица, законно (по договору) получившие право определен ным образом (например, передавая другим лицам) распоря жаться материалами по технологии, созданной легально (то есть с известными и подписавшими исходные документы авторами и/или владельцами технологии) могут просто продолжать обра зовавшуюся цепочку по передаче технологии, заключая с разре шения своих партнеров договоры с новыми участниками про • Важно, чтобы в договорах между каждой парой партнеров в це почке оговаривалась возможность такой многократной переда • Насколько действенны соглашения о конфиденциальности в слу чаях незащищенности передаваемого объекта патентом?

• Даже при наличии патентной защиты в стране интереса из Рос сии трудно проконтролировать нарушение патентных прав, по скольку это нарушение производится неизвестным нам лицом в чужой жизни.

• Соглашение о конфиденциальности заключается с конкретным и известным лицом.

• Это лицо контролировать трудно, но его согласие подписывать соглашение о конфиденциальности налагает на него обязатель • Если зарубежный партнер добросовестный, он может просле дить за нарушениями патента.

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 56 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью Контактная информация по сайтам, которые могут быть использованы • 6 ая Рамочная Программа Евросоюза 2002 — 2006. 6 ая Рамочная Программа призвана стимулировать деятельность в области научных исследований и инноваций — http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ • ЭВРИКА — Европейская программа научно технического сотрудничества в области высоких технологий и инноваций — http://www.eureka.be/home.do • Международный научно технический центр (МНТЦ) — www.istc.ru • Фонд «Новая Евразия» — http://www.neweurasia.ru/ • Фонд «Научный потенциал» — http://www.hcfoundation.ru • Association of European Science and Technology Transfer Professionals (ASTP) — www.astp.net • European Association of Research Managers & Administrators (EARMA) — www.earma.org • CORDIS (Community Research and Development Information System) — http://cordis.lu • Европейско Азиатская Ассоциации Менеджеров по Трансферу Технологий — www.eattm.net • Национальная сеть бизнес — ангелов «Частный Капитал» http://www.private capital.ru/ • Московская Сеть Бизнес Ангелов — www.business angels.ru • Региональный фонд научно технического развития Санкт Петербурга — www.rfntr.neva.ru Основные источники информации 58 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставления права пользования наименованиями мест происхож дения товаров.

• Положение о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем • Постановление СМ — Правительства РФ от 12.02.93 № 122 «Об утверждении Положения о патентных поверенных».

• Положение о патентных поверенных.

• Инструкция к Договору о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.) • Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.) • Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав (Москва, 24 сентября 1993 г.) • Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 мар та 1883 г.) (по состоянию на 14 июля 1967 г.) • Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пе ресмотрена в Париже 24 июля 1971 г.) • Всемирная конвенция об авторском праве (подписанная в Женеве сентября 1952 г.) • Евразийская Патентная Конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.) • Cтрасбургское соглашение о международной патентной классифика ции от 24 марта 1971 г.

• Локарнское соглашение, устанавливающее международную класси фикацию промышленных образцов, от 8 октября 1968 г.

• Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Женеве 13 мая 1977 г.

• Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от апреля 1891 г. (пересмотрено в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Ва шингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июня 1957 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г.

• Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля г. № 519 «Об утверждении стандартов оценки».

• Dr. Eugene Sweeney. International IP Exploitation Masterclass, St. Petersburg, 27th 30th March 2006.

• Волынец Руссет Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и ноу хау (на внешних и внутренних рынках). Учеб. М.: Юрист.1999. С. 38.

• Бовин А.А, Чередникова Л.Е. Интеллектуальная собственность: эконо мический аспект. Учеб.пособие. М.: ИНФРА М, Новосибирск: НГАЭиУ.

2001.С.118.

• Шипова Е.В. Оценка интеллектуальной собственности. Учебное посо бие. Иркутск. Издательство БГУЭП. 2003.

Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью 60 Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственностью