«ВВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК АБСОЛЮТНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОМУ ЗНАКУ ...»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности»

На правах рукописи

Бутенко Светлана Викторовна

ВВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК АБСОЛЮТНОЕ

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВОВОЙ

ОХРАНЫ ТОВАРНОМУ ЗНАКУ

12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Э.П. Гаврилов Москва – Оглавление Введение…………………………………………………………………………… Глава 1. Введение потребителя в заблуждение в системе критериев охраноспособности товарного знака………………………………………..... § 1.1. Товарный знак: понятие, признаки и особенности правового регулирования…………………………………………………………………… § 1.2. Основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку и их классификация на абсолютные и относительные………………….…………

Глава 2. Проблемные аспекты применения основания «введение в заблуждение» при экспертизе товарных знаков…………..……………….. § 2.1. Введение потребителя в заблуждение в отношении товара…….......... § 2.2. Введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара……………………………………………………………………………. § 2.3. Научная дискуссия об отнесении запрета на введение потребителя в заблуждение к абсолютному или относительному основанию для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению …...…………..…………………………………………………………………… Глава 3. Введение потребителя в заблуждение - абсолютное основание для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению…………………………………………………………………..... § 3.1. Критика практики применения запрета на регистрацию обозначений, вводящих в заблуждение, в качестве относительного основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку……………………......... § 3.2. Обоснование правомерности применения запрета на регистрацию знаков, способных ввести в заблуждение, в качестве абсолютного основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.………………………………………..…………………............... Заключение……………………………………………………………..…........ Список литературы……………………………………………………..…….. Введение Актуальность темы исследования. Интеграция Российской Федерации в мировое экономическое пространство требует дополнительных правовых гарантий для субъектов гражданского оборота. Юридические механизмы, посредством которых достигается цель обеспечения реализации прав и законных интересов предпринимателей, с одной стороны, должны быть адекватны быстро меняющимся реалиям рынка, а с другой – иметь универсальный характер. Поправки, вносимые начиная с 2013 года в нормы Гражданского кодекса Российской Федерации 1,2,3,4, знаменуют собой новый этап системного реформирования российского гражданского законодательства. Сущностные изменения затронут в том числе отдельные положения кодекса, посвященные правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Правоприменительная практика в сфере интеллектуальной собственности ставит перед учеными комплексные задачи, от решения которых зависит дальнейшая эволюция гражданскоправовой доктрины.

Тем не менее, многие дискуссионные аспекты толкования и применения законодательства в сфере правовой охраны товарных знаков, к сожалению, не нашли отражения в проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ и от 23.07.2013 N 251-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ.

правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 166-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.

Российской Федерации». 5 Одной из сложнейших проблем, оставшихся без внимания юридического сообщества при формировании упомянутого пакета поправок, является трактовка правовой природы такого основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, как способность товарного знака изготовителя.

Данный критерий охраноспособности обозначений, претендующих на статус товарных знаков, безусловно, является в настоящее время одним из самых часто используемых как при принятии Роспатентом решений об отказе в государственной регистрации заявляемых обозначений, так и в качестве правового мотива для оспаривания действительности товарных знаков. Столь частое применение нормы пп. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса, налагающей запрет на предоставление правовой охраны обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, связан с совокупностью причин.

Во-первых, формулировка упомянутой нормы сама по себе является довольно неконкретной и содержит в своем объеме ряд категорий, смысл «способность», и т. п.).

Во-вторых, в настоящее время отсутствуют какие-либо ведомственные акты или рекомендации, полно и ясно раскрывающие существо исследуемого основания.

В-третьих, как свидетельствует правоприменительная практика, суды и эксперты Роспатента толкуют норму пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не единообразно и порой допускают смешение самостоятельных критериев охраноспособности товарных знаков, таких как «введение в заблуждение», «сходство до степени смешения», «ложность», и т.д.

О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] :

проект Федерального закона // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан.

– М., 2013.

необходимости проведения комплексного исследования, посвященного проблемам применения основания «введения потребителя в заблуждение» при оценке соответствия заявляемых обозначений или уже зарегистрированных Основополагающим и принципиальным остается вопрос о юридическом значении коллизии прав подателя заявки и третьих лиц при оценке способности знака дезинформировать потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего соответствующую услугу. От решения вопроса о том, чей именно (частный или публичный) правовой интерес призван защитить законодательный запрет на регистрацию обозначений, способных вводить в заблуждение, не в последнюю очередь зависит продиктовано тем, что категория «введение в заблуждение» неразрывно связана с такими базовыми понятиями цивилистики, как «недобросовестная конкуренция», «добросовестность», «злоупотребление правом», «существенное заблуждение», «обман», «государственная регистрация», исключительного права», и т.д.

Вопрос отнесения способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение к абсолютным запретам в регистрации (связанным охраноспособности (т.е. вытекающим из столкновения прав на различные нематериальные объекты) является многоаспектным. Решить указанную задачу без обращения к судебной практике и анализа правовой позиции экспертизы Роспатента в рамках делопроизводства по конкретным заявкам представляется невозможным. При этом научное исследование, посвященное указанным выше проблемам, должно иметь соответствующую теоретическую базу и основываться на общих подходах Гражданского кодекса к пониманию правовой категории «заблуждение».

Степень научной разработанности темы исследования. В настоящее время в России отсутствуют диссертационные работы, всецело посвященные анализу такого основания для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению как его способность вводить потребителя в заблуждение. Как заявленного обозначения изучается учеными в совокупности критериев исследуемого основания затронуты, в частности, в диссертациях Е.А.

Ариевича6, А.П. Рабец7, К.К. Рамазановой 8, М.В. Цветковой 9, и др. При этом представляется, что наиболее полное исследование проблемы соотношения абсолютных и относительных оснований при определении охраноспособности обозначений, способных ввести в заблуждение, содержится в диссертации Н.Ю. Медведева. Анализу правовой природы знаков, вводящих потребителя в заблуждение, посвящены работы О.Л. Алексеевой, Е.А. Ариевича, Д.А. Боровского, Э.П.

Гаврилова, С.А. Горленко, Е.А. Данилиной, Н.Л. Дубовицкой, М.Г.

Карабановой, Д.М. Ковалевой, А.Д. Корчагина, М.Г. Любомировой, О.А.

Матющенко, В.М. Мельникова, В.А. Мордвинова, В.В. Мордвиновой, В.В.

Старженецкого, Г.И. Тыцкой, М.Я. Эпштейна и некоторых других.

Признавая весомый вклад упомянутых практиков и теоретиков в осмысление правового существа товарных знаков, вводящих в заблуждение, на наш взгляд, в настоящее время в гражданско-правовой науке отсутствует отнесения способности товарных знаков вводить потребителей в заблуждение Ариевич, Е. А. Правовые вопросы экспертизы товарных знаков в СССР : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук :

12.00.03 / Ариевич Евгений Анатольевич. – М., 1984. – 202с.

Рабец, А. П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации : [Текст] :

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. – Владивосток, 2002. – 258 с.

Рамазанова, К. К. Гражданско-правовая охрана прав владельцев товарных знаков и знаков обслуживания по российскому законодательству : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рамазанова Карина Каримовна.

– М., 2011. – 160 с.

Цветкова, М. В. Гражданско-правовая защита прав на средства индивидуализации от недобросовестной конкуренции : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цветкова Марина Васильевна. – М., 2011. – 197 с.

Медведев, Н. Ю. Охраноспособность товарных знаков по законодательству Российской Федерации :

[Текст] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Медведев Николай Юрьевич. – М., 2008. – 138 с.

к числу абсолютных запретов, и содержащее притом:

- типизацию обозначений, вводящих потребителя в заблуждение, в том числе с учетом источника возникновения такого заблуждения;

- последовательное разграничение абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации заявленных обозначений по ряду дополнительных признаков (помимо положенного в основу данной классификации принципа учета вида защищаемого правового интереса);

- обоснование неправомерности применения мотива по пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, осуществленное на базе детального анализа нескольких юридических споров;

- ряд конкретных предложений по совершенствованию действующих норм Гражданского кодекса в связи с неясностью содержания критерия «введение в заблуждение».

Безусловно, такая ситуация не может способствовать полноценному развитию правового института товарных знаков в Российской Федерации.

Объектом диссертационного исследования являются гражданскоправовые отношения, складывающиеся в области правовой охраны товарных знаков и касающиеся применения запрета на регистрацию обозначений, вводящих потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя.

Предмет диссертационного исследования составляют нормы права, рекомендации Роспатента, правоприменительная практика Роспатента и арбитражных судов, а также научная доктрина в области правовой охраны средств индивидуализации.

Цель настоящей работы состоит в комплексном исследовании проблемных аспектов применения основания для отказа в предоставления правовой охраны заявленному обозначению «способность вводить потребителей в заблуждение», разработке и обосновании концепции использования указанного запрета в качестве абсолютного, т.е. не требующего анализа прав и законных интересов третьих лиц, а также в подготовке рекомендаций по совершенствованию законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Для достижения заявленной цели диссертационного исследования были поставлены следующие задачи:

- дать комплексную характеристику товарному знаку как объекту правовой охраны;

- исследовать закрепленные в законе критерии охраноспособности товарных знаков и выявить место запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, в данной системе;

обоснованности деления оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарным знакам на абсолютные и относительные, исходя из принципа учета охраняемого правового интереса, а также провести разграничение указанных групп правовых мотивов по ряду дополнительных признаков;

- исследовать правовую сущность запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, выделить типы заблуждения, возникающего у потребителя в результате регистрации или использования дезинформирующих обозначений, установить источники возникновения такого заблуждения;

- проанализировать проблемные аспекты применения основания по пп. 1 п. ст. 1483 ГК РФ в качестве относительного и обосновать необходимость отнесения запрета на регистрацию обозначений, вводящих в заблуждение ввиду своей природы, к числу абсолютных;

охраноспособности товарных знаков.

(диалектический, системный, сравнительный, логический, и т.д.), так и частно-научные (сравнительно-правовой, формально-юридический, правового моделирования, и т.д.). Использование упомянутых методов позволило исследовать поставленную в диссертации проблему комплексно, через призму действующего законодательства и правоприменительной практики.

Нормативная база диссертационного исследования включает в себя Конституцию Российской Федерации 11, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности 12, Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 13, Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к нему 14, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О защите конкуренции» 15, Закон «О защите прав потребителей» 16, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания17 и некоторые другие нормативно-правовые акты.

Эмпирическую базу исследования составляет практика применения арбитражными судами различных инстанций и Роспатентом положений российского законодательства, регламентирующих пресечение регистрации товарных знаков, способных ввести потребителей в заблуждение, а также некоторые формы недобросовестной конкуренции.

Конституция Российской Федерации : (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.) // Собр.

законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. [Текст] // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1996. - № 2.

Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от июня 1957 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. - Вып. XLIII. - М., 1989.

Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (пересмотрено в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Ницце 15 июня 1957 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г.) и Протокол к Мадридскому соглашению от 28 июня 1989 г. [Электронный ресурс] // URL: http://www.wipo.int/madrid/ru/legal_texts/madrid_agreement.html Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О защите конкуренции», в редакции от 30.12.2012 № 318-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 18.07.2009 № 181-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1, в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф.

– Электрон. дан. – М., 2013.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. №32, зарегистрированы в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. № 4322 // Российская газета. – 2003. - № 82 от 29.04.2003 г.

Теоретической основой диссертационного исследования являются труды российских и зарубежных ученых: О.Л. Алексеевой, Е.А. Ариевича, И.А.

Близнеца, Г.Х. Боденхаузена, Э.П. Гаврилова, О.В. Добрынина, В.А.

Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, В.О. Калятина, П.В.

Крашенинникова, А.Я. Курбатова, А.Б. Лисюткина, И.Э. Мамиофы, П.

Матели, Ф. Мостерта, В.В. Орловой, Г.А. Свердлык, А.П. Сергеева, Ю.А.

Тихомирова, Л.А. Трахтенгерц, И.Я. Хейфеца и других.

Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация представляет собой научное исследование комплексного характера, в котором, в частности, впервые были исследованы типы и формы введения потребителя в заблуждение в силу внутренней сущности обозначения или обстоятельств его использования, проведено последовательное разграничение абсолютных и относительных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по ряду дополнительных признаков, обоснована неправомерность использования запрета в регистрации знаков, способных ввести в заблуждение, в качестве относительного критерия охраноспособности заявленных обозначений, соотнесены нормы гражданского и антимонопольного законодательства по вопросу пресечения дезинформации потребителей.

Указанное позволило сформулировать и вынести на защиту следующие положения:

1. Во избежание неправомерного отождествления незарегистрированных обозначений с товарными знаками, что приводит к замене регистрационного принципа правовой охраны товарных знаков принципом предоставления исключительного права на основании использования маркировки, целесообразно определить товарный знак следующим образом:

«Товарный знак представляет собой охраняемое исключительным правом обозначение, служащее для индивидуализации товаров, работ и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2. В качестве товарного знака может быть зарегистрировано любое обозначение, за исключением изъятых из правовой охраны в силу прямого указания закона. Заявленное обозначение не подлежит регистрации, а правовая охрана товарного знака признается недействительной в случаях:

1). Несоответствия обозначения условиям регистрации, указанном в законе – ст. 1483 ГК РФ (критерии охраноспособности заявленного обозначения).

2). Приобретения исключительного права недобросовестным лицом вследствие злоупотребления правом.

Во втором случае действия правообладателя по регистрации охраноспособного обозначения нарушают требования, предъявляемые не к самому объекту правовой охраны (к интеллектуальной собственности), а к юридически значимым действиям субъектов гражданского оборота. На практике имеют место случаи, когда в регистрации охраноспособного обозначения отказывается, а уже существующий товарный знак оспаривается со ссылкой на его несоответствие запретам, установленным статьей 1483 ГК РФ, хотя действительным основанием для непредоставления или прекращения правовой охраны выступает злоупотребление правом со стороны подателя заявки, но не порочность знака.

Смешение двух подгрупп оснований для отказа в предоставлении правовой охраны обозначениям приводит к конфликту норм правового регулирования.

3. Установлено, что различия между абсолютными и относительными основаниями для отказа в предоставлении правовой охраны обозначению, состоят в следующем:

1). Абсолютные запреты продиктованы внутренней природой знака, его сущностным дефектом. Относительные критерии связаны с правами третьих лиц и не вызваны пороком самого средства индивидуализации.

2). Коллизия прав на сходные или тождественные объекты возникает под влиянием изменяющихся обстоятельств и поэтому способна исчезать и появляться вновь. Абсолютные запреты, применяемые к знакам, не подлежащим правовой охране в силу своей природы, продиктованы длительными, или даже перманентными явлениями.

3). Преодоление абсолютного основания посредством использования частно-правовых инструментов (письма-согласия от правообладателя «старшего» знака, регистрации договора отчуждения исключительного права на сходный объект, и т.п.) не представляется возможным.

4). Заявленное обозначение прежде всего подлежит анализу на наличие абсолютных мотивов для отказа в регистрации.

В целях упорядочения правоприменительной практики и единообразного толкования отдельных оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленным обозначениям, считаем целесообразным разделить указанные в статье 1483 ГК РФ основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку на абсолютные и относительные.

4. Подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускает регистрацию обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Употребление союза «или» в пп. 1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ подразумевает, что ложные знаки выделяются в самостоятельную категорию обозначений, не подлежащих регистрации, наряду со способными ввести в заблуждение.

непреднамеренного несоответствия представления о предмете его истинным свойствам.

Необходимо проводить различие между ложными товарными знаками и обозначениями, способными ввести потребителей в заблуждение. Если ложный знак может быть только описательным, то введение в заблуждение характерно для фантазийных обозначений. Принципиальное отличие ложных знаков от обозначений, способных ввести в заблуждение заключается в том, что для первой группы обозначений всегда характерно намерение заявителя дезинформировать среднестатистического потребителя товара или услуги.

5. Установлено, что знаки, вводящие потребителя в заблуждение, могут быть выявлены либо на стадии экспертизы заявленного обозначения, либо при использовании незарегистрированного обозначения или товарного знака для маркировки соответствующих товаров или услуг.

Исходя из вышеизложенного, сделан вывод о существовании двух источников введения потребителя в заблуждение:

1). Сущность знака. Подобным обозначениям следует отказывать в правовой охране на основании пп. 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в связи с изначально присущим свойством вызывать ошибочное суждение о товаре или его производителе.

2). Параллельное использование охраноспособного с точки зрения пп. 1 п. ст. 1483 ГК РФ обозначения двумя хозяйствующими субъектами (недобросовестная конкуренция «в чистом виде», подпадающая под пп. пункта 1 или пункт 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции).

6. В отличие от арбитражного суда, Федеральной антимонопольной службы, прокуратуры и Роспотребнадзора, Роспатент не вправе запретить использование в гражданском обороте вводящего в заблуждение знака, даже посредством принятия решения об отказе в регистрации заявленного обозначения. Следовательно, конечная правовая цель, выражающаяся в защите прав потребителя на достоверную информацию о товаре и его изготовителе, не может быть достигнута посредством применения запрета на регистрацию вводящих в заблуждение знаков в качестве относительного основания, когда коллизии прав заявителя и интересов третьих лиц придается решающее значение.

7. В результате применения запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, в качестве относительного основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, возникает правовая неопределенность в разграничении сферы применения самостоятельных критериев охраноспособности товарных знаков, таких как «введение в заблуждение», с одной стороны, и, «коллизия прав», с другой стороны (запреты по п. 6, 8, 9 ст. 1483 ГК РФ).

Такое толкование оказывает негативное влияние на единообразие правоприменительной практики Роспатента и судов, а также открывает возможности для неоправданного использования запрета по пп.1 п. 3 ст. ГК РФ как при экспертизе обозначения по заявке, так и при оспаривании товарных знаков.

8. Использование обозначения третьим лицом до даты его приоритета не должно приниматься во внимание при решении вопроса о возможности охраны заявленного обозначения, если только такое использование не привело к общеизвестности этого обозначения.

В действующем законодательстве по товарным знакам нет требования «новизны» регистрируемых обозначений (аналогичной «новизне» в патентном праве) и отсутствует право «преждепользования» товарным знаком.

В целях предупреждения регистрации широко известных обозначений на имя лиц, очевидно не аффилированных с производителями соответствующих товаров (международные корпорации, деятели эстрады), следует предусмотреть право экспертизы до принятия решения по заявке направлять заявителю специальное уведомление о существовании вероятности введения потребителя в заблуждение при использовании такого обозначения.

Указанные уведомления должны носить предупредительный характер и не повлекут за собой вынесение решения об отказе в регистрации обозначения со ссылкой на пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

9. На практике имеют место случаи оспаривания товарного знака по мотиву введения потребителей в заблуждение в связи с его сходством или тождеством с обозначением, используемым в обороте подателем возражения.

При этом податель возражения не говорит о сходстве его обозначения с зарегистрированным товарным знаком (относительное основание для отказа в регистрации), а ссылается на введение потребителя в заблуждение (абсолютное основание). Зачастую истинным мотивом для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ выступает желание подателя возражения иметь собственные исключительные права на то же или сходное обозначение, т.е. частный интерес хозяйствующего субъекта.

Законодательная формулировка запрета на регистрацию обозначений, способных ввести потребителя в заблуждение, не требует от экспертизы и судов анализа однородности. Правообладатель «старшего» средства основанию введения в заблуждение, имеет возможность возразить против предоставления правовой охраны спорному обозначению практически в отношении любых товаров и услуг, при этом действуя за пределами пятилетнего давностного срока, установленного пп. 2 п. 2 ст. 1512 ГК РФ.

Аннулирование регистрации товарного знака на основе такого возражения противоречит духу и букве закона.

собственности, а также в положениях отраслевых нормативно-правовых актов заложено достаточное количество правовых механизмов, гарантирующих защиту прав потребителей и пресекающих введение в заблуждение в том случае, если запрет по пп.1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ будет применяться в качестве абсолютного, т.е. не требующего анализа прав и законных интересов иных лиц, основания.

В частности, введение потребителей в заблуждение в результате смешения двух средств индивидуализации или незарегистрированных обозначений при их параллельном использовании подлежит пресечению судами, антимонопольной службой, Роспотребнадзором на основании применения норм:

недобросовестная конкуренция в форме введения в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товаров или в отношении его производителей);

- пункта 2 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» (недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средство индивидуализации);

- пункта 2 статьи 10 в совокупности с мерами по пп. 2, 5 пункта 2 статьи Закона «О защите прав потребителей», ст. 14.7 КоАП (введение потребителей в заблуждение в результате предоставления некорректной информации о свойствах товаров, их изготовителях);

- второго абзаца пункта 4 ст. 19 ГК РФ (злоупотребление правом на использование имени или псевдонима физического лица без его согласия, способом, который повлек за собой введение в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан).

11. Установлено, что договор отчуждения исключительного права на товарный знак, приводящий к появлению на стороне правопреемника нескольких совладельцев, не порождает введения потребителя в заблуждение, поскольку правовая природа объекта сделки – товарного знака – не исключает возможности совладения. Представляется, что число обозначений, имеющих тесную связь с правообладателем и не допускающих множественность лиц на стороне правопреемника, ничтожно мало.

12. Считаем целесообразным закрепить в пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ положение о том, что оценка способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение должна осуществляться на дату приоритета товарного знака, без учета использования тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации и незарегистрированных обозначений третьими лицами для любых (как однородных, так и не однородных) товаров и услуг.

Пресечение введения потребителя в заблуждение, возникающего в связи с параллельным использованием конкурентами спорного обозначения для маркировки однородных товаров, должно осуществляться Федеральной антимонопольной службой и арбитражным судом. В дальнейшем данную категорию дел целесообразно отнести к исключительной подведомственности судов, исходя из смысла части 3 статьи 35 Конституции, в соответствии с которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в совершенствования законодательных положений по вопросам правовой охраны товарных знаков и условий их регистрации. Результаты исследования могут быть полезны патентным поверенным и специалистам, практикующим в области средств индивидуализации товаров и услуг, а также в учебном процессе при изучении курса права интеллектуальной собственности.

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа была выполнена и обсуждена на кафедре промышленной собственности Российской государственной академии интеллектуальной собственности.

Выводы, полученные диссертантом, нашли отражение в опубликованных работах, а также излагались на Всероссийских научно-практических государственности» (2010 и 2011 год), II (XVII) Ежегодной научнопрактической конференции Межрегиональной общественной организации содействия деятельности патентных поверенных «Палата патентных поверенных» (2011 год).

Положения диссертационного исследования нашли применение в практической деятельности диссертанта в качестве патентного поверенного по товарным знакам в Обществе с ограниченной ответственностью «Агентство Интеллектуальной Собственности «Бутенко и Партнеры» (г. Томск).

Структура работы предопределена целями и задачами диссертационного исследования и состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Глава 1. Введение потребителя в заблуждение в системе критериев § 1.1. Товарный знак: понятие, признаки и особенности правового связанные с ними личные неимущественные отношения граждан и юридических лиц, складывающиеся по поводу специально оговоренных объектов. К объектам гражданских прав, в соответствии со статьей 128 ГК РФ, относятся вещи, имущество и имущественные права, результаты работ и оказание услуг, нематериальные блага, а также «охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации». Предыдущая редакция статьи 128 ГК РФ, действовавшая до 1 января 2008 года18, отдельно не выделяла категорию «средства индивидуализации (интеллектуальная собственность)», включая данное понятие в состав единой группы объектов: «результаты интеллектуальной деятельности».

Из актуального текста статьи 128 ГК РФ следует, что законодатель «средство индивидуализации», несмотря на одинаковый правовой режим, предусмотренный статьями 1225 и 1226 ГК РФ для обоих подклассов интеллектуальной собственности. Статья 1225 ГК РФ, содержащая перечень индивидуализации, которым в силу закона предоставляется правовая охрана, разграничивать данные понятия.

изменения внесены Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «О введении в действие части четвертой».

Наряду с фирменным наименованием, коммерческим обозначением и наименованием места происхождения товара, к средствам индивидуализации относятся товарные знаки и знаки обслуживания. В соответствии со ст. предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак». При этом на основании пункта 2 статьи 1477 ГК РФ, товарным знаком признаётся обозначение, служащее для маркировки товаров, а знаком обслуживания – обозначение, призванное индивидуальными предпринимателями работы или оказываемые ими услуги.

Поскольку правила о товарных знаках в кодексе соответственно применяются и к знакам обслуживания, термин «товарный знак» далее будет толковаться расширительно, с включением в его объем также знаков обслуживания.

Выделение категорий «результат интеллектуальной деятельности» и «средство индивидуализации» уже в самой первой по порядку статье Части четвертой ГК РФ подчеркивает ряд принципиальных отличий в правовой природе указанных групп объектов. Назначение средств индивидуализации наименование), предприятия как имущественного комплекса (коммерческое обозначение), товара (товарный знак, наименование места происхождения товара) или услуги (знак обслуживания). В отличие от объектов патентного права (изобретение, полезная модель, промышленный образец), товарный знак призван акцентировать внимание потребителя на товаре или услуге с соответствующую продукцию или услугу. Средства индивидуализации не претендуют на новизну как неизвестность рынку, искусству, языку бытового общения и в этом смысле не должны (хотя могут) являться уникальными. В частности, И.Э. Мамиофа отмечает, что в качестве товарного знака могут выступать фамилии, обычные слова или даже уже зарегистрированные обозначения, заявленные для других товаров. Как указывает Э.П. Гаврилов, «новизна в сфере товарных знаков определяется и устанавливается применительно к классу товаров или к перечню товаров; …. Иными словами, нельзя ответить на вопрос: "Является ли новым товарный знак "Самовар"? Ответ на этот вопрос может быть неоднозначным, например: "При применении к таким-то товарам этот знак не новый, при применении к другим товарам этот знак - новый (и, разумеется, зарегистрирован)"». 20 В научной литературе такая особенность названа «принципом специализации товарного знака». В области правовой охраны товарных знаков корректно говорить о обозначению конкретного товара в данный отрезок времени. Близкой позиции законодательство критерия «новизна» для заявляемых на регистрацию обозначений является избыточным, т.к. в отличие от объектов патентного права товарный знак не должен быть объективно новым. 22 Абсолютная новизна как неизвестность марки рынку товаров и услуг отсутствует в перечне критериев охраноспособности заявленных обозначений. Поскольку творчество – это «деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее»23, то там, где нет абсолютной новизны, на наш взгляд, отсутствует творчество в его привычном понимании, а там, где нет творчества, нет и результата интеллектуальной деятельности. В данной связи Мамиофа, И. Э. Понятие и определение товарного знака [Текст] / И.Э. Мамиофа // Практика изобретательской и патентно-лицензионной работы. - Л. : ЛДНТП, 1981. - С. 12.

Гаврилов, Э. П. О разграничении авторских произведений и товарных знаков [Текст] / Э.П. Гаврилов // Патенты и лицензии. - 2003. - № 3. - С. 27.

Тьщкая, Г.И., Мамиофа, И. Э., Мотылева, В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований мест происхождения товаров капиталистических и развивающихся странах. - М. : ВНИИПИ, 1985. - С.ЗЗ.

Данилина, Е.А. Критерии охраноспособности или условия регистрации товарного знака? [Текст] / Е.А.

Данилина // Патенты и лицензии. - 2013. - №10. - С. 18.

Большая Советская Энциклопедия. – Изд. 3-е, Т. 25. – М. : Советская энциклопедия, 1978. - С. 330.

положениях Гражданского кодекса следует признать целесообразным.

Существует ещё одна особенность средств индивидуализации (в частности, товарных знаков) как объектов интеллектуальной собственности –в законе отсутствует регламентация авторства на данную группу объектов. Автор не перечислен в ст. 1478 ГК РФ среди обладателей исключительного права на товарный знак, к тому же, ст. 1228 ГК РФ, признающая автором результата интеллектуальной деятельности гражданина, творческим трудом которого создан такой результат, ничего не говорит об авторстве на средства индивидуализации товаров и услуг. В подобной ситуации корректнее говорить о возможности возникновения личных неимущественных прав на элемент товарного знака, и, как следствие, параллельной охране такого обозначения или его составных частей авторским правом, например, в качестве произведения дизайна, и – одновременно - исключительным правом на товарный знак. Упомянутая особенность товарного знака является весьма существенной при столкновении в суде авторских прав на отдельные зарегистрированный товарный знак, принадлежащего иному лицу 24.

Из легального определения товарного знака, закрепленного в статье 1477 ГК РФ, возможно вывести следующие конституирующие особенности товарного знака как объекта правовой охраны:

1. Товарный знак представляет собой обозначение, получившее особый Под словом «обозначение» принято понимать знак, метку или некий Как справедливо отмечает В.Н. Дементьев, вопрос о столкновении прав возникает в случае, когда обладатель авторского права не совпадает с владельцем (или заявителем) товарного знака. См. Дементьев, В.Н. Как «развести» объекты авторского права и товарные знаки? // Патенты и лицензии. – 2000. – № 3. - С.

18.

обозначения», «буквенные обозначения»). 25 В этом смысле любой товарный знак обладает свойством номинации, т.е. возможностью соотнесения языковых (изобразительных, звуковых, и т.д.) единиц или символов с быть воспринят органами чувств человека и не обнаруживал полного совпадения с обозначаемым явлением во всех своих элементах.

В лингвистике утвердилась точка зрения, согласно которой наиболее популярные 26 – словесные – товарные знаки представляют собой имена собственные. 27 Н.А. Стадульская указывает, что «товарный знак со всеми остальными типами собственных имен роднит то обстоятельство, что они непервичны по отношению к общей лексике и что в их основе могут быть как имена нарицательные, так и имена собственные других типов». 2. Задачей товарного знака является индивидуализация товара или услуги конкретного производителя или предпринимателя.

По мнению специалистов, И.А. Зенина29, И.П. Янушкевича 30 и Поля Матели31, основной функцией товарного знака является «различительная»

«индивидуализирующая»). Цель маркировки товара специальным знаком идентифицировать изделие, производимое коммерсантом, и выделить его среди аналогичных или однородных товаров конкурентов. Как точно отметил Поль Матели в своей работе «Новое французское законодательство по товарным знакам», «…товарный знак, определенный по своей природе, Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е [Электронный ресурс] / С.А. Кузнецов. - СПб. :

Норинт. 1998.

Веркман, Каспер Дж. Товарные знаки: создание, психология, восприятие / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986.

– С.178.

Евсюкова, Т.В., Глухова, О.В. Словесные товарные знаки: ономастический и лингвокультурологический аспекты: монография. - Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2011. - С. 13-18.

Евсюкова, Т.В., Глухова, О.В. Там же. С. 17.

Зенин, И.А. Гражданское право: учебник для вузов. - М. : Высшее образование, 2008. - С. 290.

Янушкевич, И.П. Юридическая основа и практика применения товарного знака, знака обслуживания и фирменного наименования. – М. : ИНИЦ Роспатента,1998. – С. 24.

Матели Поль. Новое французское законодательство по товарным знакам. - Книга 1. - Душанбе, 1998. - С.

50-51.

состоит из ассоциации обозначения и объектов, которые он покрывает.

Именно этот бином, указанное обозначение - объект, составляет в юридическом плане товарный знак». Необходимо отметить, что категории «товар» и «услуга» не имеют однозначной трактовки в современном российском законодательстве. Пункт статьи 455 ГК РФ, посвященный условию о товаре в договорах куплипродажи, указывает, что «товаром по договору купли-продажи могут выступать любые вещи с соблюдением правил, предусмотренных статьей настоящего Кодекса». Пункт 4 статьи 129 специально оговаривает, что результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не могут переходить от одного лица к другому: предметом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак выступает не сама интеллектуальная собственность (средство индивидуализации), а исключительные права на такое обозначение.

В свою очередь, статья 4 ФЗ «О защите конкуренции» под товаром понимает объект гражданских прав (в том числе работу, услугу, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Представляется, что отождествление товара (вещи), услуги и работы недопустимо, исходя из целей гражданско-правового регулирования.

Это приводит к неправомерному смешению договоров подряда и оказания услуг, предметом последнего из которых выступает труд как таковой - его результаты существуют вне материального выражения, в отличие от договора подряда.

Несмотря на то, что термины «товар», «работа» и «услуга» не синонимичны, правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания является единым. При этом следует признать, что в ряде случаев понятие «товарный знак» употребляется в законе в его узком смысле (в частности, Матели Поль. Там же. С. 50.

индивидуализации товара, т.е. вещи)33.

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно норме статьи 1478 ГК РФ, обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предположить, что такой подход продиктован желанием законодателя ограничить сферу реализации исключительного права на товарный знак областью коммерческой деятельности. Тем не менее, известны случаи, когда правовая охрана товарного знака предоставляется на имя государственных органов или некоммерческих юридических лиц, которые априори не могут ставить перед собой цель извлечения прибыли в качестве основного вида деятельности. Например, товарный знак по свидетельству № фармацевтических организаций" из города Москвы, а обозначение под регистрационным номером 289689 - Некоммерческому партнерству "Группа компаний "Норма-Холдинг". Следовательно, изъятие физических лиц из исключительные права на товарные знаки, не связано с предпринимательской деятельностью как таковой.

Необходимо отметить, что законодательство многих зарубежных стран исходит из принципиальной возможности закрепления права на товарный знак за физическим лицом, не обладающим специальным правовым статусом.

Например, Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания»34 во втором пункте статьи 2 предусматривает, что «товарный знак может быть зарегистрирован на имя организации или гражданина».

Представляется, что в пункте 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации имеется ввиду товарный знак в «узком» смысле.

Закон Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», в http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=V Представляется вполне справедливым, как минимум, предоставить гражданам возможность для подачи заявки на регистрацию товарного знака35 с расчетом на приобретение заявителем статуса индивидуального предпринимателя в течение трех лет после регистрации знака. Указанный срок выбран не случайно: три года – это временной промежуток, в течение которого правообладатель имеет возможность не использовать свое обозначение без опасности досрочного прекращения правовой охраны в порядке статьи ГК РФ. В общем и целом, нельзя не согласиться с Э.П. Гавриловым, который называет норму статьи 1478 дискриминационной по отношению к российским поскольку у них может возникнуть объективная потребность стать обладателями исключительного права на товарный знак в отношении товаров, изготовляемых и вводимых в гражданский оборот не регулярно, а только время от времени36. Похожей позиции придерживается Д.В. Мазаев. Из определения, данного статьей 1477 ГК РФ, следует, что товарным исключительное право, удостоверяемое свидетельством. Следует согласиться формулировки: так, термины «обозначение» и «товарный знак» не являются синонимами.38 Безусловно: всякий товарный знак представляет собой обозначение, однако не каждое обозначение имеет статус товарного знака.

в настоящее время Роспатент отказывает в приятии таких заявок к рассмотрению со ссылкой на несоблюдение статьи 1478 ГК РФ, устанавливающей, что «обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель».

Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). - М. : Экзамен, 2009. - С. 819.

Мазаев, Д. В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки : [Текст] : дис. … канд. юрид. наук :

12.00.03 / Мазаев Дмитрий Владимирович. – М., 2011. – 226 с.

Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). - М. : Экзамен, 2009. - С. 817.

Иначе говоря, товарный знак – это обозначение (символ, марка, метка), уже получившее правовую охрану в Российской Федерации.

Это одна из принципиальных особенностей правового института товарных знаков в России, в отличие, например, от законодательства Соединенных Штатов Америки, где допускается получение правовой охраны торговой марки на основании факта первого использования. Необходимо отметить, что пункт 1 статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, ратифицированной СССР и входящей в систему источников российского права, устанавливает, что «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством». 39 При этом, как отмечает Г.Х.

Боденхаузен, «конвенция не устанавливает, приобретается ли право на знак в силу факта регистрации, или в силу использования знака, или же необходимо сочетание этих элементов. Она предоставляет членам Союза по своему усмотрению решать, в какой степени они желают подвергать специальной экспертизе заявки на регистрацию знаков. Точно так же конвенцией не определен объем охраны товарных знаков (если не считать ряда специальных случаев, согласно статьям 6bis, 6quinquies и 6septies)» 40.

исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным (Роспатент), «а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации».

Помимо национальной процедуры регистрации заявленных обозначений, допускается предоставление правовой охраны товарным знакам на основании т.н. «международных» заявок, поступающих во Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности с указанием России (такая процедура Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. [Текст] // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1996. - № 2.

Боденхаузен, Г. Х. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий [Текст] / Под ред. Проф. М.М. Богуславского. - М. : Прогресс, 1977. - С. 27.

предусмотрена положениями ст. 1 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и ст. 2 Протокола к нему). По существу, во втором случае «государственной регистрации» как акта административного органа, сопровождающегося внесением соответствующего знака в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, не происходит, несмотря на то, что обозначения, заявленные на регистрацию в России по т.н. «мадридской» системе, подлежат экспертизе на общих основаниях. В данном контексте корректнее говорить о «предоставлении правовой охраны» заявленному в России на основании Мадридского Протокола или, что значительно реже, Соглашения, товарному знаку. Тем не менее, далее, исходя из целей проводимого исследования, словосочетания «государственная регистрация» и «предоставление правовой охраны» будут употребляться в качестве синонимов.

Наряду с государственной регистрацией заявленных обозначений (национальная процедура) и предоставлением правовой охраны марке на базе заявки или регистрации, поданной/осуществленной в другой стране (международная процедура), существует третий способ первичного получения исключительного права на товарный знак – признание используемого без регистрации обозначения или уже зарегистрированного товарного знака общеизвестным. В соответствии с пунктом 1 статьи 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1508 ГК РФ, товарные знаки или обозначения, используемые для маркировки товаров и услуг без получения правовой охраны, могут быть признаны общеизвестными в Российской Федерации, если такие товарные знаки или обозначения стали широко известны потребителям в результате их интенсивного использования в отношении товаров заявителя. Общеизвестные товарные знаки подлежат внесению в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, при этом в силу прямого указания п. 1 ст. 1508 ГК РФ признание общеизвестности соответствующего обозначения или товарного знака наступает не с момента его включения в указанный Перечень, а с даты, указанной в заявлении лица, интенсивно использовавшего такую марку.

Абзац 2 пункта 2 статьи 1508 устанавливает, что «предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак».

Представляется, что данная формулировка является сложной и довольно неясной, особенно в ситуации, когда в качестве общеизвестного заявляется незарегистрированное обозначение, фактически используемое как товарный знак. Аналогичная терминология применена и в общей норме п. 1 ст. 1477 ГК РФ: «на товарный знак …. признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством.».

незарегистрированных или заявленных обозначений с товарными знаками, т.е.

уже охраняемой законом интеллектуальной собственности. Необходимо отметить, что товарный знак как объект исключительных прав возникает в результате специальной процедуры получения правовой охраны, заканчивающейся принятием административного акта Роспатентом или Международным бюро ВОИС, поэтому, на наш взгляд, не совсем корректно говорить о «признании» исключительного права на товарный знак. Без приобретения специального статуса для обозначения, идентифицирующего товар, легальная монополия на использование интеллектуальной собственности – товарного знака – не возникнет.

Более удачным в этом смысле следует признать определение товарного знака, содержащееся в статье 11 Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности:

«охраняемое в соответствии с национальным законодательством сторон и международными договорами, участниками которых являются cтороны, обозначение, служащее для отличия товаров и (или) услуг одних участников гражданского оборота от товаров и (или) услуг других участников гражданского оборота». Итак, на базе анализа нормативных положений статьи 1477 ГК РФ, можно сделать вывод, что под товарным знаком в широком смысле необходимо понимать отличительный знак, предназначенный для индивидуализации товаров, работ, услуг, производимых или оказываемых индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, исключительное право на отождествления незарегистрированных обозначений и товарных знаков, что может привести к признанию в качестве правоустанавливающего факта простого использования марки, считаем целесообразным изложить пункт статьи 1477 в следующей редакции:

«1. Товарный знак представляет собой охраняемое исключительным правом обозначение, служащее для индивидуализации товаров, работ и услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Отношения по приобретению исключительного права на товарный знак представляют собой правоотношения, т.к., во-первых, они урегулированы нормами права (например, нормами Четвёртой части ГК РФ, а также представляют собой систему взаимосвязанных структурных элементов:

- субъектов (Роспатент, заявитель и его представители);

- содержания, т.е. фактического поведения субъектов, осуществляемого в соответствии с требованием правовых норм (совокупность действий по См. Федеральный закон Российской Федерации «О ратификации Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности» от 11 июля 2011 г. № 179-ФЗ // Патенты и лицензии. – 2011. - № 8. – С. 64.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. №32, зарегистрированы в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. № 4322 // Российская газета. – 2003. - № 82 от 29.04.2003 г.

оформлению и подаче заявки, ведению переписки с экспертом, направлению уведомлений и т.д.);

корреспондирующие друг другу субъективные права и юридические обязанности участников правового отношения (например: право ведомства направить заявителю запрос дополнительных материалов, обязанность заявителя по уплате необходимых государственных пошлин, и т.д.);

- объекта правоотношения (исключительное право как благо, на получение которого направлено возникновение правоотношения).

Правоотношения по регистрации заявленного в качестве товарного знака обозначения направлены на получение заявителем – индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом – правоустанавливающего документа, т.е. свидетельства, которое удостоверяет приоритет и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в нем (ст. 1481 ГК РФ).

Национальная процедура получения исключительного права на товарный знак включает в себя несколько последовательных этапов:

1) подача заявки на регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) и других необходимых документов в Роспатент;

2) проведение формальной экспертизы;

3) проведение экспертизы заявленного обозначения по существу и принятие решения о регистрации товарного знака;

4) регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания;

5) выдача свидетельства на товарный знак.

Получение правовой охраны для обозначения по заявке, поданной в другой стране или уже зарегистрированного в ином государстве товарного знака в соответствии с правилами Мадридского Соглашения и Протокола, имеет существенные отличия от порядка государственной регистрации, закрепленного в Гражданском кодексе и Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Так, на основании базовой регистрации (п. 2 статьи 1 Соглашения) или заявки (п. 1 ст. 2 Протокола), поданной в странах-участницах указанных договоров, во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) через ведомство страны происхождения поступает единая «международная» заявка соответствующая охрана. В случае если такая заявка отвечает всем установленным требованиям, знак вносится в Международный реестр и подлежит публикации в Бюллетене ВОИС по международным знакам. В отличие от национальной российской системы регистрации знаков, правоустанавливающий документ (международный сертификат, имеющий индивидуальный номер и содержащий дату регистрации в качестве одного из реквизитов) выдается заявителю практически сразу по поступлении «международной» заявки. По общему правилу (статьи 5 (2) Мадридского Соглашения и 5 (2) (а) Протокола к нему), патентные ведомства стран, в отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану знака, при обнаружении несоответствия заявленного обозначения критериям охраноспособности, установленным нормами национального права, в течение 12 месяцев обязаны уведомить ВОИС об отказе в регистрации.

В юридическом смысле как таковой международной правовой охраны заявленного обозначения не возникает, исходя из следующего. С одной стороны, каждая страна-участница «мадридской» системы имеет право на проведение собственной экспертизы на предмет соответствия товарного знака установленным внутренним правом критериям охраноспособности (если такая проверка вообще предусмотрена ее законодательством). С другой стороны, «охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся Стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой Договаривающейся Стороны» (пункт 1 (a) статьи 4 Мадридского Протокола).

Получение правовой охраны для незарегистрированного обозначения или осуществляется на основании решения Роспатента, принятого в соответствии с п. 1 ст. 1508 ГК РФ по результатам рассмотрения экспертной комиссией ведомства заявления, поданного заинтересованным лицом.

Таким образом, марка, созданная для индивидуализации товаров и услуг, может получить статус товарного знака в России тремя способами:

исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом). В деятельности Роспатента, в 2012 году по указанной процедуре выдано свидетельств о регистрации товарного знака. 2) Предоставление правовой охраны заявленным по «мадридской» системе обозначениям. По данным Годового отчета Роспатента за 2012 год, в минувшем году в Российской Федерации предоставлена правовая охрана 13067-ми подобным маркам.

3) Приобретение общеизвестности. По состоянию на 1 ноября 2013 года в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков внесено 133 обозначения, начиная с 2000-го года.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, которые конкретизированы в п. 2 ст. 1484:

«исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на http://www.rupto.ru/rupto/portal/0467deba-a670-11e2-c002-9c8e9921fb2c#1. выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации».

Большинство специалистов, например, В.В. Белов, Г.В. Виталиев, Г.М.

Денисов 44, В.А. Дозорцев45, П.В. Крашенинников 46 и др. сходятся во мнении, что исключительное право включает в себя два правомочия – распоряжения результата интеллектуальной деятельности) и использования («возможность эксплуатации объекта, приносящие имущественные выгоды, и запрете всем правообладателя»). Представляется ошибочной иная точка зрения, сводящаяся к признанию за исключительным правом классической триады правомочий права вещной собственности – владения, пользования и распоряжения. В частности, одним исключительных прав выделить в их составе право владения, выступает следующий: «Понятие правообладателя уже говорит об обладании правом, исходя их этимологии этого слова. Но понятие обладания в исключительном праве фактически синонимично понятию владения. Можно как владеть Белов, В. В. Виталиев, Г. В. Денисов, Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. Учебное пособие. – М. : Юристъ, 1997. – С. 85.

Дозорцев, В. А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. М., «Статут», 2003, с.

114.

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред.

П.В. Крашенинникова. – М. : Статут, 2011. - С.23.

Дозорцев, В. А. Там же. С. 48.

правом, так и обладать им. Мало того, в русском языке объем этих понятий понималось еще во времена римского частного права. В этом смысле владение над нематериальным объектом (товарным знаком) по очевидным причинам Гульбина основана на ином категориальном аппарате. Более того, говоря о тождестве владения правом и обладания им, автор, вероятно, допускает подмену тезиса, доказывая наличие в составе исключительного права правомочия владения через саму возможность иметь исключительное право.

Исключительное право носит имущественный характер и является правообладателю – противостоит неопределенный круг лиц, обязанных воздержаться от посягательств на принадлежащее ему право. Исключительное право на «обычный» товарный знак возникает после его государственной регистрации, действует 10 лет и отсчитывается с даты подачи заявки (даты приоритета), общеизвестные товарные знаки охраняются бессрочно. Правила пролонгации действия зарегистрированного товарного знака, что de facto делает этот вид интеллектуальной собственности «вечным», если правовая недействительной.

Несмотря на вышесказанное, исключительное право на товарный знак нельзя признать «неограниченным». Исходя из пункта 2 статьи 1481 ГК РФ, объем правовой охраны, закрепленный за конкретным правообладателем, четко указывается в свидетельстве («свидетельство на товарный знак удостоверяет … исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве»). Для конкретизации притязаний Гульбин, Ю. Т. Гражданско-правовая охрана средств индивидуализации товаров в рыночных условиях :

Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки : [Текст] : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.03 / Гульбин Юрий Терентьевич. – М., 2010. – С. 16.

Гаврилов Э. П. Интеллектуальные права в современной России: теоретические проблемы. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. - 2013. - № 1. - С. 9.

подателя заявки, а потом и объема правовой охраны зарегистрированного обозначения, в соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 1492 ГК РФ, заявка на товарный знак в обязательном порядке должна содержать перечень товаров или услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана. Во избежание возникновения коллизий исключительных прав, а также злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов, международное сообщество пришло к выводу о необходимости использования специального классификатора товаров, работ и услуг, содержащегося в Ниццком соглашении 1957 года.

Международный классификатор включает в себя 45 классов товаров и услуг, сгруппированных с использованием совокупности классификационных критериев – от состава материала до функционального назначения товара.

Так, например, технические масла и смазки относятся к четвертому классу, а кондитерские изделия – к тридцатому.

На практике в настоящее время довольно остро стоит вопрос об обязательности дословного воспроизведения терминов указанного классификатора в заявке на регистрацию товарного знака. Статья 2 Ниццкого соглашения очевидным образом указывает на то, что формулировки рубрик Международного классификатора товаров и услуг (далее – МКТУ) не являются императивными. Каждая из стран – участниц Ниццкого соглашения вправе при регистрации знаков использовать классификатор в качестве основной либо вспомогательной системы классификации. В разделе «Общие замечания» Введения к Десятой редакции МКТУ даются практические советы по самостоятельной формулировке перечня товаров и услуг в случае, когда алфавитный указатель рубрик не содержит точного и необходимого термина.

Тем не менее, в течение последних двух лет Роспатент нередко требует от заявителей приведения перечня заявки в полное соответствие с рубриками МКТУ, что всякий раз сопряжено с уплатой пошлины за внесение изменений в материалы заявки. Такой подход не сообразуется с нормами ГК РФ и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, а также затрагивает интересы производителей «эксклюзивных» товаров, не упомянутых в классификаторе. Например, в действующей редакции МКТУ отсутствуют такие рубрики, как «семечки», «кисель» или «растительно-жировые спреды» (дешевый аналог маргарина).

зарегистрированного в отношении слишком «широкой» рубрики, зачастую вызывает огромные затруднения.

Из общего принципа детерминации объема правовой охраны знака перечнем рубрик товаров и услуг, указанных в свидетельстве, существует единственное исключение – правовой режим общеизвестных товарных знаков. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется в том числе на товары, неоднородные указанным в свидетельстве, при условии, что использование такого знака для неоднородных товаров другим лицом будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем общеизвестной марки и может нанести ущерб его законным интересам. Похожая регламентация содержится и в статье 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Как отмечают П.Б. Мэггс и А.П. Сергеев, основной смысл предоставления особого правового режима общеизвестным обозначениям правовой охраны еще до их регистрации. общеизвестным товарным знаком, Поль Матели указывает, что известность собственную притягательную силу, не зависящую от продукта, на котором осуществлена маркировка.51 Представляется целесообразным обозначить эту функцию как «рекламную». Действительно, общеизвестный товарный знак, будучи помещенным на новый вид товара, сам по себе вызывает желание Мэггс, П. Б., Сергеев, А. П. Интеллектуальная собственность. - М., Юристъ, 2000. - С. 339.

Матели Поль. Там же. С. 51.

свойственного рядовому потребителю, так и по причине, как правило, высокого качества продукции владельца такого знака.

Необходимо подчеркнуть, что общеизвестный знак – это не особый вид товарного знака, а специальный правовой режим охраны обозначений любого типа – от словесных до звуковых.

Пункт 1 статьи 1482 ГК РФ оговаривает, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы «словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации». К «другим» обозначениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1482 ГК РФ, относятся, например, звуковые, световые и иные обозначения.

Видовое разнообразие товарных знаков невозможно закрепить на нормативном уровне. Особый интерес в связи с этим представляет охраноспособность обонятельных и некоторых других нетрадиционных товарных знаков. Так С.Б. Фелицына и В.В. Журавлёва 52 отмечают, что регистрация запахов приобретает всё большую популярность за рубежом. В допускается, например, в США в случае широкой известности и узнаваемости аромата большинством потребителей, для констатации чего проводятся специальные тесты.

Как указывает В.М. Мельников 53, в Германии возможность охраны динамических знаков (т.е. знаков, которые состоят из набора статических изображений, представляющих различные позиции движущегося объекта) признаётся правовой доктриной – профессор К. Хейнц в книге 1997 года «Маркенрайхт» подчёркивает, что сущность охраны динамических знаков заключается в защите не только самой последовательности изображений, фиксирующих различные стадии движущихся объектов, но и движения как такового. При этом параметры движения должны быть воспроизведены в графической форме. В качестве примера регистрации динамического знака Фелицына, С. Б., Журавлёва, В. В. Сладкий аромат товарного знака // Патенты и лицензии. - 2004. - №5. - С.

39-43.

Мельников, В. М. Динамические товарные знаки // Патентный поверенный. - 2007. - №3. - С. 54-58.

предоставляемых гостиницами, знак, который представляет собой видеоклип, состоящий из последовательности изображений расстилаемого по лестнице красного ковра, ведущего к бассейну, и уток, марширующих под звуки фанфар вниз по этой лестнице, а затем плавающих в бассейне.

В отношении любых нетрадиционных знаков действительно общее требование о наличии различительной способности обозначения, то есть о сохранении свойства индивидуализации маркируемого товара или услуги заявленной на регистрацию маркой. В этом смысле наиболее сомнительной и создающей почву для злоупотреблений является охрана в качестве товарного знака цвета.

Пункт 2 статьи 1482 ГК РФ оговаривает возможность регистрации товарного знака «в любом цвете или цветовом сочетании». Структура статьи 1482, в которой регламентация видов товарных знаков вынесена в первый пункт, позволяет прийти к выводу о том, что «цветовой» товарный знак, т.е.

обозначение, представляющее собой исключительно один оттенок цвета, не является отдельным видом товарного знака, а представляет собой только характеристику обозначения. Как отмечает В.О. Калятин, «…цвет – это характеристика определенного объекта, а не сам объект. С таким же успехом на основании того, что величина предмета влияет на его заметность, можно требовать регистрации величины товара в качестве товарного знака.». 54 Также представляется верной точка зрения П.В. Германа, согласно которой цвет, заявленный сам по себе, без границ или контура, не может являться товарным знаком. 55 Представляется, что подача заявки на цвет как таковой едва ли сообразуется с требованием различительной способности товарных знаков, которое будет подробно раскрыто в следующем параграфе.

Итак, товарный знак представляет собой особый символ или имя собственное, служащее для выделения товаров и услуг коммерсантов из ряда Калятин, В. О. Регистрация цвета в качестве товарного знака // Патенты и Лицензии. - 2004. - № 9. - С. 5.

Герман, П. В. Охрана цвета в качестве товарного знака // Патенты и Лицензии. - 2006. - № 5. - С. 30.

аналогичных или однородных товаров и услуг их конкурентов и получившее особый правовой статус. Исключительное право на товарный знак в РФ возникает после прохождения специальной процедуры национальной или «международной» регистрации, либо, в редких случаях, в результате признания незарегистрированного обозначения, фактически используемого в качестве товарного знака, общеизвестным. Несмотря на абсолютный характер возникающего в результате регистрации права, последнее ограничено сроком действия исключительного права, территорией (только Россия), а также перечнем товаров и услуг, указанных в свидетельстве. Исключением из общего правила об обусловленности объема приобретенных прав рубриками МКТУ, указанными в свидетельстве, является правовой режим общеизвестных товарных знаков, имеющих для потребителя высокую привлекательность в силу особого статуса. Вне зависимости от вида обозначения, чтобы быть зарегистрированным в качестве товарного знака, оно должно соответствовать специальным критериям охраноспособности, анализу которых будет посвящен следующий параграф.

§ 1.2. Основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку и их классификация на абсолютные и относительные В качестве товарного знака может быть зарегистрирована любая марка (вне зависимости от ее вида), за исключением обозначений, изъятых из правовой охраны в силу специального указания в законе. Перечень обозначений, запрещенных к регистрации в качестве товарного знака, перечислен в статье 1483 ГК РФ. Для проверки заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства Федеральной службой по интеллектуальной собственности проводится экспертиза по существу на основании статьи ГК РФ.

Абзац 2 пункта 1 статьи 1499 ГК РФ налагает на экспертизу обязанность по установлению даты приоритета товарного знака. Дата приоритета заявленного обозначения, по общему правилу статьи 1494 ГК, совпадает с датой подачи заявки на товарный знак в Роспатент. Определенной спецификой обладает фиксация приоритета выделенных заявок. Так, в период проведения экспертизы по существу, до момента принятия окончательного решения по заявке, заявитель вправе «выделить» из первоначальной заявки новую, для неоднородных товаров. Данная опция реализуется не автоматически, а посредством оформления выделенной заявки, приоритет которой должен устанавливаться по дате подачи первоначальной заявки.

Существует две льготных возможности для установления приоритета по заявкам, поступающим в российское патентное ведомство. Российская Федерация как страна-участница Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, обязуется применять статьи 4 и указанного договора, дающие возможность испрашивать конвенционный и выставочный приоритеты. Так, в силу п. 1 статьи 1495 ГК РФ, приоритет товарного знака может быть установлен по дате подачи заявки на тождественный знак в отношении тех же товаров и услуг в другой странеучастнице Парижской конвенции, если российская заявка подана в течение шести месяцев с указанной даты (конвенционный приоритет). Выставочный приоритет совпадает с датой начала открытого экспонирования товара с размещенным на ним обозначением, на официальных или официально признанных международных выставках, организованных в одной из странучастниц конвенции. При этом между датой фактического поступления заявки на такое обозначение в российское ведомство и началом открытого показа экспоната должно пройти не более шести месяцев.

Необходимо отметить, что дата приоритета товарного знака имеет принципиальное юридическое значение. С одной стороны, дата приоритета – это правоустанавливающий факт, помогающий разрешать коллизии между сходными товарными знаками с разными приоритетами. Так, на основании пп.

1 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, не подлежит регистрации знак, тождественный или сходный с обозначением по чужой заявке, имеющей более ранний приоритет. С другой стороны, проверка соответствия знака большинству осуществляется именно на дату приоритета.

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения, специалисты ведомства осуществляют проверку знака на соответствие общим требованиям статьи 1477 ГК РФ, предъявляемым к товарным знакам (в частности, должно быть установлено, что заявка подана надлежащим субъектом), а также пунктам 1-7 статьи 1483 ГК РФ, содержащим отдельные основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку. При этом пункты 8 и статьи 1483 ГК, также включающие мотивы для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку ввиду его неохраноспособности, на стадии экспертизы не применяются. Однако, они могут послужить самостоятельным основанием для оспаривания решения о государственной регистрации товарного знака, исходя из пп. 1 п. 2 статьи 1512 ГК РФ.

Мотивы для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению, закрепленные в пунктах 1-9 статьи 1483 ГК РФ, с одной стороны, представляют собой установленные в негативной форме требования к охраняемым законом обозначениям, а с другой – служат основаниями для признания правовой охраны товарного знака недействительной, что влечет за собой аннулирование регистрации и основанного на ней исключительного права (п. 1 статьи 1512 ГК РФ). Двойственность назначения критериев охраноспособности можно объяснить следующим образом: ошибочно зарегистрированный знак порождает право, не имеющее под собой достаточных законных оснований, что не соответствует принципам законности и равенства субъектов гражданского оборота. Признание подобных регистраций недействительными служит цели восстановления прав и законных интересов третьих лиц и отвечает задачам публичного порядка.

От обозначений, перечисленных в статье 1483 ГК РФ и не регистрируемых охраноспособные товарные знаки, «чистые» с юридической точки зрения, но порочные с точки зрения действий их владельцев. В силу пункта 1 статьи Гражданского кодекса, не допускается «осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)». Второй абзац п.

1 ст. 10 ГК РФ устанавливает, что использование гражданских прав с целью ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим недобросовестная конкуренция представляет собой частный случай злоупотребления правом. Пункт 2 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции»

запрещает недобросовестную конкуренцию в форме приобретения и использования исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Так, например, подача заявки или регистрация в качестве товарного знака логотипа конкурента, используемого им для аналогичных товаров без получения правовой охраны, может быть признана арбитражным судом или органами Федеральной антимонопольной службы актом недобросовестной конкуренции, что является достаточным основанием для оспаривания такой недобросовестной регистрации в силу пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. При этом сам знак может быть безупречным с точки зрения запретов, установленных в специальных нормах второго параграфа 76-й главы ГК РФ. Представляется, что необходимо проводить последовательное различие между приобретением исключительного права на неохраняемый в силу положений ст. 1483 ГК РФ знак и злоупотреблением правом в различных формах, когда действия правообладателя по регистрации охраноспособной марки нарушают запреты, установленные статьей 10 ГК РФ и положениями антимонопольного законодательства, и предъявляемые не к объекту правовой охраны, а к юридически значимым действиям субъектов гражданского оборота.

Указанные ситуации способны породить различные правовые последствия.

Товарный знак, аннулированный в связи с признанием действий его владельца конкуренции, может быть вновь заявлен на регистрацию первоначальным, добросовестным пользователем. В то же время слову «мороженое» не предоставляется правовая охрана для эскимо вне зависимости от того, кто именно выступает заявителем и каковы его намерения.

законодательства из правовой охраны должны быть исключены две группы обозначений или товарных знаков (в случае оспаривания действующей регистрации):

1) Собственно неохраноспособные обозначения, которые в силу своей природы не отвечают условиям регистрации, упомянутым в статье 1483 ГК РФ.

2) Товарные знаки, зарегистрированные недобросовестным лицом вследствие злоупотребления правом (базовый запрет статьи 10 ГК РФ, разновидностью которого является акт недобросовестной конкуренции, упомянутый в п. 2 ст.

14 ФЗ «О защите конкуренции»).

Обратимся к краткой характеристике условий охраноспособности товарных знаков, содержащихся в статье 1483 ГК РФ.

1. Различительная способность.

Пункт 1 статьи 1483 ГК РФ налагает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из описательных элементов, перечисленных в пп. 1- указанного пункта. В целом, трудно не согласиться с мнением Э.П. Гаврилова, который отмечает, что данная норма сформулирована крайне неудобно:

«почему именно эти обозначения не могут получить правовую охрану, из первого абзаца п. 1 комментируемой статьи понять невозможно: то ли потому, что они не обладают различительной способностью, то ли потому, что состоят только из указанных элементов.». Гаврилов, Э. П. Обозначения, не охраняемые как товарные знаки: комментарий к статье 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. - 2008. - № 1. - С. 4.

Представляется, что законодатель имел ввиду следующее. Помимо знаков, не способных отличать аналогичные товары конкурентов в силу своей семантики, т.е. внутреннего содержания (перечислены в пп. 1-4 п. 1 статьи 1483 ГК РФ), существуют обозначения, не обладающие различительной способностью с точки зрения их формы. В частности, это «обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера;

линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов» (п. 2.3.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания). Несмотря на то, что данная группа знаков напрямую не указана в ГК РФ и ранее действовавшем Законе о товарных знаках и знаках обслуживания как запрещенная к регистрации, правоприменительная практика в настоящее время идет по пути отказа в предоставлении правовой охраны обозначениям, не способным индивидуализировать товар - например, состоящим из труднопроизносимых буквенных сочетаний, выполненных стандартным шрифтом. Так, решением Роспатента регистрация товарного недействительной в том числе со ссылкой на побуквенное прочтение обозначения рядовым потребителем и, как следствие, отсутствие словесного характера. К собственно описательным знакам, не обладающим различительной способностью, Гражданский кодекс относит четыре категории обозначений:

А) Вошедшие во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под данной категорией знаков понимаются обозначения, ранее служившие Решение Роспатента № 2004717289 от 11 декабря 2010 года, Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-28979/11-94-208 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № 09АП-22366/2011 по этому спору.

различительную способность вследствие параллельного использования различными производителями для целей идентификации аналогичных товаров. Это такие обозначения, как «термос», «линолеум», «нейлон», и т.д.

Б) Обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами.

Учитывая принцип специализации товарных знаков, данный запрет является относительным: различительная способность термина или символа должна оцениваться не сама по себе, а применительно к перечню рубрик, указанных в заявке. Иными словами, «символ "змея над чашей" не может быть зарегистрирован как товарный знак для лекарств и как знак обслуживания для продажи лекарств. Но этот символ вполне может быть зарегистрирован, например, как знак обслуживания юридической конторы, занимающейся бракоразводными процессами». 58 В качестве общепринятого термина специалисты Л.О. Чернейко и Е.А. Данилина приводят слово «бурбаки» для исследований в области математики В) Знаки, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Легальная монополия на описательные характеристики товаров будет ущемлять права и законные интересы других производителей аналогичных изделий, поэтому законодатель счел необходимым изъять из правовой охраны упомянутую группу символов. Под данное основание подпадают такие словесные элементы, как «премиум», «с антипригарным покрытием», «светодиодный», «для приема внутрь», «деликатесный», и т.д.

Необходимо различать знаки описательные и «суггестивные» (от англ. «to suggest» - намекать), лишь косвенно намекающие на качества и свойства товаров, и в данной связи подлежащие регистрации. В зарубежных источниках приводится следующий пример: «товарный знак COPPERTONE в отношении масла для загара является суггестивным, так как хотя он и Гаврилов, Э. П., Еременко, В. И. Там же. С. 827.

Чернейко, Л. О., Данилина, Е. А. Словесные товарные знаки: проблемы разработки и регистрации. – М. :

ПАТЕНТ, 2006. - С. 7.

намекает на некоторые функции продукта – из названия следует, что при использовании в процессе солнечного загара средство придаст вашей коже медный оттенок – природа данного обозначения требует подключения воображения для того, чтобы прийти к соответствующему выводу». Приведем пример регистрации суггестивного знака из российской практики. На экспертизу для светодиодных лампочек и однородных товаров 11 класса МКТУ заявлялся комбинированный товарный знак «ЭКОСВЕТ». В уведомлении о проверке соответствия заявленного обозначения требованиям обозначение словесный элемент «представляет собой сложносоставное слово в котором: Эко – первая часть сложных слов со значением экологический.

Свет – тот или иной источник освещения (Толковый словарь русского языка Ожегова и Шведова), и в целом словесное обозначение указывает на свойство и вид товара (п. 1 ст. 1483 ГК РФ)». Экспертиза сочла необходимым признать словесный элемент «ЭКОСВЕТ» неохраняемым на основании предпоследнего абзаца п.1 статьи 1483 ГК РФ.

Заявитель со ссылкой на словари сумел обосновать, что слово «экосвет»

требует от рядового потребителя товаров 11 класса МКТУ дополнительных рассуждений для уяснения его смысла, что исключает описательный характер знака. Аналогичный подход закреплен в Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений.61 Обозначение по заявке было успешно зарегистрировано.

По аналогичному пути идет и судебная практика. Так, в Определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.03.2009 г. № ВАС-3841/ указывается, что товарному знаку, представляющему собой словосочетание, не может быть отказано в предоставлении правовой охраны только на том Roger E. Schetcher «UNFAIR TRADE PRACTICES AND INTELLECTUAL PROPERTY». – 2-е издание, 1993.

– С. 60-61. [Перевод Бутенко С.В.].

Приказ Роспатента от 23.03.2001 № 39 (ред. от 06.07.2001) «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (в данной редакции официально опубликован не был) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.

описательного характера, если описательную часть нельзя рассматривать как прямую характеристику товара (услуги) и словосочетание в целом является образным.62 В этом же судебном акте отмечается, что оценке на соответствие требованиям п. 1 статьи 1483 ГК РФ подлежит заявленное обозначение в целом, а не отдельные его элементы.

Г) Знаки, представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

К данной категории неохраноспособных обозначений относятся, например, объемные знаки, воспроизводящие простые стеклянные бутылки, повсеместно используемые для хранения и перевозки вина, если заявка подана в отношении алкогольных напитков. Впрочем, указанное не исключает возможности получения правовой охраны для аналогичной тары, но в отношении рубрики «духи».

Необходимо отметить, что все запреты, перечисленные в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ, не применяются к знакам, которые смогли приобрести различительную способность на дату приоритета в результате их длительного использования заявителем. Во всех остальных случаях в регистрации неохраняемым) при условии, что он не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении.

2. Тождество или сходство с официальными знаками международных организаций и публичных образований.

В силу прямой нормы статьи 6ter Парижской конвенции и п. 2 статьи 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, тождественных или сходных до степени смешения с:

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.03.2009 г. № ВАС-3841/09.

1) государственными гербами, флагами и прочими государственными символами и знаками;

2) сокращенными или полными наименованиями международных и межправительственных организаций, а также их символами и знаками;

3) официальными контрольными, гарантийными или пробирными клеймами, печатями, наградами и другими знаками отличия.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

На данном основании не подлежит регистрации, например, знак «WIPO», анализируемый запрет не связан видом товаров и услуг, для маркировки которых испрашивается правовая охрана: экспертиза должна отказывать в предоставлении правовой охраны подобным обозначениям для любых рубрик, указанных в заявке.

Здесь и далее под «тождеством» будет пониматься совпадение во всех рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство 63, обозначение признается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким образом, сходство до степени смешения есть такой уровень подобия двух знаков, когда их можно перепутать между собой.

3. Ложность и способность ввести в заблуждение.

Подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускает регистрацию знаков, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство» (в данной редакции официально опубликован не был) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2013.

изготовителя. Пункт 2.5.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания разъясняет, что к таким обозначениям относятся, в частности, марки, порождающие в сознании действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов знака.

В третьем пункте раздела B статьи 6quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности содержится указание о том, что обозначениям следует отказывать в регистрации если они противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, могут ввести общественность в дезинформировать потребителей товаров и услуг, на «ложные» и «вводящие в заблуждение».

Сопоставляя между собой знаки ложные и вводящие в заблуждение, А.П.

Рабец отмечает, что существенных различий между указанными группами обозначений нет, более того, их использование приводит к одинаковому придерживается Г.И. Тыцкая, которая определяет ложные знаки через наличие элементов, не соответствующих действительности и, как следствие, способных ввести в заблуждение. Необходимо отметить, что подпункт 3 пункта B ст. 6quinquies Парижской конвенции вообще не выделяет ложность в качестве самостоятельного запрета для предоставления правовой охраны товарному знаку, и упоминает лишь противоречие морали и публичному порядку, частным случаем которых выступает введение в заблуждение. Однако, формулировка используемая в пп.

Рабец, А. П. Гражданско-правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации : [Текст] :

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рабец Анна Петровна. – Владивосток, 2002. – С. 132.

Тыцкая, Г. И., Мамиофа, И. Э., Мотылева, В. Я. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и НМПТ в капиталистических и развивающихся странах. - М., Юридическая литература. - 1985. - С 11.

1 п. 3 статьи 1483 ГК РФ и п. 2.5.1 Правил, а именно употребление союза «или», подразумевает, что ложные знаки выделяются в отдельную категорию обозначений наряду со способными ввести в заблуждение.

Так, Ариевич Е. А. проводит грань между ложными и вводящими в заблуждение знаками следующим образом: «не вдаваясь в философию, отметим, что различие между этими категориями заложено, на наш взгляд, вовсе не в несовпадении понятий “ложный” и “вводящий в заблуждение”, а в различии понятий “являющийся” и “способный”. Первое предполагает реальность, не зависящую от субъективной оценки, второе – некий потенциал, реализация которого зависит от многих субъективных обстоятельств». Категория «заблуждение» нередко встречается как в научном обиходе, так и в обыденном речевом общении, при этом в отличие от художественного или разговорного стилей речи, коммуникация на уровне юридического языка подразумевает ясность данного термина и его соотнесение с содержанием близких понятий, таких как «истина», «ложь», «обман» и «дезинформация».